ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/6307/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Поліщук Ю.В.,
представників учасників справи:
позивача -  товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Біотон" (далі - Фірма "Біотон") - Сергєєвої М.Ш. - адвокат (посвідчення від 21.08.2014 №1171);
відповідача-1 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) - не з'яв., 
відповідача-2 - приватної промислово-торговельної фірми "ЮСІ" (далі - Фірма "ЮСІ") - не з'яв.,
розглянув касаційну скаргу Фірми "ЮСІ"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2018
(головуючий  - суддя Доманська М.Л., судді: Остапенко О.М. і Верховець А.А.)
у справі № 910/6307/18
за позовом Фірми "Біотон" 
до:        Міністерства;
Фірми "ЮСІ"
про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

РУХ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Державний реєстр).

2. Позов обґрунтовано тим, що дія свідоцтва України № 84864 на знак для товарів і послуг "AROMA SPA" (далі - Свідоцтво № 84864) має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання Фірмою "ЮСІ" знака для товарів і послуг (далі - ЗТП) більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 15.08.2018 (суддя Балац С.В.): позов задоволено частково; вимоги до Фірми "ЮСІ" задоволено повністю; достроково припинено дію Свідоцтва № 84864; у задоволенні вимог до Міністерства відмовлено; стягнуто з Фірми "ЮСІ" на користь Фірми "Біотон" 1 762 грн. витрат зі сплати судового збору.  

4. Рішення мотивовано обґрунтованістю позовних вимог до Фірми "ЮСІ" і водночас передчасною (до набрання рішенням у даній справі законної сили) позовної вимоги до Міністерства внести зміни до Державного реєстру. 

5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2018: залишено без задоволення апеляційну скаргу Фірми "ЮСІ"; рішення господарського суду скасовано у частині відмови в задоволенні позовних вимог до Міністерства; у цій частині прийнято нове рішення, яким Міністерство зобов'язане внести відповідні зміни до Державного реєстру стосовно дострокового припинення дії Свідоцтва  № 84864 на ЗТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; змінено пункт 1 резолютивної частини рішення місцевого господарського суду з викладенням його в новій редакції, згідно з якою позов задоволено у повному обсязі; змінено також пункт 5 резолютивної частини того ж рішення з викладенням його в новій редакції, згідно з якою стягнуто з Фірми "ЮСІ" на користь Фірма "Біотон"                 3 524 грн. витрат зі сплати судового збору; стягнуто з Фірми "ЮСІ" на користь Фірма "Біотон" 2 643 грн. судового збору за подання апеляційної скарги; рішення місцевого господарського суду у частині задоволення позовних вимог щодо дострокового припинення дії Свідоцтва № 84864 на ЗТП "AROMA SPA" залишено без змін. 

6. Постанову апеляційної інстанції мотивовано обґрунтованістю позовних вимог у повному їх обсязі. 

Короткий зміст вимог касаційної скарги
7. Фірма "ЮСІ", посилаючись на незаконність, необґрунтованість оскаржуваної постанови апеляційної інстанції, прийняття її "з вибірковим застосуванням доказів", просить: "залучити до матеріалів справи № 910/6307/18 копію відповіді                               ДП "УКРПАТЕНТ" № 1654/16 від 05.12.2018р., яка через об'єктивні обставини (отримана 10.12.18р., тобто після прийняття оскаржуваної Постанови) не була залучена Відповідачем-2 як доказ до матеріалів справи, в процесі її розгляду судами першої та апеляційної інстанцій"; скасувати оскаржувану постанову апеляційної інстанції та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог, а витрати зі сплати судового збору покласти на позивача. 

8. Згадана скаржником копія листа державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) залишається у матеріалах справи, однак вона не може бути досліджена та оцінена як доказ зі справи судом касаційної інстанції в силу законодавчої заборони такому суду приймати до розгляду нові докази (частина друга статті 300 Господарського процесуального кодексу України; далі - ГПК України).

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

9. Суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми матеріального і процесуального права та помилково встановили наявність підстав, необхідних для дострокового припинення дії свідоцтва України на ЗТП; зокрема, йдеться про статтю 7 Закону України "Про судову експертизу", статті 69, 98, 99 ГПК України.

10. Суд не встановив усіх обставин справи, в тому числі щодо проведення кваліфікаційної експертизи по заявці від 12.09.2017 № m201720257.

11. Суд не встановив у повному обсязі всі фактичні обставини, що мають значення для справи, внаслідок чого висновки суду не відповідають обставинам справи.

12. Суд безпідставно задовольнив позовні вимоги до Міністерства. 

13. Судом порушено правила розподілу судових витрат, встановлені статтею 129 ГПК України.

Доводи інших учасників справи

14. У відзиві на касаційну скаргу Фірма "Біотон" зазначає, що доводи касаційної скарги є необґрунтованими, ґрунтуються на неправильному тлумаченні скаржником норм матеріального та процесуального права, а правильне застосування норм права в оскаржуваній постанові суду апеляційної інстанції є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо їх застосування чи тлумачення; просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2018 - без змін.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

15. Позовні вимоги мотивовано тим, що дія Свідоцтва № 84864 на ЗТП "AROMA SPA" має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання Фірмою "ЮСІ" ЗТП більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Фірмі "ЮСІ" видано Свідоцтво № 84864 на ЗТП "AROMA SPA", заявка від 06.07.2006 № m200609884, опубліковане в офіційному бюлетені "Промислова власність" 26.11.2007 за № 19 щодо товарів 03 класу МКТП.

16. За висновком спеціаліста  у сфері інтелектуальної власності, патентного повіреного України Сальнікова В.І. від 02.07.2018, ЗТП "SPA&AROMA" за заявкою m201720257, заявник - Фірма "Біотон", є схожим настільки, що його можна сплутати із ЗТП "AROMA SPA" за Свідоцтвом № 84864.

17. Фірмою "ЮСІ" документально не підтверджено використання ЗТП "AROMA SPA" за Свідоцтвом № 84864 протягом трьох останніх років.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
18. Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. 
01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюселі й ратифікована Україною 16.09.2014 згідно із Законом України "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".
Відповідно до Угоди про асоціацію:
- для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки (стаття 158);
- даною Угодою встановлено окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов'язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо ТМ;
- Сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання(стаття 198).
Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України (стаття 9 Конституції України).
Згідно із статтею 1 Закону України "Про міжнародні договори України" та пункту (b) статті 2 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів 1969 року ратифікація  є однією з форм надання згоди держави (України) на обов'язковість для неї міжнародного договору. Відповідно до інших положень цієї Конвенції:
-  одним із основних принципів діяльності держав у сфері права міжнародних договорів є загальновизнана норма pacta sunt servanda (договори повинні виконуватися; стаття 26);
- учасник Конвенції не може посилатися на положення свого внутрішнього права як виправдання для невиконання ним договору (стаття 27).
За приписами статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України" чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 
Аналогічні за змістом приписи містить і стаття 10 Цивільного кодексу України.
Відповідно до положень статті 11 ГПК України: суд при розгляді справи керується принципом верховенства права; суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; у разі невідповідності правового акта міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує міжнародний договір України.
Частиною четвертою статті 300 ГПК України передбачено, що суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

19. З огляду на наведені законодавчі приписи суди попередніх інстанцій у розгляді справи повинні були з'ясувати, чи введений ЗТП за оспорюваним Свідоцтвом № 84864  у використання на території України протягом безперервного п'ятирічного, а не трирічного періоду, за відсутності належних причин для його невикористання. 

Подібний же правовий висновок викладався у рішенні господарського суду міста Києва від 12.02.2018 у справі № 910/14972/17, яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.04.2018 і постановою Верховного Суду від 17.07.2018.

20. Попередні судові інстанції цього не врахували, а відтак припустилися неправильного застосування норм матеріального права у вигляді незастосування закону, який підлягав застосуванню, а саме наведених у цій постанові положень Угоди про асоціацію, Віденської конвенції про право міжнародних договорів, Цивільного кодексу України, Закону України "Про міжнародні договори України".

Наведене, у свою чергу, потягло за собою наслідки у вигляді неповного з'ясування судами обставин справи та доказів у ній, а саме - тих обставин і документів, які стосувалися наявності (існування) п'ятирічного періоду невикористання ЗТП за спірним Свідоцтвом та наявності чи відсутності належних причин для його невикористання, якщо останнє дійсно мало місце протягом зазначеного періоду.

21. Таким чином, прийняті по суті даної справи судові рішення не можуть вважатися такими, що відповідають вимогам частин першої, другої і п'ятої статті 236 ГПК України стосовно законності і обґрунтованості судового рішення. 

Водночас суд касаційної інстанції згідно з частиною другою статті 300 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

22. З наведених підстав Касаційний господарський суд не погоджується й з доводами, викладеними Фірмою "Біотон" у відзиві на касаційну скаргу.  

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

23. З урахуванням наведеного та відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України прийняті по суті даної справи судові рішення підлягають скасуванню з передачею останньої на новий розгляд до суду першої інстанції. У такому розгляді суду слід врахувати викладене, правильно застосувати норми матеріального і процесуального права, встановити обставини і дослідити докази, зазначені в цій постанові, надати цим обставинам і доказам належну правову оцінку та вирішити спір відповідно до закону. 

За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи. 

Керуючись статтями 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу приватної промислово-торговельної фірми "ЮСІ" задовольнити частково. 

2. Рішення господарського суду міста Києва від 15.08.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2018 зі справи № 910/6307/18 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                          І. Булгакова

Суддя                                                                                                                          Б. Львов