ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/13822/16 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Хоменко І.М.,

учасники справи:
позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФЛОТ",
представник позивача -  не з'явився,
відповідач - 1- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
представник відповідача - 1 - не з'явився,
відповідач - 2-  товариство з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор",
представник відповідача - 2 -  Марков С.І., адвокат (дов. від 01.01.2019),                                                                                                                                                                        
                                                                                             
розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФЛОТ"
на рішення господарського суду міста Києва від 03.10.2016 (суддя Бондарчук В.В.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2019 (головуючий  суддя - Доманська М.Л., судді:  Сотніков С.В., Верховець А.А.)
у справі № 910/13822/16
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФЛОТ" (далі  - ТОВ "ІНТЕРФЛОТ")
до: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) та товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" (далі - ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор")
про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
             
За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:
ТОВ "ІНТЕРФЛОТ" звернулося з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) та ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" про: визнання недійсним повністю свідоцтва України від 26.08.2014 № 189934 на комбінований знак для товарів і послуг та зобов'язання Служби внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним свідоцтва України від 26.08.2014 № 189934 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги мотивовані тим, що позначення, яке захищене за свідоцтвом України № 189934, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів.
Рішенням господарського суду міста Києва від 03.10.2016 у справі                                   № 910/13822/16, яке залишено без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2019,  у задоволенні позову відмовлено повністю. 
Судові рішення попередніх судових інстанцій мотивовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 26.08.2014 № 189934 відповідає умовам надання правової охорони та відсутністю порушених прав позивача у справі.
У розгляді справи судом апеляційної інстанції ухвалою від 27.12.2017 Службу замінено на її правонаступника - Міністерство.
У касаційній скарзі ТОВ "ІНТЕРФЛОТ", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати судові акти попередніх інстанцій, ухвалити нове рішення про задоволення позову. Згідно з доводами ТОВ "ІНТЕРФЛОТ", викладеними у касаційній скарзі: 
- судами попередніх інстанцій не враховано те, що доказом порушення прав позивача є рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2014 № 639-р "Про порушення законодавства про  захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" (далі - Рішення АМК). ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" умисно використовувало етикетку, схожу до ступеня змішування з етикеткою, яку використовує позивач, ще до подачі заявки на реєстрацію торговельної марки, яка пізніше зареєстрована за свідоцтвом України № 189934. ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" грубо порушувало права позивача та припинило протиправні дії після зазначеного Рішення АМК;
- судами залишено поза увагою те, що Служба не знала і не могла знати про використання етикетки позивачем на ринку України, чим скористалося ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" та подало заявку для отримання свідоцтва України № 189934;
- судами не були досліджені усі надані по справі докази, зокрема докази, надані позивачем на підтвердження порушення його прав, а також експертні висновки.
Відзиви на касаційну скаргу не надходили.
15.04.2019 від ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" надійшло клопотання про відкладення розгляду касаційної скарги та надання можливості ознайомитись з касаційною скаргою, надати відзив на неї, у зв'язку з тим, що Товариство не отримувало копії касаційної скарги та не ознайомлене з її змістом.
У судовому засіданні 16.04.2019 клопотання ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" касаційним господарським судом відхилено, з огляду на те, що до касаційної скарги ТОВ "ІНТЕРФЛОТ" додані докази на підтвердження направлення касаційної скарги на адресу ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор". Крім того, копія ухвали суду касаційної інстанції від 11.03.2019 зі справи № 910/13822/16 вручена уповноваженій особі ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" 19.03.2019, відповідно Товариство мало достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи до судового засідання, яке призначене на 16.04.2019.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді - доповідача та пояснення представника ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор", Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:
- відкрите акціонерне товариство "Інтеррибфлот" було власником патенту України від 15.05.2003 № 7344 (за заявкою від 05.11.2002) на промисловий зразок "Етикетка", що діяв до 05.11.2006 на території України;
-  починаючи з січня 2004 року між ТОВ "ІНТЕРФЛОТ" та відкритим акціонерним товариством "Інтеррибфлот" укладені ліцензійні договори, відповідно до яких позивач отримав право на використання промислового зразка "Етикетка" за патентом України від 15.05.2003 № 7344;
- в офіційному бюлетені № 19 "Промислова власність" від 26.11.2007 опубліковано відомості про припинення дії патенту України № 7344 на промисловий зразок  з підстав несплати річного збору, а датою припинення дії патенту України на промисловий зразок № 7344 є 05.11.2006;
- ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" є власником свідоцтва України від 26.08.2014 № 189934 на комбінований знак для товарів і послуг (дата подачі заявки № m 2013 08966 - 23.05.2013) для товарів 29 класу МКТП "сардини";
- за твердженням позивача, з 2013 року ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" (з мотивів того, що останнє є власником свідоцтва України від 26.08.2014                       № 189934 на знак для товарів і послуг) виробляє та розповсюджує продукцію - консерви з використанням етикетки, яку тривалий час використовує позивач на підставі вказаних ліцензійних договорів;
- як зазначає позивач, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189934 вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним повністю свідоцтва України від 26.08.2014 № 189934 на знак для товарів і послуг з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони. 
Відповідно до приписів частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Згідно з приписами частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. 
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. 
У відповідності до пунктів 1 та 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній станом на час подачі заявки від 23.05.2013 № m 2013 08966, далі - Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. 
У позовній заяві позивач, в обґрунтування позову, посилався на приписи абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону (у наведеній редакції), відповідно до якої згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону  є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості).
Водночас згідно зі статтею 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: 
а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; 
б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; 
в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
За приписами пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993                               № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
Відмовляючи у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій виходили, зокрема з того, що: відкрите акціонерне товариство "Інтеррибфлот" як власник патенту України № 7344 на промисловий зразок з 05.11.2016 втратило майнові права на вказаний промисловий зразок; ліцензійні договори, на які посилався позивач як на підставу належності йому майнових прав на промисловий зразок, могли бути укладені виключно під час дії зазначеного патенту України; зі спливом вказаного строку жодних прав у позивача на підставі укладених ліцензійних договорів щодо відповідного промислового зразка виникати не може.
Проте суди залишили поза увагою те, що позивач у позовній заяві посилався також і на використання ним протягом тривалого часу (до 23.05.2013) позначення, яке розміщувалося на етикетках консервів "САРДИНИ", внаслідок чого у споживача виникають стійкі асоціації про те, що виробником товару "САРДИНА", на етикетці якого ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" на голубому тлі нанесено словесні елементи "САРДИНА", є позивач. Відтак знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189934, власником якого є ТОВ "Рибоконсервний завод "Екватор" та яким маркується відповідний товар, за твердженням позивача, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару.
Так, відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Проте дослідження відповідних обставин залишилося поза увагою судів попередніх інстанцій.
Апеляційний господарський суд у вирішенні спору призначив у справі первісну та повторну судові експертизи, на вирішення яких було поставлене питання: "Чи є комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 189934 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо ТОВ "ІНТЕРФЛОТ"?"
Проте оцінки ані висновкам призначених судових експертиз, ані висновкам експертів за результатами проведених експертних досліджень, які подані позивачем, суд не надав.
Між тим за приписами Господарського процесуального кодексу України (далі                   - ГПК України):
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина перша статті 73);
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів; суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів; частини перша та третя статті 86);
- висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (стаття 104);
- судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим; обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (частини перша і п'ята статті 236). 
Не здійснивши дослідження та оцінки доказів зі справи, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування наведених норм ГПК України. Касаційна ж інстанція в силу положення частини другої статті 300 названого Кодексу не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
Поряд з тим згідно з частиною третьою статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази. 
З урахуванням наведеного оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції. У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, здійснити оцінку доказів та встановити обставини, які зазначені в даній постанові, оцінити також пов'язані з цим доводи (аргументи) сторін та, правильно застосувавши норми матеріального і процесуального права, прийняти законне і обґрунтоване рішення зі справи. За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи. 
Керуючись статтями 129, 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФЛОТ" задовольнити частково. 
2. Рішення господарського суду міста Києва від 03.10.2016 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 06.02.2019 зі справи                         № 910/13822/16 скасувати.
Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                  І. Булгакова

Суддя                                                                                                  Б. Львов 

Суддя                                                                                                   В. Селіваненко