Постанова
Іменем України
 
20 травня 2019 року 
м. Київ
 
справа № 753/2287/16-ц
провадження № 61-17616 св 18
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду: Пророка В. В. (суддя-доповідач), Висоцької В. С., Фаловської І. М., 
 
учасники справи:
позивач | - | ОСОБА_1 ,
відповідачі: | -   - | товариство з обмеженою відповідальністю «Стейки і бургери»,  товариство з обмеженою відповідальністю «Зе Бургер»,
 
розглянув у попередньому судовому засіданні в порядку письмового провадження касаційну скаргу  ОСОБА_1 на рішення Апеляційного суду міста Києва у складі колегії суддів:            Саліхова В. В., Поліщук Н. В., Соколової В. В., від 01 березня 2017 року у справі за позовом ОСОБА_1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Стейки і бургери», товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕ БУРГЕР» про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг та заборону подальшого використання позначення.
 
Встановив:
 
У лютому 2016 року  ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Стейки і бургери» (далі - ТОВ «Стейки і бургери»), товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕ БУРГЕР» (далі - ТОВ «ЗЕ БУРГЕР») про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг та заборону подальшого використання позначення. 
 
Позовна заява мотивована тим, що 10 січня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано комбінований знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що видано Свідоцтво України на знак для товарів та послуг НОМЕР_1 . Власником Свідоцтва є ОСОБА_1 Зазначений знак зареєстрований для послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме послуги щодо забезпечення харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом: бази туристські, послуги барів; будинки для самотніх людей похилого віку; наймання (прокат) перемісних будинків; готелі; попереднє замовлення місць в готелях; замовлення (бронювання) тимчасового житла; наймання (орендування) тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); їдальні; кав`ярні, кафе; каферетії; наймання (прокат) кухонного обладнання: мотелі; наймання (прокат) наметів; пансіонати: замовлення місць в пансіонатах: пансіони для тварин; послуги таборів туристських; послуги щодо готування страв та напоїв і доставлення їх споживачам; наймання (орендування) приміщень на збори; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспансерів) для питної води; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; надання приміщень в таборах відпочинку; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); ясла дитячі. Зазначає, що заявка m201221715 на реєстрацію позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була подана ОСОБА_1 14 грудня 2012 року і з цього часу є чинними майнові права інтелектуальної власності. З моменту отримання знаком правової охорони, позивач використовує його для виокремлення, індивідуалізації послуг у сфері виробництва готової їжі та страв та постачання готових страв. Маючи свідоцтво, позивач 13 січня 2014 року зареєстрував домен в зоні UA за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4, за допомогою якого здійснює надання вищевказаних послуг, а також спілкується зі своїми багаточисельними споживачами через різноманітні канали соціальних мереж.
 
Однак, з 02 січня 2014 року ТОВ «Стейки і бургери» почало використання позначення, схожого із зареєстрованим знаком « ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що їх можна легко сплутати, стосовно наведених у Свідоцтві послуг 43 класу МКТП. ТОВ «Стейки і бургери» використовує словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке повністю повторює словесну частину комбінованого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що займає в ньому домінуюче положення, який належить позивачу і використовує його для тих самих послуг, для позначення яких було зареєстровано знак позивача. ТОВ «Стейки і бургери» здійснює неправомірне використання знаку шляхом нанесення його на вивіску з назвою ресторану, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , застосування його під час пропонування та надання послуг з приготування страв та напоїв в приміщенні ресторану, застосовує його в діловій документації, рекламі та мережі Інтернет. Таким чином, використання позначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ «Стейки і бургери» вводить в оману споживачів та не дає їм змоги чітко ідентифікувати особу, послуги якої вони споживають. На думку позивача, вживане словесне позначення викликає у потенційного споживача хибне уявлення про властивості та інші характеристики самого продукту, місцезнаходження виробника та особу, що надає послуги. 
 
24 липня 2015 року відбулось відкриття ще одного закладу громадського харчування, в назві якого незаконно використовується позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «ІНФОРМАЦІЯ_3», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та належить ТОВ «ЗЕ БУРГЕР». Позивач вважає, що словесні позначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є схожими з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майнові права на яке належать позивачу настільки, що призводять до змішування позначення у свідомості споживачів та не надають можливості розрізняти та ідентифікувати особу, послуги якої вони споживають. Використання таких позначень відповідачами є грубим порушенням прав позивача, у зв`язку з чим позивач звернувся до суду з позовом.
 
Таким чином, просив:
 
-         зобов`язати ТОВ «Стейки і бургери» та ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» припинити порушення прав на комбінований знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Свідоцтва України НОМЕР_1 ; 
-         заборонити ТОВ «Стейки і бургери» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5», схоже із знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 , включаючи його використання у вивісках, рекламній продукції, візитках, діловій документації, меню, в мережі Інтернет; 
-         заборонити ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», схоже із знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 , включаючи його використання у вивісках, рекламній продукції, візитках, діловій документації, меню, в мережі Інтернет; 
-         зобов`язати ТОВ «Стейки і бургери» за його власний рахунок демонтувати та знищити вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_5», усунути позначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », схоже зі знаком для товарів і послуг позначень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Свідоцтвом України НОМЕР_1 , з рекламної продукції, меню, ділової документації тощо та сторінки мережі Інтернет  НОМЕР_3 ; зобов`язати ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» за його власний рахунок демонтувати та знищити вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_3», усунути позначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », схоже зі знаком для товарів і послуг позначень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Свідоцтвом України НОМЕР_1 , з рекламної продукції, меню, ділової документації тощо та сторінки мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_6. 
 
Рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 07  листопада 2016 року позов задоволено:
-         зобов`язано ТОВ «Стейки і бургери», ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» припинити порушення прав на комбінований знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Свідоцтва України НОМЕР_1 ; 
-         заборонено ТОВ «Стейки і бургери» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5», схоже із знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України НОМЕР_1 , включаючи його використання у вивісках, рекламній продукції, візитках, діловій документації, меню, в мережі Інтернет; 
-         заборонено ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», схоже із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за Свідоцтвом України № НОМЕР_1 , включаючи його використання у вивісках, рекламній продукції, візитках, діловій документації, меню, в мережі Інтернет; 
-         зобов`язано ТОВ «Стейки і бургери» за його власний рахунок демонтувати та знищити вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_5», усунути позначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », схоже зі знаком для товарів і послуг позначень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Свідоцтвом України НОМЕР_1 , з рекламної продукції, меню, ділової документації тощо та сторінки мережі Інтернет  НОМЕР_3 ; 
-         зобов`язано ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» за його власний рахунок демонтувати та знищити вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_3», усунути позначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », схоже зі знаком для товарів і послуг позначень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Свідоцтвом України НОМЕР_1 , з рекламної продукції, меню, ділової документації тощо та сторінки мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_6; 
-         вирішено питання про розподіл судових витрат.
 
Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що позивачем доведено належними та допустимими доказами те, що словесні позначення відповідачів є схожим з позначенням, майнові права на яке належить позивачу, щопризводять до змішування позначення у свідомості споживачів та не надають можливості розрізняти та ідентифікувати особу, послуги, якої вони споживають. 
 
Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 01 березня 2017 року рішення Дарницького районного суду м. Києва від 07  листопада 2016 року скасовано та ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позову; вирішено питання про розподіл судових витрат.
 
Рішення суду апеляційної інстанції мотивоване тим, що висновки суду першої інстанції про задоволення позову є передчасними, оскільки вони не ґрунтуються на матеріалах справи та вимогах закону. Так, наявність чи відсутність схожості або тотожності знаків для товарів і послуг, а також встановлення чи є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару позначення, може бути визначена виключно кваліфікованим експертом за результатами проведених досліджень, яким суд не є, однак позивачем не було заявлено клопотання про проведення відповідної судової експертизи щодо визначення схожості спірного товарного знаку на товари та послуги.
 
У травні 2017 року до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ надійшла касаційна скарга  ОСОБА_1 , у якій він просить скасувати рішення апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції.
 
Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції при розгляді справи дійшов передчасних висновків про відмову у задоволенні позову, порушив норми процесуального права та неправильно застосував норми процесуального права, належним чином не дослідив докази у справі, що спричинило прийняття рішення, яке порушило права позивача. 
 
У запереченнях на касаційну скаргу, поданих у липні 2017 року до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідачі просять залишити касаційну скаргу ОСОБА_1 без задоволення, а оскаржуване рішення апеляційного суду - без змін.
 
Відповідно до підпункту 4 пункту 1 розділу XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України у редакції Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (далі - ЦПК України) касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
 
18 травня 2018 року справу передано на розгляд Верховного Суду.
 
Частина третя статті 3 ЦПК України передбачає, що провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
 
Відповідно до статті 388 ЦПК України судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.
 
Згідно із частиною другою статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
 
Відповідно до частини першої та другої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
 
Заслухавши доповідь судді-доповідача, Верховний Суд вважає, що відсутні підстави для скасування рішення апеляційного суду, доводи касаційної скарги не підтверджують неправильного застосування судом при розгляді справи норм матеріального права, порушення норм процесуального права з огляду на таке.
 
Відповідно до частини першої статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.
 
До спірних правовідносин підлягають застосуванню такі норми права.
 
Відповідно до статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.
 
Згідно із статтею 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
 
Відповідно до частини п`ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
 
Згідно зі статтею 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.
 
Судом установлено, що 14 грудня 2012 ОСОБА_1 подано заявку                            m 2012 21715 на реєстрацію позначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10 січня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано комбінований знак для товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг НОМЕР_1 . 
 
Власником вказаного Свідоцтва є ОСОБА_1 Зазначений знак був зареєстрований для послуг 43 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме послуги щодо забезпечення харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом: бази туристські, послуги барів; будинки для самотніх людей похилого віку; наймання (прокат) перемісних будинків; готелі; попереднє замовлення місць в готелях; замовлення (бронювання) тимчасового житла; наймання (орендування) тимчасового житла; житлові агентства (готелі, пансіонати); їдальні; кав`ярні, кафе; кафетерії; наймання (прокат) кухонного обладнання: мотелі; наймання (прокат) наметів; пансіонати: замовлення місць в пансіонатах: пансіони для тварин; послуги таборів туристських; послуги щодо готування страв та напоїв і доставлення їх споживачам; наймання (орендування) приміщень на збори; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) роздавальних пристроїв (диспансерів) для питної води; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; надання приміщень в таборах відпочинку; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування); ясла дитячі. 13 січня 2014 року ОСОБА_1 зареєстрував домен в зоні UA за адресою ІНФОРМАЦІЯ_11/, за допомогою якого здійснює надання вищевказаних послуг.
 
Звертаючись до суду з позовом ОСОБА_1 посилався на те, що ним виявлено факт використання ТОВ «Стейки і бургери» та ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» позначення, схожого із зареєстрованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», стосовно наведених у Свідоцтві послуг 43 класу МКТП. Зокрема, ТОВ «Стейки і бургери» та ТОВ «ЗЕ БУРГЕР» використовує в своїй господарській діяльності словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке повністю повторює словесну частину комбінованого знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить ОСОБА_1 Використання знаку здійснюється шляхом нанесення його на вивіску з назвою ресторану, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_3», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, застосування його під час пропонування та надання послуг з приготування страв та напоїв в приміщеннях ресторану, застосовує його в діловій документації, рекламі та мережі Інтернет, що підтверджується копіями чеків, фото вивісок, фото книги скарг та пропозицій ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_5» та пропозицій ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_3», серветками з логотипами «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_3», візитками «ІНФОРМАЦІЯ_3», записом рекламного ролику ресторану «ІНФОРМАЦІЯ_5», роздруківкою скрін-шотів з нього, підставкою-тримачем для меню з логотипом «ІНФОРМАЦІЯ_3», роздруківками скрін-шотів Інтернет сторінок ІНФОРМАЦІЯ_11/, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10. 
 
Таким чином, ОСОБА_1 , вважає, що обидва позначення відповідачів є схожими з комбінованим знаком для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прав на яке належить йому на підставі Свідоцтва настільки, що призводить до змішування в свідомості споживачів, ускладнюють розрізнення та ідентифікацію особи, послуги якої вони споживають.
 
Відмовляючи у задоволенні позову, суд апеляційної інстанції виходив з того, що належними та допустимими доказами у справі не підтверджено схожість знаків для товарів і послуг настільки, що їх можна сплутати з іншими знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Крім того, наявність чи відсутність схожості або тотожності знаків для товарів і послуг, а також встановлення чи є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару позначення, може бути визначена виключно кваліфікованим експертом за результатами проведених досліджень, яким суд не є.
 
Доводи касаційної скарги вказаних висновків суду апеляційної інстанцій не спростовують, на законність та обґрунтованість судового рішення не впливають. 
 
У касаційній скарзі ОСОБА_1 посилається на те, що рішення апеляційного суду ухвалено з порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм процесуального права. Зазначає, що апеляційний суд не сприяв повному та всебічному з`ясуванню обставин справи, зокрема, проведенню експертизи, чим позбавив позивача на захист своїх інтересів.
 
Суд апеляційної інстанції надав належну правову оцінку вказаним доводам та обґрунтовано дійшов висновку про відмову у задоволенні позову, оскільки цивільно-процесуальним законодавством передбачено, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін і кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Судом установлено, що представниками позивача є кваліфіковані юристи, які не скористалися правом на подання клопотання про проведення судової експертизи щодо визначення схожості спірного товарного знаку на товари та послуги.
 
Інші доводи касаційної скарги фактично зводяться до вимог переоцінки доказів, яким надано належну правову оцінку, що не передбачено положеннями статті 400 ЦПК України, на правильність висновків суду не впливають та їх не спростовують.
 
Відповідно до частини третьої статті 401 ЦПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судових рішень.
 
Відповідно до частини другої статті 410 ЦПК України не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.
 
Підстави для скасування судового рішення відсутні, а тому касаційну скаргу слід залишити без задоволення, а судове рішення без змін.
 
Враховуючи наведене, відсутні підстави для зміни розподілу судових витрат судами попередніх інстанцій. Учасниками справи не заявлені до відшкодування судові витрати, понесені у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції.
 
Керуючись статтями 400, 401, 416, 419 та підпунктом 4 пункту 1 Розділу ХIII «Перехідні положення» ЦПК України, 
 
Постановив:
 
Касаційну скаргу  ОСОБА_1 залишити без задоволення.
 
Рішення Апеляційного суду міста Києва від 01 березня 2017 року залишити без змін. 
 
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді:                                                                                                            В. В. Пророк 

                                                                                                                      В. С. Висоцька

                                                                                                                      І. М. Фаловська