ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/513/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Поліщук Ю.В.,

учасників справи:
позивача -  компанії Даймлер АГ (Daimler AG; далі - Компанія) - Сопільник В.Ю. - адвокат (посвідчення від 07.12.2018 № 260/10),
відповідача-1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Амгруп" (далі - Товариство) - Бойко Ю.А. - адвокат (посвідчення від 01.03.2019 № 7410/10),
відповідача-2 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство): Мелешко В.І. (за довіреністю від 17.04.2018);
Саламова О.В. (за довіреністю від 29.01.2019), 
розглянув касаційну скаргу Компанії 
на рішення господарського суду міста Києва від 04.06.2018
(суддя Балац С.В.) та 
постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 
(головуючий  - суддя Сотніков С.В., судді: Отрюх Б.В. і  Остапенко О.М.)
у справі № 910/513/18
за позовом Компанії
до:     Товариства;
Міністерства
про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 (далі - Свідоцтво № 195028) на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) і про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Державний реєстр).

2. Позов обґрунтовано тим, що Свідоцтво № 195028 на ЗТП "АМГ" підлягає визнанню недійсним, оскільки державна реєстрація вказаної торговельної марки не відповідає умовам надання правової охорони та здійснена з порушенням Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 04.06.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019, у позові відмовлено.

4. Рішення та постанову мотивовано відсутністю порушеного права позивача при зверненні до суду з даним позовом.
Короткий зміст вимог касаційної скарги 
5. У касаційній скарзі до Верховного Суду Компанія, зазначаючи про порушення попередніми судовими інстанціями передбачених Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України) правил доказування, просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій з даної справи і направити останню на новий розгляд. 

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6. Судами першої та апеляційної інстанцій:
- не досліджено наявні у матеріалах справи докази;
- зазначено про відсутність порушеного права позивача на підставі недопустимих доказів;
- вирішено питання щодо спорідненості товарів і послуг на власний розсуд, не маючи для цього спеціальних знань та без надання оцінки усім доказам, наявним у матеріалах справи. 

Доводи відповідачів

7. У відзиві на касаційну скаргу Товариство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про належне встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин, які мають значення для правильного розгляду справи, правильне застосування ними норм матеріального і процесуального права щодо оцінки наявних у справі доказів, та просить відмовити у задоволенні касаційної скарги, а оскаржувані рішення та постанову з цієї справи залишити без змін. 

8. Від Міністерства відзив на касаційну скаргу не надходив.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

9. Товариство є власником торговельної марки "AМГ" за Свідоцтвом № 195028 на ЗТП для товарів 39 класу МКТП: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у перевозінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах.

10. Компанія є власником таких міжнародних реєстрацій ЗТП:
- від 30.08.2002 № 789132 із зображенням, зокрема, "AМG" 12,14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП;
- від 18.06.2002 № 788248 із зображенням, зокрема, "AFFALTERBACH AМG" 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП.

11. За доводами позивача: торговельна марка відповідача (Товариства) за  оспорюваним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я позивача для споріднених товарів 12 та послуг 36, 37, 39, 41 класів МКТП; крім того, у процесі використання відповідачем торговельної марки за оспорюваним свідоцтвом щодо наведених у свідоцтві послуг є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка надає послуги, оскільки у споживача може виникнути помилкове враження про те, що такі послуги походять від відповідача, а не від позивача, який раніше почав використовувати схожі позначення у своїй господарській діяльності.
12. Заявка Товариства № m 201306089 на реєстрацію словесного ЗТП за спірним свідоцтвом подана 09.04.2013. За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було вказано, що воно відповідає умовам надання правової охорони.

13. Відповідно до виписки з Державного реєстру обсяг правової охорони на ЗТП за оспорюваним свідоцтвом поширюється на послуги 39 класу МКТП (див. пункт 9 цієї постанови). 

Відтак послуги 39 класу МКТП, для яких зареєстровано ЗТП за оспорюваним свідоцтвом, з урахуванням принципів спорідненості, визначених у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, далі - Правила), не можуть вважатися спорідненими із товарами і послугами 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстровано знак Компанії.

14. Міжнародна реєстрація № 789132 є комбінованим, а не словесним позначенням, тоді як торговельна марка за оспорюваним свідоцтвом є словесним знаком, що складається з одного слова, виконаного кирилицею стандартним шрифтом.

15. Як вбачається, зокрема, з витягів з міжнародної бази даних стосовно міжнародної реєстрації № 789132, послуги,        віднесені до 36 та 39 класів МКТП, на момент подання позову в даній справі виключені з обсягу правової охорони міжнародної реєстрації              № 789132.

Правовий захист щодо послуг 36 та 39 класів МКТП для міжнародної реєстрації                    № 789132 було скасовано за заявою власника цієї        міжнародної реєстрації, що змінює обсяг правової охорони та свідчить про відсутність порушення права позивача.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

16. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":
- знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (стаття 1); 
- об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і 

продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Державного реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (пункти 2-4 статті 5);
- свідоцтво на ЗТП може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (підпункт "а" пункту 1 статті 19); 
- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (пункт 2 статті 6); 
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (пункт 3 статті 6).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

17. У матеріалах даної справи (на що звертає увагу скаржник і що не заперечується Товариством), зокрема, містяться такі документи:
- висновок експертів Дорошенка В.М. і Юдіної Г.О. від 29.01.2018 № 1186 за результатами комісійної експертизи обєктів інтелектуальної власності;
- висновок експерта Жили Б.В. від 03.04.2018 № 133 за результатами експертизи об'єктів інтелектуальної власності;
- висновок експерта НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ковальової Н.М. від 07.09.2018 за результатами експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Будь-якої оцінки попередніми судовими інстанціями відповідні документи як докази у справі не одержали.

18. Між тим за приписами ГПК України:
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина перша статті 73);
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів; суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів; частини перша та третя статті 86);
- судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим; обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи (частини перша і п'ята статті 236). 

Дослідження та оцінка згаданих письмових доказів у справі мала значення для розгляду останньої з урахуванням, зокрема, такого.

Власник прав на торговельну марку має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цією торговельною маркою позначення стосовно тих товарів і послуг, щодо яких відповідну торговельну марку зареєстровано, або споріднених з ними товарів і послуг.

При цьому з'ясована попередніми судовими інстанціями відсутність у міжнародній реєстрації № 789132 (на час судового розгляду даної справи) посилання на 39 клас МКТП, - за наявності такого посилання в оспорюваному свідоцтві, - сама по собі не може вважатися єдиною ознакою відсутності спорідненості послуг, які надаються позивачем і відповідачем з використанням позначень "AМГ" та "AMG". Для висновку про таку спорідненість чи її відсутність необхідним є встановлення й інших фактичних обставин щодо використання відповідних позначень відповідачем-1 у справі, у тому числі з точки зору можливості виникнення у споживача уявлення про приналежність таких послуг одній особі, яка їх надає. 

Саме пов'язані з цим обставини могли бути з'ясовані, зокрема, за допомогою доказів, зазначених у пункті 17 цієї постанови.

19. Саме лише виконання Правил у розгляді питання щодо розгляду уповноваженим на це органом заявки на видачу Свідоцтва № 195028 не може вважатися безумовним (безперечним) свідченням неспорідненості позначень, що протиставляються одне одному у даному спорі. Адже зазначений нормативно-правовий акт, згідно з його преамбулою, визначає вимоги до заявки, встановлює правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, - тобто унормовує правовідносини, відмінні від тих, що мають місце у цій справі і що пов'язані з визнанням недійсним вже виданого і чинного свідоцтва України на ЗТП та регулюються наведеними в цій постанові нормами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

20. Не здійснивши дослідження та оцінки доказів зі справи, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування наведених у пункті 18 цієї постанови норм ГПК України. Касаційна ж інстанція в силу положення частини другої статті 300 названого Кодексу не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Поряд з тим згідно з частиною третьою статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази. 

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

21. З урахуванням наведеного оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції. У такому розгляді суду необхідно, врахувати викладене, здійснити оцінку доказів та встановити обставини, які зазначені в даній постанові, оцінити також пов'язані з цим доводи (аргументи) сторін та, правильно застосувавши норми матеріального і процесуального права, прийняти законне і обґрунтоване рішення зі справи. За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи. 

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу компанії Даймлер АГ (Daimler AG) задовольнити. 

2. Рішення господарського суду міста Києва від 04.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 зі справи № 910/513/18 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                         В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                         І. Булгакова

Суддя                                                                                                                          Б. Львов