ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року 
м. Київ

Справа №  911/1325/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Ультра Ойл" (далі - Товариство) - Литвин В.В.,
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Завод технічних масел "Аріан" (далі - Завод) - Мещанінова А.М., Рудика Е.Г.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства
на рішення господарського суду Київської області від 02.11.2018 (суддя              Мальована Л.Я.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2019 [колегія суддів: Доманська М.Л. (головуючий), Верховець А.А., Пантелієнко В.О.]
зі справи № 911/1325/18
за позовом Товариства до Заводу про захист прав інтелектуальної власності.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Товариство звернулося до господарського суду Київської області з позовом (з урахуванням подальшого уточнення позовних вимог) про заборону Заводу використовувати словесне позначення "Азмол" окремо чи в комбінації з іншими словами, у тому числі з власними іменами, літерами, цифрами у назві продукції власного виробництва [що належить до класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): 1 "хімічні речовини для класифікації в промисловості", 4 "мастильні матеріали, мастила консистентні, жири технічні, мастильні оливи, технічні оливи", 42 "реалізація мастильних матеріалів"] у пропонуванні її до продажу, під час продажу, реалізації, у власній діловій документації чи в рекламі, в тому числі в мережі Інтернет.
1.2. Позовні вимоги з посиланням, зокрема, на приписи статей 5, 16, 20, 21 Закону України    від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), статті 16, 426, 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України) мотивовано неправомірним використанням відповідачем знака "АЗМОЛ", який належить позивачу.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Рішенням господарського суду Київської області від 02.11.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2019, у позові відмовлено повністю.
2.2. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням на приписи статей 492, 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 1, 5, 16 Закону № 3689 та статті 77 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) мотивовано ненаданням Товариством належних доказів на підтвердження використання Заводом у господарській діяльності торговельної марки "АЗМОЛ" станом на час подання даного позову до суду.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
Товариство, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.
4. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.2. Попередні судові інстанції не дослідили належним чином зібрані у справі докази, неповно з'ясували обставини, що мають значення для справи, а суд апеляційної інстанції під час розгляду даної справи не надав належної правової оцінки новим доказам, поданим в обґрунтування обставин використання Заводом спірного знака "АЗМОЛ", тоді як самі висновки судів першої та апеляційної інстанції суперечать один одному, що є порушенням приписів статей 74, 75, 76, 77, 86 ГПК України.
4.1.3. Суд апеляційної інстанції не надав оцінки тій обставині, що Товариством договір купівлі-продажу продукції № 011/18 щодо реалізації продукції "Олива моторна Азмол Гарант М-4042 ВТ" було укладено 28.03.2018, тобто через півроку після прийняття відповідачем рішення про виключення слова "Азмол" з технічної, фінансової, бухгалтерської і рекламної документації.
4.1.4. При поданні заявки на сертифікацію продукції заявник надає марковані зразки продукції, і в судовому засіданні 02.11.2018 у суді першої інстанції Завод підтвердив, що він такі зразки надавав саме як зразки продукції "Азмол Гарант М-4042 ВТ", тобто вчинив використання торговельної марки "АЗМОЛ", однак ці обставини судом було залишено поза увагою та їм не надано оцінки.   
4.2. Доводи Заводу
Завод у відзиві на касаційну скаргу зазначив про безпідставність її доводів та просив рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення. 
5. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
5.1. Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- Товариство є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг від 29.12.1999          № 14601 "АЗМОЛ" для товарів 1 класу МКТП: "хімічні речовини для класифікації в промисловості", товарів 4 класу МКТП: "мастильні матеріали, мастила консистентні, жири технічні, мастильні оливи, технічні оливи" та послуг 42 класу МКТП: "реалізація мастильних матеріалів";
- в обґрунтування позову Товариство посилається на те, що згідно з публікаціями на Інтернет-порталах "https://bmpd.livejournal.соm", "https://topwar.ru", "https://golos.ua" йому стало відомо про виробництво та реалізацію Заводом оливи моторної з використанням без дозволу торговельної марки позивача "АЗМОЛ" - "Олива моторна Азмол Гарант М-4042 ВТ", що підтверджує також: інформація веб-сайту відповідача (розділ "Повний каталог продукції ЗТМ "Аріан"); ділова документація Заводу [зокрема договори купівлі-продажу відповідної продукції, акти приймання-передачі, що підтверджують їх виконання, сертифікати відповідності (якості), що видавилися на відповідну продукцію з метою її продажу, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, листування з контрагентами]; рекламні пропозиції Заводу власних мастильних матеріалів на торговельних платформах у мережі Інтернет; протокол, підписаний представниками державного підприємства "Харківське конструкторське бюро по машинобудівництву ім. А.А. Морозова", державного підприємства "Завод імені В.А. Малишева" і ТОВ "НВП АГРІНОЛ", розміщений на платформі публічних закупівель за адресою "https://prozorro.gov.ua";
- у матеріалах справи відсутні докази того, що саме відповідач є власником сайтів за посиланням "https://bmpd.livejournal.соm", "https://topwar.ru", "https://golos.ua", на яких відбулися публікації про виробництво та реалізацію Заводом оливи моторної з використанням позначення у вигляді "Олива моторна Азмол Гарант М-4042 ВТ";
- позивачем надано висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. від 25.07.2018           № 1218, в якому зазначено, що позначення "Азмол Гарант М-4042ВТ", що міститься в документах, наданих на дослідження, та знак для товарів і послуг "АЗМОЛ" за свідоцтвом України № 14601 є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо особи, яка є виробником відповідного товару;
- 20.09.2017 Заводом видано наказ № 77 щодо виключення слова "Азмол" з технічної, фінансової, бухгалтерської і рекламної документації підприємства;
- позивачем не подано доказів виробництва чи продажу та взагалі й існування продукції Заводу з використанням спірного позначення, датованої пізніше, ніж 20.09.2017; 
- посилання позивача на договір купівлі-продажу продукції від 28.03.2018 № 011/18 (далі - Договір), укладений Заводом і товариством з обмеженою відповідальністю "Крос-Транс", специфікацію № 1 до      Договору, додаткову угоду № 1 до Договору, видаткову накладну від 18.07.2018 № А-00000507 відхилено з посиланням на те, що: 
        позначення "Азмол" було наявне лише в первісній специфікації до Договору;            
додатковою угодою № 1 від 30.03.2018 до Договору сторонами передбачено: "у зв'язку з виробничою та технічною необхідністю змінити назву оливи моторної "Азмол Гарант М-4042 ВТ" на оливу моторну "Гарант М-4042 ВТ"; 
у видатковій накладній від 18.07.2018 № А-00000507 назва товару позначення "Азмол" не містить;
- відповідачем не заперечується існування сертифіката відповідності                             № UА1.182.0010158-17 зі строком дії з 06.07.2017 до 05.07.2018 та сертифіката відповідності за № UА1.182.0013054-17 зі строком дії з 14.08.2017 до 05.07.2018, які було скасовано відповідно до рішень товариства з обмеженою відповідальністю "Харківський незалежний центр сертифікації" від 14.08.2017 № 182/2275 та від 18.08.2017 № 182/2340, тобто до звернення позивача (02.07.2018) з даним позовом до суду першої інстанції (т. 3, а.с. 63-64). 
6. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
6.1. ЦК України: 
частина перша статті 15:
- кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання;
частина перша та пункт 3 частини другої статті 16:
- кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу;
- способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право.
Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках;
стаття 492:
- торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів;
частина перша та друга статті 494: 
- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;
- обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом;
частина перша статті 495:  
- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;               4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
6.2. Закон № 3689:
стаття 1: 
- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;
пункт стаття 5:
- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;
пункти 1, 2, 4 та 5 статті 16: 
- права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору;
- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; 
- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;
- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;
статті 20:
- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону;
- на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. 
Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. 
Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
6.3. ГК України:
частина друга статті 20: 
- кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси зазначених суб'єктів захищаються шляхом припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення.
6.4. ГПК України:
частини перша-третя статті 13: 
- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін;
- учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом;
- кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом; 
частина перша статті 73:
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;
частина перша статті 74:
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;
частина перша та друга стаття 86: 
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів;
- жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності;  
пункт 1 частини першої статті 308: 
- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
частина перша статті 309:
- суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
7. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
7.1. Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів
7.1.1. За змістом статей 494, 495 ЦК України та статей 5, 16 Закону № 3689: право власності на знак засвідчується свідоцтвом; права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; свідоцтво надає його власнику: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти її використання; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти іншим особам використовувати без його згоди: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати; використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
7.1.2. Частиною першою статті 15 ЦК України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
7.1.3. Відповідно до статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу; способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема припинення дії, яка порушує право.
7.1.4. Частина друга статті 20 ГК України як один із способів захисту прав і законних інтересів передбачає припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення.
7.1.5. Згідно із статтею 20 Закону № 3689 будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
7.1.6. Отже, виходячи з системного аналізу приписів статей 15, 16 ЦК України, статті 20 ГК України та статті 20 Закону № 3689, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення шляхом звернення до суду, а способом захисту цивільних прав та інтересів є, зокрема, припинення дії, яка порушує право, в той час будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва.
7.1.7. Водночас на підтвердження факту неправомірного використання спірного знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону № 3689. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
7.1.8. Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.
7.1.9. Місцевий та апеляційний господарські суди, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням норм матеріального та процесуального права, навівши в судових рішеннях зі справи необхідне мотивування, встановивши те, що позивачем не надано доказів використання Заводом торговельної марки "АЗМОЛ" як на час подання Товариством позову до місцевого суду, так і на момент розгляду справи (відсутні докази виробництва і реалізації оливи моторної "Азмол Гарант М-4042ВТ" виробництва Заводу), - дійшли обґрунтованих висновків щодо недоведеності позивачем використання відповідачем спірної торговельної марки, а тому й правомірно відмовили в позові. 
7.1.10. Посилання Товариства в касаційній скарзі на те, що суд апеляційної інстанції при розгляді даної справи не надав належної правової оцінки новим доказам, поданим в обґрунтування обставин використання Заводом спірного знака "АЗМОЛ", зокрема договору купівлі-продажу продукції № 011/18 щодо реалізації продукції олива моторна "Азмол Гарант М-4042 ВТ" спростовуються відповідною оцінкою апеляційного суду та встановленим попередніми судовими інстанціями фактом відсутності відповідної продукції.
7.1.11. Доводи, викладені Заводом у відзиві на касаційну скаргу, ґрунтуються на обставинах, встановлених у розгляді справи судами попередніх інстанцій та відповідають нормам матеріального і процесуального права.  
7.1.12. Верховний Суд у прийнятті даної постанови керується й принципом res judicata, базове тлумачення якого вміщено в рішеннях Європейського суду з прав людини від 03.12.2003 у справі "Рябих проти Росії", від 09.11.2004 у справі "Науменко проти України", від 18.11.2004 у справі "Праведная проти Росії", від 19.02.2009 у справі "Христов проти України", від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України", в яких цей принцип розуміється як елемент принципу юридичної визначеності, що вимагає поваги до остаточного рішення суду та передбачає, що перегляд остаточного та обов'язкового до виконання рішення суду не може здійснюватись лише з однією метою - домогтися повторного розгляду та винесення нового рішення у справі, а повноваження судів вищого рівня з перегляду (у тому числі касаційного) мають здійснюватися виключно для виправлення судових помилок і недоліків. Відхід від res judicate можливий лише тоді, коли цього вимагають відповідні вагомі й непереборні обставини, наявності яких у даній справі скаржником не зазначено й не обґрунтовано.  
7.1.13. Разом з тим, Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.
7.1.14. У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.
8. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 
8.1. Звертаючись з касаційною скаргою, позивач не спростував наведених висновків попередніх судових інстанцій та не довів неправильного застосування ними норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови для скасування прийнятих ними судових рішень зі справи.
8.2. За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу Товариства залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення зі справи - без змін як такі, що відповідають вимогам норм матеріального та процесуального права.
9. Судові витрати
Понесені позивачем у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на позивача, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.
Керуючись статтями 300, 308, 309, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
Рішення господарського суду Київської області від 02.11.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04.02.2019 зі справи № 911/1325/18 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ультра Ойл" - без задоволення.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                                   Б. Львов
Суддя                                                                                                                   І. Булгакова 
Суддя                                                                                                                   В. Селіваненко