ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/17205/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Поліщук Ю.В.,

представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін ЛТД" (далі - ТОВ "Органосін ЛТД", Позивач) -  Осовітня Л.В. - адвокат (посвідчення від 02.11.2018 №000323); 
відповідача - 1 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі -           Міністерство, Відповідач-1):  Ресенчук В.М. - представник (довіреність  від  29.01.2019 №2434-03/35); Тюріна Л.А. - представник (довіреність від 02.02.2018 №2434-03/63), 
відповідача - 2 - Мові Хелс ГмбХ (далі - Мові Хелс ГмбХ, Відповідач - 2) - Савчук В.В. - адвокат (посвідчення від 07.12.2018 №7292/10),
третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, - Органосин Лайф Саєнзис ПВТ. ЛТД (далі  - Органосин Лайф Саєнзис ПВТ. ЛТД, Третя            особа) - не з'яв., 

розглянув касаційну скаргу Мові Хелс ГмбХ
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2018 (головуючий суддя - Отрюх Б.В., судді Сотніков С.В. і Остапенко О.М.)
зі справи № 910/17205/17
за позовом ТОВ "Органосін ЛТД"
до: Міністерства;
Мові Хелс ГмбХ
про визнання патенту на винахід недійсним та зобов'язання вчинити дії,
за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, - Органосин Лайф Саєнзис ПВТ. ЛТД
до: Міністерства;
Мові Хелс ГмбХ
про визнання патенту на винахід недійсним та зобов'язання вчинити дії,

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог
1. Позов було подано про визнання патенту України на винахід  недійсним та зобов'язання вчинити дії, а також внесення змін до Державного реєстру патентів України на винаходи (далі - Державний реєстр) шляхом внесення до нього відомостей про визнання патенту на винахід недійсним. 
2. Позов обґрунтовано тим, що державна реєстрація винаходу та видача оспорюваного патенту на винахід проведена з порушенням приписів  Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), оскільки цей патент не відповідає умовам патентноздатності, а саме - не є новим. 
3. Третьою особою також заявлено позовні вимоги про визнання патенту на винахід недійсним та про зобов'язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру шляхом внесення відомостей про визнання оспорюваного патенту недійсним.
4. Позовні вимоги Третьої особи обґрунтовано  тим, що винахід за відповідним патентом не відповідає умові патентоздатності, зокрема умові щодо винахідницького рівня. 
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
5. Рішенням господарського суду міста Києва від 10.05.2018 (суддя Балац С.В.) у задоволенні позовів ТОВ "Органосін ЛТД"     і Органосин Лайф Саєнзис ПВТ. ЛТД відмовлено. 
6. Рішення мотивовано відсутністю будь-якого порушення оспорюваним патентом прав Позивача і Третьої особи. 
7. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2018: 
- задоволено апеляційні скарги Позивача і Третьої особи; 
- згадане рішення місцевого господарського суду скасовано;
- прийнято нове рішення, яким позовні вимоги Позивача і Третьої особи задоволено;
- визнано недійсним патент на винахід №95517 "Таблетка з муколітичними та антигістамінними властивостями", зареєстрований в Державному реєстрі 10.08.2011 (далі - Патент);
-  Міністерство зобов'язано внести зміни до Державного реєстру шляхом внесення відомостей щодо визнання недійсним Патенту; 
- судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладено на відповідачів. 
8.  Постанову мотивовано обґрунтованістю позовних вимог Позивача і Третьої особи та помилковістю висновків місцевого господарського суду, покладених в основу його рішення.  
Короткий зміст вимог касаційної скарги

9. Відповідач-2 у касаційній скарзі до Верховного Суду, зазначаючи про неповне дослідження обставин справи судом апеляційної інстанції, порушення цим судом норм матеріального і процесуального права, просить скасувати оскаржувану постанову апеляційного господарського суду і залишити в силі рішення місцевого господарського суду з даної справи. 

Відповідачем-2 також подано письмове клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні, мотивоване тим, що "станом на 09 квітня 2019 року сторони все ще обговорюють умови мирової угоди у даному спорі та потребують більше часу для підготовки остаточного варіанту угоди". Суд не знаходить підстав для задоволення даного клопотання з урахуванням такого: ухвалою Верховного Суду від 19.03.2019 розгляд справи вже відкладався до 09.04.2019 за клопотанням Мові Хелс ГмбХ у зв'язку з наміром сторін зі справи вирішити спір шляхом укладення мирової угоди; за станом на 09.04.2019 відповідне питання не вирішено; подальше відкладення розгляду касаційної скарги матиме наслідком порушення строку розгляду справи в суді касаційної інстанції, що є недопустимим, оскільки порушуватиме право учасників справи на розгляд останньої судом упродовж розумного строку. 

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

10. Судом апеляційної інстанції:

- не досліджено низку обставин та фактів, що свідчать про відсутність порушення прав Позивача і Третьої особи у зв'язку з оспорюваним Патентом;

- неповно досліджено обставини справи, зокрема з питання відповідності Патенту умовам патентоздатності; 

- неправильно застосовано статтю 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), в результаті чого висновок суду щодо дотримання позовної давності не відповідає чинному законодавству України;

- не викликано судового експерта для надання пояснень та не розглянуто клопотання про його виклик. 

Доводи інших учасників справи

11. Позивач у відзиві на касаційну скаргу заперечує проти змісту і вимог касаційної скарги, зазначає, що постанова Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2018 у справі №910/17205/17 є законною та обґрунтованою, прийнята судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права на підставі повно та всебічно з'ясованих обставин справи та просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2018 - без змін.     

12. Третя особа у відзиві на касаційну скаргу заперечує проти доводів касаційної скарги, зазначає, що: судом апеляційної інстанції додержано норми матеріального і процесуального права  при ухваленні оскаржуваної постанови; названий суд дійшов вірного висновку про наявність порушеного права та охоронюваного законом інтересу заявника, власника реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "Респикс Л^®" та дотримання строків позовної давності при зверненні до суду, - і просить залишити постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.12.2018 без змін, а касаційну скаргу Відповідача-2 - без задоволення.

Від інших учасників справи відзиви на касаційну скаргу не надходили. 

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
13. Судом першої інстанції у розгляді справи з'ясовано й зазначено, зокрема, що: 
- Відповідач-2 є власником Патенту на винахід "Таблетка з муколітичними та антигістамінними властивостями, яка включає як діючу речовину амброксолу гідрохлорид та крохмаль, магнію стеарат як допоміжні речовини, яка відрізняється тим, що містить другу діючу речовину - лоратадин, як крохмаль - крохмаль кукурудзяний і пасту крохмалю кукурудзяного та додатково допоміжні речовини - лактози моногідрат, мікрокристалічну целюлозу, повідон, метилпарабен, пропілпарабен, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію крохмальгліколят, при певному співвідношенні компонентів" (далі - Винахід) за заявкою від 27.10.2009   №а 2009 10863;
- за результатами проведення експертизи згаданої заявки було     встановлено, що заявлений винахід відповідає умовам патентоздатності та на нього не поширюються підстави відмови у наданні правової охорони; у проведенні експертизи Винахід було перевірено на відповідність умовам патентноздатності, в тому числі і умовам "новизни" та "винахідницького рівня"; 
- з обґрунтування позовних вимог вбачається, що права Позивача і Третьої особи були, на їх думку, порушені не самим існуванням та дією Патенту, а зазначенням у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності лікарського засобу (далі - ЛЗ) "Респикс Л" як контрафактного. У поданому Позивачем суду витягу з митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності відсутні відомості про Позивача і Третю особу. Остання не зареєстрована в Україні та не здійснює господарську діяльність на її території; 
- у складі ЛЗ "Респикс Л"  відсутні компоненти "метилпарабен" та "пропілпарабен", тобто ці ознаки винаходу за Патентом не використано у складі зазначеного ЛЗ. Таким чином, склад ЛЗ "Респикс Л"  і формула Винаходу за Патентом є різними, в результаті чого Патент не може порушувати права та інтереси Позивача і Третьої особи; 
- Позивачем подано до суду висновок експерта № 02-ОВМ/18, яким визначено, що: Винахід за Патентом не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень"; однак у цьому висновку відсутній аналіз та дослідження співвідношення і кількісного вмісту компонентів у складі формули винаходу та в інших досліджуваних матеріалах, що свідчить про неповноту експертного дослідження. Жодні із вказаних у висновку технічних рішень, навіть при їх об'єднанні, не передбачають складу ЛЗ, тотожного формулі винаходу за Патентом; 
- крім того, вказаний висновок експерта не містить дослідження щодо відповідності Винаходу за Патентом такій умові патентоздатності, як "новизна", що є підставою вимог Позивача; натомість, цей висновок стосується питання відповідності/невідповідності Винаходу умові патентоздатності "винахідницький рівень", що є підставою позову Третьої особи; відтак вказаний висновок не є доказом, що підтверджує позовні вимоги Позивача в даній справі; 
- обґрунтуванням позовних вимог Позивача і Третьої особи було зазначення в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності ЛЗ "Респикс Л"  як контрафактного; тому належним способом захисту їх прав було б звернення до суду з вимогами про виключення з даного реєстру відомостей, які, на думку Позивача і Третьої особи, до нього внесено безпідставно.
14. Судом апеляційної інстанції додатково з'ясовано й зазначено, зокрема, що: 
- позовні вимоги ґрунтувалися  на здійсненні у 2008-2009 роках індійською компанією Сінмедик Лабораторіз (Synmedic Laboratories) фармацевтичної розробки ЛЗ "Пульмолор" у таблетках, комбінаторність діючих речовин та терапевтична ефективність якого ідентична формулі Патенту; на думку Позивача, застосування діючих речовин у складі ЛЗ була загальновідомою інформацією з 2001 року, про що свідчить наявність відповідних патентів на винаходи та дослідження, викладені в наукових працях вітчизняних й зарубіжних авторів;  
- позивач обґрунтовує порушення свого права й законного інтересу забороною йому ввозити ЛЗ "Респикс Л^®". Назване підприємство отримало ліцензію від 29.04.2015 серія АЕ №637439 на провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів, у тому числі названого. Водночас з метою заборони його ввезення Відповідач-2 подав заяву про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, в якій, зокрема, зазначено  Позивача як суб'єкта господарювання, що імпортує контрафактні товари; 
- права та законні інтереси Позивача опосередковані дією згаданої ліцензії від 29.04.2015 та пов'язані з державною реєстрацією ЛЗ "Респикс Л^®" (реєстраційні посвідчення № UA/15504/01/01, UA/15503/01/01 видані за наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.11.2016 №1225); тому про порушення своїх прав Позивач не міг дізнатися раніше зазначених дат;

- Третя особа  є заявником ЛЗ "Респикс Л^®", реєстраційні посвідчення                                   №№ UA/15504/01/01 та UA/15503/01/01, видані за наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.11.2016 №1225. Однак наявною є заборона ввезення ЛЗ "Респикс Л^®", оскільки останній зазначений у заяві про сприяння захисту прав інтелектуальної власності як контрафактний товар; право Третьої особи, яке зазначено в його позовній заяві, виникло з моменту отримання нею вказаних реєстраційних посвідчень, тобто з  10.11.2016;

- таким чином, висновки місцевого господарського суду щодо відсутності порушеного права та інтересу Позивача і Третьої особи та порушення позовної давності не відповідають обставинам даної справи;

- апеляційним господарським судом прийнято і враховано як належний доказ згаданий висновок експерта №02-0ВМ/18;

- технічне рішення згідно з Патентом явно випливає з переліку документів, що входять до рівня техніки станом на 27.10.2009, та є очевидним для середнього спеціаліста в даній галузі техніки. 

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

15.  Закон:

частина перша статті 6:

- правова охорона надається, зокрема, винаходу, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності;

стаття 7: 
- винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід  визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.  Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки; при оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться; 

підпункт "а" частини першої статті 33: 

- патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

16. ЦК України: 

стаття 256:
- позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу;

стаття 257:  
- загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки;

частина перша статті 261:
- перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила;

17. Господарський процесуальний кодекс України:

частини перша і друга статті 4: 

- право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується; ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом;

- юридичні особи мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до його юрисдикції. 

18. Частина третя статті 398 Митного кодексу України:

- порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує державну податкову і митну політику.

Згідно з пунктом 2.3 розділу ІІ Порядку реєстрації у Митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648, для включення об'єкту права інтелектуальної власності до митного реєстру правовласник подає до Державної митної служби України заяву за формою, наведеною у додатку до цього Порядку. У пункті 5 заяви про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності зазначаються наявні відомості про товари, що містять об'єкт, у пункті 7 тієї ж заяви - наявні відомості про контрафактні товари. Згідно з приміткою до зазначеного додатку такі відомості вважаються достовірними та не перевіряються Державною фіскальною службою України.    

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
19. Суд апеляційної інстанції, з'ясувавши,  на відміну від місцевого господарського суду, фактичні обставини справи, пов'язанні з порушенням прав і законних інтересів Позивача  і Третьої особи внаслідок дії Патенту, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення відповідних позовних вимог. 

Аргументи касаційної скарги даного  висновку не спростовують. 

20. Так, скаржником (а також і місцевим господарським судом) зазначалося, що належним способом захисту для ТОВ "Органосін ЛТД" є звернення до суду з вимогою виключити відповідну інформацію з Митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності згідно з пунктом 2.8 Порядку реєстрації у Митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону (затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №648). 

Проте з урахуванням положень статей 15 і 16 ЦК України та статті 33 Закону особа (в даному разі Позивач і Третя особа) самостійно, на власний розсуд, обирає спосіб захисту своїх прав та законних інтересів, який спроможний з достатньою ефективністю усунути порушення таких прав та інтересів. 

21. У зв'язку з доводами Відповідача-2 про відсутність порушення прав Третьої особи судом апеляційної інстанції обґрунтовано вказується, що Третя особа є заявником ЛЗ "Респикс Л^®" за реєстраційними посвідченнями №№UA/15504/01/01 та UA/15503/01/01 (виданими згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.11.2016 №1225), які є основними правовстановлюючими документами, що надають їх власнику право введення ЛЗ в господарський оборот - при тому, що наявною є заборона ввезення ЛЗ "Респикс Л^®", оскільки цей ЛЗ зазначено у заяві про сприяння захисту права інтелектуальної власності як контрафактний товар. 

Поряд з тим Закон та інші законодавчі акти України не пов'язують можливість судового захисту права інтелектуальної власності з обов'язковою державною реєстрацією власника такого права в порядку  Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", на який посилається скаржник. 

22. Судом апеляційної інстанції у розгляді справи на підставі наявних у ній матеріалів з'ясовано невідповідність Патенту умові патентоздатності "винахідницький рівень". Скаржник посилається на те, що "однозначного висновку щодо невідповідності патенту такій умові патентоздатності як новизна суд не дійшов". Викладене не спростовує кінцевого висновку суду, оскільки за наведеним у цій постанові приписом частини першої статті 33 Закону можливість визнання недійсним патенту пов'язується з  невідповідністю запатентованого винаходу будь-якій умові патентоздатності, що визначена статтею 7 Закону.  При цьому не є визначальним, хто саме - Позивач або Третя особа - послався на невідповідність Патенту такій умови патентоздатності, як "винахідницький рівень", оскільки  позовні вимоги як Позивача, так і Третьої особи мають єдину спрямованість - визнання оспорюваного патенту недійсним. 

Питання дослідження та оцінки експертного висновку №02-ОВМ/18 (пункт 12 цієї постанови) перебуває поза визначеними статтею 300 ГПК України межами розгляду справи в суді касаційної інстанції. 

23. Всупереч доводам скаржника, дата державної реєстрації Патенту (дата публікації відомостей щодо Патенту у Державному реєстрі) не є єдино можливою, від якої здійснювалося б відрахування позовної давності, оскільки, як вбачається з установлених судами обставин справи, саме на ту дату та й певний час після неї Патентом не порушувалися будь-які права Позивача і Третьої особи у справі. 

Відповідне порушення, виходячи із встановлених попередніми судовими інстанціями обставин, пов'язується із зазначеною вище забороною ввезення  ЛЗ "Респикс Л^®" згідно із заявою Мові Хелс ГмбХ про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності як контрафактного товару.

24.   Скаржником не зазначено й не обґрунтовано обставин, пов'язаних з поданням ним суду апеляційної інстанції тих чи інших клопотань, які не були б розглянуті цим судом. Натомість клопотання щодо виклику в судове засідання експертів заявлялося, як вбачається з оскаржуваного судового рішення, ТОВ "Органосін ЛТД", отже, саме ним і могли б порушуватися питання, пов'язані з розглядом таких клопотань.    

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

25.  Звертаючись з касаційною скаргою, Відповідач-2 не спростував наведених висновків апеляційного господарського суду, у зв'язку з чим за відсутності передбачених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваного судового рішення останнє слід залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.  
Судові витрати
26. Понесені Відповідачем-2 у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на Відповідача-2, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.
Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Мові Хелс ГмбХ залишити без задоволення, а постанову Північного  апеляційного господарського суду від 17.12.2018 у справі  №910/17205/17- без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                         В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                          І. Булгакова

Суддя                                                                                                                          Б. Львов