ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/11159/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Хоменко І.М.,

учасники справи:
позивач - публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод",
представник позивача -  Ситцевой В.В., адвокат (ордер від 28.04.2018),
відповідач - 1- товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО",
представник відповідача - 1 -  Плесюк Н.С., адвокат (ордер від 09.10.2018),                                                                    
відповідач - 2-  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
представник відповідача - 2 -  Запорожець Л.Г., заст. нач. відділу (дов. від 29.01.2019),                                                                                                                                                                                                                                                  

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.02.2019 (головуючий  суддя - Доманська М.Л., судді:  Верховець А.А., Грек Б.М.)
у справі № 910/11159/17
за позовом публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі  - ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод")
до: товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (далі - ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО") та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі                                         - Міністерство),
про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв  України на знаки для товарів і послуг.
             
За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд
ВСТАНОВИВ:
ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" звернулося з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" та Міністерства про: визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188497 на знак для товарів і послуг щодо товарів 05 класу МКТП, зобов'язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188497 на знак для товарів і послуг щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнання відсутнім права товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188497 у період з 07.02.2014 по 07.07.2014.
Позовні вимоги мотивовані тим, що позначення, яке захищене за свідоцтвом України № 188497, вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару.
У подальшому місцевим господарським судом прийнято відмову позивача від позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", і провадження у справі в цій частині закрито.
Рішенням господарського суду міста Києва від 10.09.2018 у справі                                   № 910/11159/17 (суддя Балац С.В.) у задоволенні позову до ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" та Міністерства відмовлено повністю. 
Судове рішення місцевого господарського суду мотивоване, зокрема, тим, що проведене експертне дослідження у справі є методологічно некоректним, оскільки експертом невірно ідентифіковано комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом; станом на час звернення позивача з позовом до суду власник комбінованого знака за оскаржуваним свідоцтвом України взагалі не здійснює його використання та не вчиняє дії, направлені на заборону використання чи на будь-яке обмеження такого використання позивачем; за результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що останнє відповідає умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 05 класу МКТП; позивач не має жодних реєстрацій на знак "БІПРОЛОЛ" або раніше поданих заявок на реєстрацію, тобто не має жодних раніше набутих законних прав на таке або схоже позначення, відповідно, у позивача відсутні будь-які охоронювані законом права на позначення "БІПРОЛОЛ".
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.02.2019 рішення місцевого господарського суду у справі № 910/1159/17 скасовано; прийнято нове рішення про задоволення позовних вимог. Стягнуто з ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО" на користь позивача 3368,00 грн. витрат зі сплати судового збору за подання позовної заяви, 7578,00 грн. витрат зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги.
Зазначене судове рішення мотивоване встановленими обставинами щодо невідповідності знака для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО", умовам надання правової охорони, що є підставою для визнання недійсним оспорюваного свідоцтва України на знак для товарів і послуг. 
У касаційній скарзі ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО", зазначаючи про прийняття постанови судом апеляційної інстанції з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, з неправильним застосуванням норм матеріального права та з порушенням норм процесуального права, просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду зі справи залишити в силі. Так, за доводами, наведеними в касаційній скарзі:
- судом апеляційної інстанції не враховано те, що ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" не має жодних реєстрацій на знак "БІПРОЛОЛ" або раніше поданих заявок на його реєстрацію, тобто не має жодних раніше набутих законних прав на таке позначення, відповідно, у позивача відсутні будь-які охоронювані законом права на позначення "БІПРОЛОЛ";
- апеляційний господарський суд залишив поза увагою те, що при проведенні первинної та додаткової судових експертиз у справі судовий експерт порушив, зокрема, норми Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Держпатенту від 28.07.1995 № 116, у зв'язку з чим, експертні висновки обґрунтовано відхилені місцевим господарським судом;
- судом не враховано те, що твердження позивача щодо можливості введення спірним знаком для товарів і послуг в оману споживачів щодо особи, яка виготовляє такий товар чи надає послуги, не відповідають дійсності, з огляду на зазначення дійсного виробника такого товару як словесного елементу комбінованого позначення за свідоцтвом України № 188479.
У відзиві на касаційну скаргу ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" просило залишити постанову суду апеляційної інстанції без змін, зазначаючи, зокрема, про те, рішення апеляційного господарського суду ухвалене з додержанням норм матеріального та процесуального права, на підставі повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження всіх наявних доказів у справі.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді - доповідача та пояснення представників сторін, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:
- як зазначає позивач, останній з 2006 року здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу "БІПРОЛОЛ" із нанесенням на його упаковку позначення "БІПРОЛОЛ/БИПРОЛОЛ";
- 07.02.2014 товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" було подано заявку № m 2014 01759 на реєстрацію комбінованого позначення "БІПРОЛОЛ" (комб.) для товарів 05 класу МКТП, а 10.07.2014 Товариство отримало свідоцтво України № 188497 на знак для товарів і послуг;
- у подальшому право власності за цим свідоцтвом перейшло до ТОВ "РЕАЛ-ПРАВО";
- на думку позивача, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 188497 вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товару;
- відповідно до висновку експерта від 07.11.2017 № 111 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності встановлено, що: для товарів 05 класу МКТП  (перелік товарів) елемент у вигляді позначення "БИПРОЛОЛ/БІПРОЛОЛ" у комбінованому знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188497 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "БІПРОЛОЛ/БИПРОЛОЛ", яке з 2006 року використовує ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" при маркуванні відповідного лікарського засобу; станом на 07.02.2014 (дата подання заявки  № m 2014 01759) стосовно товарів 05 класу МКТП  (перелік товарів) знак за свідоцтвом України № 188497 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а саме, може викликати помилкове враження як про пов'язаність вказаних товарів 05 класу МКТП з діяльністю ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", так і про пов'язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП з ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод", зокрема про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами;
- згідно з висновком від 12.06.2018 № 141 за результатами проведення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності встановлено, що: для товарів 05 класу МКТП (перелік товарів) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188497 є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим позначенням, нанесеним на упаковку лікарських препаратів "БІПРОЛОЛ" виробництва ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" за реєстраційним посвідченням UA/3800/01/01, UA/3800/01/02.
Причиною спору в даній справі стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2014 № 188497 на знак для товарів і послуг щодо товарів 05 класу МКТП; задоволення похідної позовної вимоги щодо зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також задоволення вимоги про визнання відсутнім права товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014  № 188497 у період з 07.02.2014 по 07.07.2014.
Відповідно до приписів частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
Згідно з приписами частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. 
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. 
У відповідності до пунктів 1 та 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній станом на час подачі заявки від 07.02.2014 № m 2014 01759, далі - Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. 
У позовній заяві позивач, в обґрунтування позову, посилався на приписи абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону (у наведеній редакції), відповідно до якої згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону  є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення "вода" для горілчаних виробів).
Так, відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Водночас згідно зі статтею 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: 
а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; 
б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; 
в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
За приписами пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993                               № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
З огляду на те, що в обґрунтування позову позивач посилався саме на приписи абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону, судам у вирішенні спору, насамперед, належало встановити визначені законом підстави застосування абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону та з'ясувати, чи існують підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону (з огляду на абсолютність визначеного ним критерію для відмови у наданні правової охорони).
Проте дослідження наведених обставин, які входять до предмета доказування у межах вирішення даного спору, залишилося поза увагою як місцевого, так і апеляційного господарських судів.
Крім того, ані місцевий господарський суд, ані суд апеляційної інстанції не вирішили спір у частині вимоги позивача про визнання відсутнім права товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 10.07.2014 № 188497 у період з 07.02.2014 по 07.07.2014.
Отже, як місцевий так і апеляційний господарські суди припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 86 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України)  України щодо всебічного, повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів, а суд апеляційної інстанції, крім того, - приписів частини першої статті 269 названого Кодексу у відповідній редакції стосовно перевірки законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції.
Відповідно до частин першої та другої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
Згідно з приписами пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.
Зважаючи на викладене, рішення та постанова у справі підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до місцевого господарського суду.
Під час нового розгляду справи господарському суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини, в тому числі зазначені в даній постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.
Керуючись статтями 308, 310, 315, 316 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 10.09.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.02.2019 зі справи                         № 910/11159/17 скасувати.
Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                  І. Булгакова

Суддя                                                                                                   Б. Львов 

Суддя                                                                                                   В. Селіваненко