ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/22001/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Хоменко І.М.,

учасники справи:
позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "Фармлінк",
представники позивача -   Нижник М.М., адвокат (ордер від 03.10.2018),                                                                                       
відповідачі - товариство з обмеженою відповідальністю "Онкомедіка" та товариство з обмеженою відповідальністю "УАПРОМ",
представники відповідачів: 1. Бут Д.Л., адвокат (договір від 16.01.2019, ордер від 22.01.2019),
2. Островська О.С., адвокат (дов. від 21.12.2018),

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Онкомедіка"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.11.2018 (головуючий суддя - Пантелієнко В.О., судді: Доманська М.Л., Верховець А.А.)
у справі № 910/22001/17 
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фармлінк" (далі - ТОВ "Фармлінк")
до: товариства з обмеженою відповідальністю "Онкомедіка" (далі - ТОВ "Онкомедіка") та товариства з обмеженою відповідальністю "УАПРОМ" (далі - ТОВ "УАПРОМ")
про зобов'язання припинити порушення прав позивача на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 218353, № 227807 та вилучення товару з цивільного обігу.
За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд
ВСТАНОВИВ:
ТОВ "Фармлінк" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Онкомедіка" та ТОВ "УАПРОМ" (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) про припинення порушення прав позивача на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 218353, № 227807 шляхом припинення пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі через мережу Інтернет та при введенні у цивільний обіг на території України товарів, що містять позначення "HAIDA"; вилучення з цивільного обігу товарів, що містять позначення "HAIDA", а саме: "Одноразовый Циркулярный Степлер" (найм: НС-21, НС-24, НС-26, НС-29, НС-31, НС-33), "Линейные сшивающие аппараты с ножом" (тип: HQ-60M, HQ-100M, HQ-100H), "Линейные сшивающие аппараты" (тип: HSN-30L, HSN-30Н, HSN-45L, HSN-45Н, HSN-60L, HSN-60H, HSN-90L, HSN-90H), "Одноразовый Циркулярный Геморроидальный Степлер" (найм.: HYG -33, HYG -34), які пропонуються до продажу, продаються, рекламуються ТОВ "Онкомедіка", зокрема, з використанням власного Інтернет - ресурсу "oncomedica.com.ua" та Інтернет - ресурсу "prom.ua", що належить ТОВ "УАПРОМ".
Позовні вимоги мотивовані тим, що  позивач є ексклюзивним представником товарів торговельної марки "HAIDA" (Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China)) в Україні, що підтверджується Ексклюзивною угодою від 01.07.2016 № 4 про представлення торгової марки "HAIDA" в Україні, яка укладена між Компанією Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China) та ТОВ "Фармлінк", а також позивач є власником знаків для товарів і послуг "HAIDA" за свідоцтвами України № 218353, № 227807. З огляду на наведене позивач постачає на територію України медико-хірургічні препарати для зшивання, що пройшли державну реєстрацію, введені в обіг та повністю відповідають вимогам чинного законодавства.
Водночас, як стало відомо позивачу, ТОВ "Онкомедіка" здійснює незаконне розповсюдження на території України шляхом продажу продукції, яка маркована позначенням "HAIDA" без відповідних повноважень, оскільки згоду на використання знака для товарів і послуг "HAIDA" позивач ТОВ "Онкомедіка" не надавав, у зв'язку з чим дії ТОВ "Онкомедіка" з розповсюдження медичних товарів, які марковані позначенням "HAIDA", є неправомірними, такими, що порушують права позивача і вимоги чинного законодавства України, якими врегульовано питання проходження медичними виробами процедури оцінки відповідності та маркування їх знаком відповідності.
Рішенням господарського суду міста Києва від 18.07.2018 у справі № 910/22001/17 у задоволенні позову відмовлено повністю.
Рішення місцевого господарського суду мотивовано ввезенням ТОВ "Онкомедіка" у 2015-2016 роках на територію України медичних товарів виробництва Компанії Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China), які у подальшому пропонувалися до продажу в Україні, без порушення прав позивача.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.11.2018 у справі              № 910/22001/17 рішення місцевого господарського суду скасовано, ухвалено нове рішення про задоволення позову в частині зобов'язання ТОВ "Онкомедіка" припинити порушення прав позивача на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України  № 218353, № 227807 шляхом припинення пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі, через мережу Інтернет та при введенні у цивільний обіг на території України товарів, що містять позначення "HAIDA", з посиланням на обґрунтованість позову у зазначеній частині. У решті позовних вимог відмовлено. Стягнуто з ТОВ "Онкомедіка" на користь ТОВ "Фармлінк" 4000,00 грн. судового збору. 
ТОВ "Онкомедіка", посилаючись на порушення судом попередньої інстанції норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції постанову суду апеляційної інстанції зі справи скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі. Так, згідно з доводами ТОВ "Онкомедіка", викладеними у касаційній скарзі:
- суд апеляційної інстанції помилково залишив поза увагою встановлені у рішенні господарського суду міста Києва від 22.08.2016 зі справи № 910/7254/16 обставини, які мають преюдиціальне значення для справи № 910/22001/17;
- судом апеляційної інстанції неправильно застосовані приписи статей 5, 16 Закону України "Про захист прав на знаки для товарів і послуг" до спірних правовідносин;
- апеляційний господарський суд безпідставно не застосував до спірних правовідносин приписи статті 500 Цивільного кодексу України;
- суд апеляційної інстанції, фактично дублюючи тези апеляційної скарги, не навів доводів, з яких апеляційний господарський суд не погодився з висновками суду першої інстанції у справі;
- ухвалюючи постанову, суд апеляційної інстанції неправильно застосував приписи статей 418, 420, 1108, 1109 Цивільного кодексу України до спірних правовідносин.
ТОВ "Фармлінк" у відзиві на касаційну скаргу просило залишити касаційну скаргу без задоволення, а постанову суду апеляційної інстанції - без змін, зазначаючи, зокрема, про те, що судовий акт попередньої інстанції ухвалений з додержанням  норм матеріального та процесуального права.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді - доповідача та пояснення представників позивача і відповідачів, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:
- ТОВ "Фармлінк" є ексклюзивним представником товарів торговельної марки "HAIDA" (Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China)) в Україні на підставі Ексклюзивної угоди від 01.07.2016 № 4 про представлення торгової марки "HAIDA" в Україні, яка укладена між Компанією Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China) та ТОВ "Фармлінк";
- також позивач є власником свідоцтва України від 25.10.2016 № 218353 на знак для товарів і послуг "HAIDA" (торговельну марку зареєстровано для послуг 35 класу МКТП, дата подання заявки - 21.10.2015) та власником свідоцтва України від 12.06.2017 № 227807 на знак для товарів і послуг "HAIDA" (торговельну марку зареєстровано для товарів 10 класу МКТП, дата подання заявки - 24.01.2017);
- як зазначає позивач, зі змісту Інтернет-сторінок, розташованих за адресою Інтернет-сайтів "oncomedica.com.ua" та "oncomedica.prom.ua", йому стало відомо, що ТОВ "Онкомедіка" незаконно використовує знаки для товарів і послуг позивача та розповсюджує на території України медичну продукцію, яка маркована позначенням "HAIDA" без відповідних повноважень, чим порушує права та законні інтереси ТОВ "Фармлінк". За твердженням позивача, останній не надавав ТОВ "Онкомедіка"  згоди на використання знака для товарів і послуг "HAIDA", у зв'язку з чим дії ТОВ "Онкомедіка" з розповсюдження медичних товарів, маркованих позначенням "HAIDA", є неправомірними, такими, що порушують права позивача і вимоги чинного законодавства України, якими врегульовано питання проходження медичними виробами процедури оцінки відповідності та маркування їх знаком відповідності;
- згідно з інформацією, яка надана листом від 24.05.2018 № 9063/5/99-99-07-03-01-16 на запит місцевого господарського суду Державною фіскальною службою України, ТОВ "Онкомедіка" ввозило спірний товар на територію України у 2015-2016 роках.
Місцевим господарським судом також встановлено, що згідно з рішенням господарського суду міста Києва від 22.08.2016 у справі № 910/7254/16 за позовом ТОВ "Фармлінк" до товариства з обмеженою відповідальністю "Екомед", товариства з обмеженою відповідальністю "Екомедіка", ТОВ "Онкомедіка" про заборону незаконного використання даних реєстраційного свідоцтва № 10789/2011 встановлено, що апарати для зшивання медичні хірургічні  були ввезені на територію України, зокрема, згідно з такими митними деклараціями: від 10.10.2014, від 06.01.2015, від 15.03.2016 (одержувач - ТОВ "Онкомедіка").
Як встановлено додатково судом апеляційної інстанції, спірні товари також були ввезені на територію України 19.07.2016 (одержувач - ТОВ "Онкомедіка").
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позовних вимог ТОВ "Фармлінк", про які йдеться у позові (з урахуванням заяви про зміну предмета позову).
Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
У відповідності до частини першої статті 16 Закону № 3689 права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.
Згідно з приписами частини четвертої статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: 
нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); 
застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; 
застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. 
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. 
У відповідності до частини п'ятої статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: 
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; 
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; 
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; 
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. 
Як встановлено у розгляді справи місцевим господарським судом, ТОВ "Онкомедіка" у 2015-2016 роках ввозилися на територію України медичні товари виробництва Компанії Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China), марковані позначенням "HAIDA", які й реалізовувалися у подальшому відповідачем-1 на території України.
Суд апеляційного інстанції, у свою чергу, зосередившись виключно на дослідженні обставин наявності договірних відносин між Компанією Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China) та ТОВ "Онкомедіка" та придбанням останнім товарів, маркованих позначенням "HAIDA" не безпосередньо у їх виробника, залишив поза увагою те, що обставин ввезення ТОВ "Онкомедіка" на територію України контрафактних товарів [тобто не виробництва Компанії Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China), але маркованих торговельною маркою "HAIDA"], судом апеляційної інстанції не встановлено; доводів, за якими суд апеляційної інстанції не погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що спірні товари є товарами виробництва саме Компанії Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China), у постанові апеляційної інстанції не наведено.
Відповідно до приписів частини першої статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). 
Як встановлено судами попередніх інстанцій, ТОВ "Фармлінк" подано заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг  "HAIDA" для послуг 35 класу МКТП - 21.10.2015; заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг  "HAIDA" для товарів 10 класу МКТП подано 24.01.2017.
Суд апеляційної інстанції у розгляді справи дійшов обґрунтованого висновку про те, що  права, які випливають із свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власником яких є позивач, діють від дати подання заявок. Водночас судом не враховані положення закону щодо права попереднього користувача, яким, у даному випадку, й наділене ТОВ "Онкомедіка".
У свою чергу, місцевий господарський суд, встановивши: недоведеність позивачем незаконності дій ТОВ "Онкомедіка" (до дати подання позивачем заявок на торговельні марки) щодо ввезення медичних товарів, маркованих позначенням "HAIDA" [виробництва Компанії Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China)] на територію України, які в подальшому пропонувалися до продажу в Україні; наявність у ТОВ "Онкомедіка" права попереднього користувача на торговельну марку "HAIDA",  - дійшов неспростовного висновку про відсутність підстав для задоволення позову.
При цьому, сама по собі Ексклюзивна угода від 01.07.2016 № 4 про представлення торгової марки "HAIDA" в Україні, яка укладена між Компанією Changzhou Haida Medical Equipment Co., Ltd (China) та ТОВ "Фармлінк", а також її зміст стосуються безпосередньо сторін такої угоди. ТОВ "Онкомедіка" не обмежене у праві придбати товар виробництва Компанії, зокрема, у іншої особи - нерезидента України, яка придбала товар, зокрема, у його виробника, та здійснити ввезення такого товару на територію України.
Скасовуючи рішення місцевого господарського суду, апеляційний господарський суд також виходив з того, що ТОВ "Онкомедіка" під час ввезення відповідного медичного товару на територію України не було одержано на окремі партії товару підтвердження Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками про державну реєстрацію медичних препаратів, маркованих позначенням "HAIDA".
Водночас суд залишив поза увагою те, що з відповідним позовом до суду звернулося саме ТОВ "Фармлінк", відповідно, судом не зазначено, в чому саме полягало порушення прав ТОВ "Фармлінк" (як ексклюзивного представника товарів торговельної марки "HAIDA" на території України та як власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг) при неодержанні ТОВ "Онкомедіка" підтвердження на окремі партії товару про державну реєстрацію медичних препаратів, маркованих позначенням "HAIDA".
Відповідно до статті 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України, в редакції, чинній станом на час звернення позивача з позовом до суду) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 
Наведені порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права призвели до безпідставного скасування рішення місцевого господарського суду зі справи про відмову в позові у повному обсязі, яке відповідає закону.
Доводи ТОВ "Фармлінк", викладені у відзиві на касаційну скаргу про те, що судом попередньої інстанції було всебічно з'ясовано обставини справи та прийнято постанову з додержанням норм матеріального та процесуального права спростовуються наведеним.
Відповідно до статті 300 ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017) переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.
Згідно з приписами пункту 4 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині.
У відповідності до статті 312 ГПК України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.
Враховуючи викладене, постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню, а рішення місцевого господарського суду - залишенню в силі з урахуванням тих підстав для відмови в задоволенні позову, які наведено у цій постанові.
Поворот виконання постанови суду апеляційної інстанції Касаційним господарським судом не здійснюється за відсутності відповідної заяви ТОВ "Онкомедіка" та документа, який підтверджував би те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку (частина шоста статті 333 ГПК України), що не позбавляє ТОВ "Онкомедіка" права, за наявності відповідних підстав, звернутися до суду першої інстанції із заявою про поворот виконання постанови суду апеляційної інстанції у відповідності до приписів частин дев'ятої та десятої статті 333 ГПК України.
У зв'язку з тим, що касаційна скарга підлягає задоволенню, постанова суду апеляційної інстанції - скасуванню, а рішення суду першої інстанції, яким у задоволенні позову відмовлено повністю - залишенню в силі, витрати зі сплати судового збору в сумі 6400,00 грн. (3200 грн. за дві вимоги немайнового характеру х 200% = 6400 грн.) за розгляд справи в суді касаційної інстанції підлягають стягненню з ТОВ "Фармлінк" на користь ТОВ "Онкомедіка".  
Керуючись статтями 129, 308, 312, 315 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Онкомедіка"  задовольнити.
2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.11.2018 у справі          № 910/22001/17 скасувати.
3. Рішення господарського суду міста Києва від 18.07.2018 у справі № 910/22001/17 залишити в силі.
4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Фармлінк" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Онкомедіка"  6400,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді касаційної інстанції.
5. Видачу відповідного наказу доручити господарському суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                  І. Булгакова

Суддя                                                                                                  Б. Львов 

Суддя                                                                                                   В. Селіваненко