ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/11735/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивачів - публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - Завод) - Ситцевого В.В.,
відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (далі - Товариство) - не з'явився,
      Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) - Фінагіної В.Б., 
розглянувши касаційну скаргу Товариства
на рішення господарського суду міста Києва від 01.08.2018 (суддя Зеленіна Н.І.)
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2018 (колегія суддів: Пантелієнко В.О. (головуючий), Отрюх Б.В., Остапенко О.М.)
зі справи № 910/11735/17
за позовом Заводу до   Товариства, Міністерства
про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг,
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Завод звернувся до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням подальших уточнень позовних вимог) про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 208959 на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є Товариство, відносно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) щодо яких його зареєстровано, а також просив зобов'язати Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". 
2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи статей 15, 16, 418, 499 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 5, абзацу п'ятого пункту 2 статті 6, абзацу другого пункту 3 статті 6, статей 16, 19 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) та пунктів 4.3.1.9, 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України  від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивована невідповідністю зареєстрованого на ім'я Товариства комбінованого знака за свідоцтвом України № 208959 умовам надання правової охорони.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 01.08.2018, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2018, позов задоволено повністю. 
4. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статей 15, 16, 418, 420, 424, 426 ЦК України, статті 5, абзацу другого пункту 3 статті 6, статті 19 Закону № 3689 та пункт 4.3.2.4 Правил мотивовано тим, що комбінований знак для товарів і послуг Товариства за свідоцтвом України               № 208959 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Тривалумен" за свідоцтвом України № 27781, власником якого є Завод. 
Короткий зміст вимог касаційної скарги
5. Товариство, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
6. Єдиним доказом, покладеним в основу оскаржуваних судових рішень, є висновок експерта від 06.03.2018 № 015-КНВ/17 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (далі - Висновок).
7. Судовий експерт невірно ідентифікував комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208959 та поза його увагою залишилися елементи "ЗТ "Фармацевтична компанія Здоров'я/ЗТ Фармацевтическая компания Здоровье" зображення комбінованого знака для товарів і послуг за цим свідоцтвом. 
8. Судами попередніх інстанцій безпідставно відмовлено в призначенні повторної судової експертизи зі справи. 
Позиція позивача, викладена у відзиві на касаційну скаргу
9. Завод подав відзив на касаційну скаргу, в якому зазначив про безпідставність її доводів та просив зазначені рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.   
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
10. Попередніми судовими інстанціями встановлено, що:
- Завод є власником знака для товарів і послуг "Тривалумен" за свідоцтвом України від 15.10.2002 № 27781;
- товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" було подано заявку № m 201414947, за якою зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг, про що видано оспорюване свідоцтво України від 25.02.2016 № 208959. У подальшому, власником комбінованого знака за свідоцтвом України № 208959 стало Товариство;
- Завод зазначає, що комбінований знак для товарів і послуг  за свідоцтвом України № 208959 не відповідає умовам надання правової охорони та має бути визнаний недійсними, оскільки: є схожим настільки, що його можна сплутати, із знаком для товарів і послуг позивача "Тривалумен" за свідоцтвом України               № 27781; може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно позивача; товари, для яких зареєстрований оспорюваний знак, є спорідненими з товарами, для яких зареєстрований знак позивача;
- відповідно до Висновку:
товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 208959, є спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак позивача за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 27781, станом на дату подання заявки № m 201414947;
знак за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 208959 є схожим настільки, що його можна сплутати, зі знаком за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 27781, станом на дату подання заявки                             № m2014 14947;
знак за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 208959 є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, відносно власника знака за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг            № 27781.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
11. Закон № 3689:
стаття 1:
- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;
частина перша та пункт 4 статті 5:
- правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом;
- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг;
абзац п'ятий пункту 2 статті 6:
- згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
абзац другий пункту 3 статті 6: 
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
пункт 5 статті 16:
- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:     зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;    зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати;
підпункт "а" пункту 1 статті 19: 
- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Постанова Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки  для товарів і послуг": 
абзац п'ятий пункту 3:
- свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
Правила: 
пункт 4.3.1.9:
- до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України):
частина перша статті 13:
- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; 
частина перша статті 73:
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;
частина перша статті 74:
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень;
частина перша статті 76:
- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування; 
пункт 1 частини першої статті 308: 
- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
частина перша статті 309:
- суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів
12. Обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону № 3689 та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.   
13. При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення "вода" для горілчаних виробів), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону № 3689.   
14. Попередні судові інстанції, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням приписів зазначених ними норм матеріального і процесуального права, беручи до уваги те, що підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 відсутні, а  для правильного застосування абзацу другого пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону № 3689 не має правового значення правильність визначення споживачами особи, яка виробляє відповідні товари чи надає певні послуги, - значення має сама можливість сплутування спірних торговельних марок, а також сама можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, встановивши невідповідність зареєстрованого на ім'я Товариства комбінованого знака за свідоцтвом України № 208959 умовам надання правової охорони, - дійшли обґрунтованих висновків щодо необхідності задоволення позовних вимог Заводу в повному обсязі та правомірно задовольнили позов.
15. Аргументи скаржника, щодо незгоди з Висновком не можуть бути предметом перевірки судом касаційної інстанції, оскільки статтею 104 ГПК України висновок експерта віднесено до доказів зі справи. Водночас частина друга статті 300 названого Кодексу забороняє суду касаційної інстанції, зокрема, вирішувати питання про достатність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, додатково перевіряти докази. 

16. Що ж до призначення у справі повторної експертизи, то вона, за приписом частини другої статті 107 ГПК України, може бути призначена судом за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо). Тобто призначення відповідної експертизи є можливим, а не обов'язковим, і наявність підстав для такого призначення визначається самим господарським судом з урахуванням обставин та матеріалів конкретної справи. У даному разі судом таких підстав не було встановлено. 
17. Не приймається Касаційним господарським судом й посилання скаржника на те, що "враховуючи зміст ст. 74 ГПК така обставина, як введення в оману споживачів щодо особи, яка надає, виробляє товари, про використання оспорюваних знаків повинна бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачем товарів, маркованих таким знаком, на ринку при введенні їх в господарський оборот, що призвело до порушення його прав". У дійсності згадана стаття ГПК України такого положення не містить. Поряд з тим наведений у даній постанові припис пункту 3 статті 6 Закону № 3689 пов'язує заборону реєстрації позначень як знаків для товарів і послуг не лише з фактичним (встановленим, з'ясованим) сплутуванням їх з раніше зареєстрованими знаками, але й із самою лише з'ясованою судом можливістю такого сплутування, що є достатнім для застосування наслідків, визначених пунктом 1 статті 19 названого Закону. 
18. Касаційний господарський суд погоджується з аргументами, викладеними у відзиві Заводу на касаційну скаргу, оскільки вони ґрунтуються на обставинах, встановлених у розгляді справи судами попередніх інстанцій, та відповідають нормам матеріального і процесуального права.  
19. У свою чергу, Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.
20. У справі "Трофимчук проти України" Європейський суд з прав людини також зазначив, що хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 
21. Звертаючись з касаційною скаргою, Товариство не спростувало наведених висновків попередніми судовими інстанціями та не довело неправильного застосування ними норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови для скасування прийнятих ними судових рішень.
22. За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу Товариства залишити без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів - без змін як такі, що відповідають вимогам норм матеріального та процесуального права.
Судові витрати
23. Понесені Товариством у зв'язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на Товариство, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.
Керуючись статтями 300, 308, 309, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
Рішення господарського суду міста Києва від 01.08.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2018 зі справи № 910/11735/17 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" - без задоволення.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          Б. Львов
Суддя                                                                                                          І.Булгакова
Суддя                                                                                                          В. Селіваненко