ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року 
м. Київ

Справа №  910/11004/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Поліщук Ю.В.,

учасники справи:
позивач - публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (далі - Завод),
представник позивача -  Вербицька В.М. - адвокат (посвідчення від 05.09.2018 №6866/10),
відповідач-2 - товариство з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" (далі - Товариство),
представник відповідача-2 - Плесюк Н.С. - адвокат (посвідчення від 10.12.2008 №1620),
відповідач-3 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство), 
представник відповідача-3 - Запорожець Л.Г. - представник (довіреність від 02.02.2018 №2432-03/66),

розглянув касаційну скаргу Товариства
на рішення господарського суду міста Києва від 23.04.2018
(суддя Балац С.В.) та
постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.09.2018
(головуючий  суддя - Пантелієнко В.О., судді: Остапенко О.М. і Дідиченко М.А.)
у справі № 910/11004/17
за позовом Заводу
до: Товариства та 
Міністерства 
про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано до товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (відповідач-1; далі - Компанія), Заводу та Міністерства про:  визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП), зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) та про визнання відсутнім права на ЗТП. Позовні вимоги мотивовано тим, що: позивач є власником виключних майнових прав на ЗТП "КРАТАЛ" за свідоцтвом України від 15.05.2001 №19674 (далі - Свідоцтво №19674); починаючи з квітня 2001 року позивач здійснює виробництво і продаж лікарського засобу (далі - ЛЗ), маркованого торговельною маркою "КРАТАЛ", який протягом тривалого і безперервного використання набув популярності серед споживачів, проте на ім'я Товариства було зареєстровано комбіноване позначення    "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" за оспорюваним свідоцтвом України від 25.02.2016 № 208966 (далі - Свідоцтво                № 208966) для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), і це позначення вводить в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням такого позначення.
У подальшому місцевим господарським судом прийнято відмову позивача від позовних вимог до Компанії, і провадження у справі в цій частині закрито.
Рішенням господарського суду міста Києва від 23.04.2018, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 03.09.2018: позов задоволено частково; вимоги до Товариства задоволено повністю; визнано недійсним повністю Свідоцтво № 208966 на комбінований ЗТП, власником якого є Товариство, відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: антивірусні препарати; антиоксидантні препарати; кардіологічні, кардіотонічні; антиаритмічні, антигіпоксичні препарати; препарати для зниження артеріального тиску; заспокійливі препарати; у задоволенні вимог до Міністерства відмовлено; стягнуто з Товариства на користь Заводу витрати зі сплати судового збору.
Зазначені судові рішення мотивовано тим, що знак за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "КРАТАЛ" за Свідоцтвом                 № 19674 станом на дату подання заявки (22.10.2014), що є підставою для визнання оспорюваного свідоцтва недійсним; що ж до вимоги про зобов'язання Міністерства внести зміни до Реєстру та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - Бюлетень), то вона задоволенню не підлягає, оскільки є передчасною до набрання рішенням у даній справі законної сили.
У касаційній скарзі до Верховного Суду Товариство, зазначаючи про прийняття оскаржуваних судових рішень з неповним з'ясуванням обставин справи, що мають значення для справи, з порушенням норм матеріального і процесуального права, просить зазначені судові рішення скасувати і передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Так, за доводами, наведеними в касаційній скарзі:
- єдиним доказом, покладеним в основу оскаржуваних судових рішень, був висновок експерта від 22.01.2016 № 120 експертизи об'єктів інтелектуальної власності (далі - Висновок); 
- судовий експерт невірно ідентифікував комбінований ЗТП за Свідоцтвом                № 208966 та поза його увагою залишилися елементи "ЗТ "Фармацевтична компанія Здоров'я/ ЗТ Фармацевтическая компания Здоровье" зображення ЗТП за цим свідоцтвом; 
- позивач не підтвердив, а суди не встановили фактів сплутування споживачем товарів на ринку (стосовно спірного позначення);
- судами попередніх інстанцій безпідставно відмовлено у призначенні повторної судової експертизи зі справи. 
У відзиві на касаційну скаргу Завод зазначає, що рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції ухвалені з додержанням норм матеріального та процесуального права на основі повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження всіх наявних у справі доказів, а касаційна скарга Товариства є необґрунтованою та невмотивованою, оскільки скаржником не наведено переконливих аргументів щодо того, в чому саме полягає порушення норм процесуального права, та просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 23.04.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.09.2018 - без змін. 

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників учасників справи, Касаційний господарський суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Місцевим і апеляційним господарськими судами у розгляді справи, зокрема, з'ясовано та зазначено, що:

- Завод є власником виключних майнових прав на ЗТП "КРАТАЛ" за Свідоцтвом              № 19674 з пріоритетом від 17.02.1998 стосовно товарів 05 та 42 класу МКТП;
- з квітня 2001 року і по теперішній час Завод  виробляє й продає, зокрема, ЛЗ, маркований торговельною маркою "КРАТАЛ"; також він є власником патенту на промисловий зразок від 15.01.2002 № 5606 "УПАКОВКА МЕДИЧНОГО ПРЕПАРАТУ "КРАТАЛ";
- Компанією було подано заявку на комбіноване позначення "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" для товарів 05 класу МКТП та отримано Свідоцтво № 208966; у подальшому право власності на Свідоцтво № 208966 перейшло до Товариства; 
- за доводами позивача, ЗТП за Свідоцтвом № 208966 є таким, що може ввести в оману щодо особи, а саме - позивача, який з 2001 виробляє й реалізує ЛЗ з нанесенням на його упаковку торговельної марки "КРАТАЛ";
- знаки за Свідоцтвом №№ 19674 і 208966 зареєстровані для одного й того ж класу МКТП;
- згідно з Висновком, складеним судовим експертом Жилою Б.В.: 
для всіх наведених у Свідоцтві № 208966 товарів 05 класу МКТП, комбінований знак "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" за вказаним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим відносно споріднених товарів 05 класу МКТП знаком "КРАТАЛ" за Свідоцтвом № 19674;
станом на 22.10.2014 - дату подання заявки m 2014 01461, стосовно всіх наведених у Свідоцтві № 208966 товарів 05 класу МКТП, комбінований знак "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" за вказаним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а саме може викликати помилкове враження як про пов'язаність вказаних товарів 05 класу МКТП з діяльністю позивача, так і про пов'язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП з позивачем, зокрема про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами;
- використання спірного ЗТП за Свідоцтвом  № 208966 може призвести до введення в оману стосовно особи, що виробляє та реалізує товари 5 класу МКТП, з 2001 року маркованих знаком "КРАТАЛ", оскільки породжує у свідомості споживачів асоціації належності цих товарів позивачу.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення заявлених у справі позовних вимог, зокрема для визнання недійсним оспорюваного Свідоцтва  № 208966.

Відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":
-  згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (частина друга статті 6); 
- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (частина третя статті 6); 
- свідоцтво України на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (частина перша статті 19).

З огляду на відповідні законодавчі приписи та з'ясовані у справі обставини, про які зазначено в цій постанові, попередні судові інстанції дійшли висновку про, зокрема, наявність підстав для визнання Свідоцтва № 208966 недійсним. 

Аргументи касаційної скарги даного висновку не спростовують. 

Так, статтею 104 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) висновок експерта віднесено до доказів зі справи. Водночас частина друга статті 300 названого Кодексу забороняє суду касаційної інстанції, зокрема, вирішувати питання про достатність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, додатково перевіряти докази. Тому доводи скаржника, засновані на його незгоді з Висновком, не можуть бути предметом перевірки судом касаційної інстанції. 

Що ж до призначення у справі повторної експертизи, то вона, за приписом частини другої статті 107 ГПК України, може бути призначена судом за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо). Тобто призначення відповідної експертизи є можливим, а не обов'язковим, а наявність підстав для такого призначення визначається самим господарським судом з урахуванням обставин і матеріалів конкретної справи. У даному разі судом таких підстав не було з'ясовано. 
Не приймається Касаційним господарським судом посилання скаржника на те, що "враховуючи зміст ст. 74 ГПК така обставина, як введення в оману споживачів щодо особи, яка надає, виробляє товари, про використання оспорюваних знаків повинна бути доведена позивачем документально підтвердженими даними про факти сплутування споживачем товарів, маркованих таким знаком, на ринку при введенні їх в господарський оборот, що призвело до порушення його прав". У дійсності згадана стаття ГПК України ніякого подібного положення не містить. Поряд з тим наведений у даній постанові припис частини третьої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" пов'язує заборону реєстрації позначень як знаків для товарів і послуг не лише з фактичним (встановленим, з'ясованим) сплутуванням їх з раніше зареєстрованими знаками, а й із самою лише з'ясованою судом МОЖЛИВІСТЮ такого сплутування, що є достатнім для застосування наслідків, визначених  частиною першою статті 19 названого Закону. 
Касаційний господарський суд погоджується з аргументами, викладеними у відзиві Заводу на касаційну скаргу, оскільки вони ґрунтуються на обставинах, встановлених у розгляді справи судами попередніх інстанцій, та відповідають нормам матеріального і процесуального права.  
З урахуванням наведеного визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не вбачається. 
Поряд з тим в іншій частині (яка не стосується визнання недійсним Свідоцтва                    № 208966) зазначені судові рішення позивачем у справі в касаційному порядку не оскаржуються, а відповідачем-2 (скаржником) доводів щодо їх незаконності  чи необґрунтованості у цій частині не наведено. 
У зв'язку з тим, що суд відмовляє у задоволенні касаційної скарги та залишає без змін раніше ухвалені судові рішення, а також враховуючи, що учасники справи не подавали заяв про розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції, судові витрати зі сплати судового збору за подання касаційної скарги покладаються на скаржника.
Керуючись статтями 129, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 23.04.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 03.09.2018 у справі №  910/11004/17 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                        В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                          І. Булгакова

Суддя                                                                                                                           Б. Львов