ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року 
м. Київ

Справа №  910/1546/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - компанії Везаліус Трейдмарк ЛТД (далі - Компанія) - Бузинного А.С.,
відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю "Адвансед Медіа Групп"            (далі - Товариство) - Горелікова М.М.,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) - Гіоане І.М., Фінагіної В.Б., 
розглянувши касаційну скаргу Компанії  
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2018 (колегія суддів: Остапенко О.М. (головуючий), судді Пантелієнко В.О. і Отрюх Б.В.)
зі справи № 910/1546/18
за позовом Компанії до    Товариства і Міністерства 
про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг,
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про дострокове повне припинення дії свідоцтва України № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR" щодо всіх послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), для яких він зареєстрований, а також просило зобов'язати Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". 
2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи статей 15, 16, 492, 494, 497 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 1, 4, 16, 17, 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) мотивована невикористанням Товариством спірного знака за свідоцтвом України № 129312 протягом останніх п'яти років та об'єктивною необхідністю отримання позивачем на території України правової охорони на знак для товарів і послуг "1KR" за заявкою від 07.12.2016                     № m 210627352.   
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 21.06.2018 (суддя Бондаренко Г.П.) позов задоволено повністю.
4. Рішення суду першої інстанції з посиланням на приписи статей 10, 418, 420, 426, 492, 493, 494  ЦК України, статті 154, 157 Господарського кодексу України, статей 1, 5, 16, 17, 18 Закону № 3689, статей 157, 158, 198 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), статті 9 Конституції України, статей 3, 19 Закону України "Про міжнародні договори України" мотивовано тим, що надані Товариством докази, на підтвердження використання на території України спірного знака для товарів і послуг "1KR", не підтверджують факту його використання для товарів і послуг відносно 35 класу МКТП протягом останніх п'яти років в Україні та Товариством не зазначено поважних причин невикористання спірного знака за свідоцтвом України № 129312 щодо зазначених у ньому товарів і послуг 35 класу МКТП протягом останніх п'яти років до звернення Компанії з даним позовом до суду.  
5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2018 назване рішення  господарського суду міста Києва від 21.06.2018 зі справи скасовано та в задоволенні позовних вимог відмовлено.
6. Постанова суду апеляційної інстанції з посиланням, зокрема, на приписи статей 10, 418, 420, 426, 493, 494, ЦК України, статей 1, 5, 16, 17, 18 Закону                № 3689 та статей 157, 158, 198 Угоди про асоціацію мотивовано відсутністю підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 129312 на спірний знак. 
Короткий зміст вимог касаційної скарги
7. Компанія, посилаючись на порушення апеляційним судом норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати повністю, а рішення господарського суду міста Києва залишити в силі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
8. Апеляційним господарським судом помилково застосовано норми Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) в частині підстав для скасування судового рішення та прийняття нового рішення, адже місцевим судом було надано правову оцінку всім доказам, поданим Товариством.
9. Судом апеляційної інстанції не було застосовано норми Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" при здійсненні правової оцінки доказів (документів, які можуть підтверджувати факт ведення господарської діяльності, а відтак - і факт використання в цій діяльності спірного знака для товарів і послуг у 35 класі МКТП), що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.   
10. Північним апеляційним господарським судом не надано правової оцінки твердженням Компанії про те, що звіти про дебетні та кредитні операції по рахунку Товариства не є підтвердженням використання ним спірного знака "1KR", а оскаржувана постанова не містить мотивів відхилення таких аргументів Компанії. 
11. Апеляційним судом витребувано у Компанії (позивача по справі) пояснення щодо доказів належного використання спірного знака "1KR", тоді як наданим позивачем письмовим поясненням не надано оцінки та не наведено мотивів їх неприйняття. 
Позиція відповідача, викладена у відзиві на касаційну скаргу
12. Товариство подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило зазначену постанову апеляційного господарського суду зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
13. Місцевим судом у справі встановлено, зокрема, що:
- Товариство є власником свідоцтва України від 27.09.2010 № 129312 на знак для товарів і послуг "1KR", зареєстрований для послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві (заявка від 22.06.2010 № m 201009601);
- Компанія 07.12.2016 подала заявку № m 201627352 на знак для товарів і послуг "1KR" для послуг 35 класу МКТП, а 13.03.2017 закладом експертизи було винесено рішення про попередню відмову в наданні правової охорони заявленому на ім'я позивача позначенню відносно всіх послуг 35 класу МКТП. Підставою відмови зазначено наявність знака для товарів і послуг "1KR" за свідоцтвом України № 129312, виданого на ім'я Товариства для послуг 35 класу МКТП відповідно до переліку, наведеного у свідоцтві;
- 08.12.2017 Компанією отримано від Міністерства повідомлення від 01.12.2017, яким надано попередньому висновку закладу експертизи статус - рішення про відмову в реєстрації знака. Підставою для винесення рішення про відмову у наданні правової охорони в Україні знаку для товарів і послуг "1KR" є невідповідність заявленого знака умовам надання правової охорони, а саме: заявлене словесне позначення є тотожне із знаком "1KR", власником якого є Товариство; 
- на думку Компанії, дія свідоцтва України № 129312 на спірний знак "1KR" щодо усіх послуг 35 класу МКТП має бути достроково повністю припинено за рішенням суду внаслідок невикористання Товариством спірного знака на території України,        для яких він зареєстрований, протягом більше ніж п'яти років; 
- на підтвердження використання на території України знака "1KR" для послуг 35 класу МКТП протягом останніх п'яти років до дати звернення позивача з даним позову до суду Товариство посилається на: лист Союзу Національних бізнес-рейтингів в Україні від 12.08.2016; договір від 24.04.2014 № 4 про розміщення інформації на сайті www.1kr.ua, договір від 03.07.2015 № 3416-60 про надання інформаційних послуг; довідку від 13.03.2018 з відомостями про власника веб-сайту або інформацію про його встановлення; 
- докази, надані Товариством на підтвердження обставин використання ним протягом останніх п'яти років знака "1KR" для послуг 35 класу МКТП, підтверджують головним чином використання ним спірного знака у 38 класі МКТП: зв'язок, до якого належать послуги щодо агентства новин (інформаційні агентства), та не засвідчують факту використання протягом останніх п'яти років в Україні спірного знака для послуг відносно 35 класу МКТП.
14. Апеляційним господарським судом додатково встановлено, що: 
- 06.10.2017 Товариство отримало грошові кошти у розмірі 500 грн. від контрагента АО "Альфа Лекс" (призначення платежу - оплата згідно з рахунком від 06.10.2017 № 1 за розміщення реклами на сайті www.1kr.ua.);
- 10.10.2017 на рахунок Товариства зараховано грошову суму у розмірі 2 200 грн. від контрагента - ПАТ КБ "Приватбанк" за розміщення реклами в мережі Інтернет згідно рахунку від 09.10.2017 № 1;
- 25.10.2017 Товариство отримало 2 200 грн. за розміщення реклами на сайті згідно з рахунком від 19.10.2017 № 12 від контрагента - товариства з обмеженою відповідальністю "Фольксваген Центр Кривий Ріг";
- зазначені докази в сукупності свідчать не тільки про факт укладення відповідних договорів, а й про те, що Товариство надавало послуги з рекламування та отримувало за це грошові кошти, що свідчить про здійснення Товариством діяльності за 35 класом МКТП. При цьому відповідні докази свідчать про реальний рух коштів, які надходили на рахунок Товариства із вказівкою цільового призначення платежу, що свідчить про те, що контрагентами Товариства були схвалені наявні договори про розміщення реклами на сайті www.1kr.ua;
- згідно з довідкою, наданою центром компетенції адресного простору Українського сегменту мережі Інтернет, Товариство є власником веб-ресурсу https://1kr.ua., на якому регулярно використовується спірний знак для товарів та послуг "1КR" за свідоцтвом України № 129312;
- платформою для розміщення реклами в мережі Інтернет, яке здійснюється Товариством у відповідності до наявних правовідносин, є саме веб-ресурс https://1kr.ua, який належить Товариству.
ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
15. Закон № 3689: 
стаття 1:
- знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; 
пункт 4 статті 16: 
- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака;
статтею 17:
- власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва;  
пункт 4 статті 18 Закону:
- якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
Угода про асоціацію:
стаття 158:
- для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки;
стаття 198:
- проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п'ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.
Закон України "Про міжнародні договори України": 
стаття 1: 
- цей Закон застосовується до всіх міжнародних договорів України, регульованих нормами міжнародного права і укладених відповідно до Конституції України та вимог цього Закону;
стаття 19:
- чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства; якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 
Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України):
частина перша статті 73:
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;
частина перша статті 74:
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень; 
пункт 2 частини першої статті 308: 
- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду;
частина шоста статті 310:
- підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів
16. Аналіз законодавчих приписів, наведених у статтях 1, 16, 17, 18 Закону              № 3689,  дає підстави для висновку про те, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг. 
17. Водночас згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 та статтею 198 Угоди про асоціацію підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п'ятирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.
18. Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п'яти років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову. Початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п'ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв'язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.
19. На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону № 3689. Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
20. Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.
21. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені п'ятирічним строком до дати звернення позивача до суду.
22. Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).
23. У прийнятті рішення зі справи місцевий суд виходив з того, що: докази, надані Товариством на підтвердження обставин використання ним протягом останніх п'яти років знака "1KR" для послуг 35    класу МКТП, підтверджують головним чином використання Товариством спірного знака в класі 38: зв'язок, до якого належать послуги щодо агентства новин (інформаційні агентства); веб-ресурс https://1kr.ua/  не підтверджує належним чином        використання Товариством спірного знака для послуг 35 класу МКТП; докази, надані Товариством на підтвердження використання на території України названого знака "1KR", не засвідчують факту використання протягом останніх п'яти років в Україні цього знака для послуг 35 класу МКТП; Товариством не зазначено й доказів на підтвердження наявності поважних причин невикористання цього знака за свідоцтвом України № 129312 щодо зазначених у ньому послуг 35 класу МКТП протягом останніх п'яти років до дати звернення позивача з даним позову до суду.
24. У свою чергу, в прийнятті постанови зі справи апеляційний господарський суд виходив з того, що: Товариством регулярно використовується знак для товарів та послуг "1КR" за спірним свідоцтвом на власному веб-ресурсі https://1kr.ua для розміщення реклами в мережі Інтернет; Товариством підтверджено факт здійснення господарської діяльності та отримання прибутку, у тому числі за основними послугами, передбаченими 35 класом МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "1КR".
25. Разом з тим для правильного вирішення даного судового спору апеляційному суду необхідно було:
- встановити фактичні обставини використання Товариством спірного знака для товарів і послуг при наданні послуг з рекламування (щодо кожного випадку розміщення реклами: де та коли саме відбувалося рекламування; його зміст; чи мало місце використання спірного знака для товарів і послуг тощо);   
- дослідити питання фактичної наявності на ринку кожної з інших послуг (крім реклами) 35 класу МКТП, внесених до переліку за свідоцтвом України № 129312, які надавалися б Товариством або під його контролем під торговельною маркою "1КR"; 
- встановити фактичні обставини використання спірного знака щодо кожної послуги з переліку за свідоцтвом України № 129312 протягом спірного періоду;
- у випадку встановлення відсутності на ринку послуг (усіх або частково) 35 класу МКТП, щодо яких Товариство має використовувати спірну торговельну марку "1КR", - з'ясувати поважність причин невикористання.
26. Проте апеляційним господарським судом цього зроблено не було.
27. Отже, висновок апеляційного господарського суду щодо підтвердження Товариством факту здійснення господарської діяльності та отримання прибутку, в тому числі за основними послугами, передбаченими 35 класом МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "1КR", з урахуванням того, що Товариством регулярно (без подальшої деталізації) використовується знак для товарів і послуг "1КR" на власному веб-ресурсі для розміщення реклами в мережі Інтернет, є передчасним, неконкретизованим і таким, що не ґрунтується на наявних у матеріалах справи і досліджених судом доказах.
28. Рішення суду першої інстанції зі справи також не містить відповідних фактичних обставин. 
29. З огляду на наведене касаційна інстанція дійшла висновку про те, що при вирішенні даного спору як місцевий господарський суд, так і суд апеляційної інстанції не дотрималися вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому рішення суду першої інстанції та постанова апеляційного суду зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права. 
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
30. Касаційна скарга Компанії підлягає частковому задоволенню.
31. Рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів зі справи підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до місцевого господарського суду.
32. Під час нового розгляду справи суду слід взяти до уваги викладене у цій постанові, вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного встановлення обставин справи, прав і обов'язків сторін і в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення у судовому рішенні, ухваленому за результатами судового розгляду.
33. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.
Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу компанії Везаліус Трейдмарк ЛТД задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 21.06.2018 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2018 зі справи № 910/1546/18 скасувати.
3. Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва. 
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          Б. Львов
Суддя                                                                                                          І. Булгакова 
Суддя                                                                                                          В. Селіваненко