ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року 
м. Київ

Справа №  910/9433/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Київгума" (далі - ТОВ "Київгума") - Голосій Т.А.,
відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю "Біоаналіт" (далі - ТОВ "Біоаналіт") - не з'явився,
товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича лабораторія "Гранум"  (далі - ТОВ "Гранум") - Коломійцева А.Ю., 
розглянувши касаційну скаргу ТОВ "Гранум"
на рішення господарського суду міста Києва від 03.05.2018 (суддя Мандриченко О.В.)
та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018 (колегія суддів: Пантелієнко В.О. (головуючий), судді Верховець А.А. і Доманська М.Л.)
зі справи № 910/9433/17
за позовом ТОВ "Київгума" до ТОВ "Біоаналіт", ТОВ "Гранум"
про припинення порушення прав інтелектуальної власності, 
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. ТОВ "Київгума" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:
- заборону ТОВ "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2") виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co. LTD" (Room № 301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R. China);  
- заборонити ТОВ "Гранум" здійснювати продаж виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті "granum.com.ua"; 
- вилучити з цивільного обороту вироби "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2"), виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1".
2. Позовна заява з посиланням, зокрема, на приписи статей 386, 420, 432, 461, 462, 464 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 5, 20, 26 Закону України від 15.12.1993 № 3688-XII "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон           № 3688) мотивована неправомірним використанням відповідачами шляхом ввезення та продажу виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1", у тому числі з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2", виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co. LTD", виготовленої із застосуванням промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" (8 варіантів) без дозволу ТОВ "Київгума", що є порушенням прав позивача, який має виключну ліцензію на використання промислового зразка за патентом України НОМЕР_1. 
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням господарського суду міста Києва від 03.05.2018, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018, позов задоволено частково: заборонено ТОВ "Біоаналіт" вчиняти дії з ввезення, митного оформлення та продажу виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2") виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co. LTD" (Room № 301-302. - Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R. China); заборонено ТОВ "Гранум" здійснювати продаж виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1" (у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2") будь-яким способом, зокрема шляхом пропонування товару на власному сайті "granum.com.ua"; у задоволенні іншої частини позову відмовлено. 
4. Прийняті зі справи судові рішення з посиланням на приписи статей 418, 420, 421, 424, 426, 462, 463, 464 ЦК України, статей 155, 156 Господарського кодексу України та статей 5, 20 Закону № 3688 мотивовано ввезенням та продажем відповідачами виробу "ІНФОРМАЦІЯ_1", у тому числі з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2", виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co. LTD", виготовленої із застосуванням промислового зразка "ІНФОРМАЦІЯ_1" (8 варіантів) без дозволу позивача, що є порушенням прав ТОВ "Київгума", яке має виключну ліцензію на використання промислового зразка за патентом України НОМЕР_1.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
5. ТОВ "Гранум", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в позові.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
6. Попередні судові інстанції виключно на власний розсуд встановили те, що виріб під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1" виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co. LTD" містить сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1, тоді як сукупність суттєвих ознак не зазначена у самому патенті на промисловий зразок            НОМЕР_1, а суд не володіє достатніми знаннями для встановлення тотожності чи відмінності між промисловим зразком за патентом та ІНФОРМАЦІЯ_2.
7. У матеріалах справи відсутні докази, які свідчили б про те, що надані відповідачем грілки мають суттєві ознаки промислового зразка позивача (суттєві ознаки в патенті чи в описі не зазначені). 
8. Докази, покладені в основу оскаржуваних рішень, є неналежними, оскільки на підставі чорно-білих фотографій у 2-Д площині (фотографій, які містяться у патенті       НОМЕР_1) неможливо встановити обставини, які входять у предмет доказування.  
9. Суди не наводять аргументацію щодо встановлення та порівняння суттєвих ознак зареєстрованого промислового зразка (8 варіантів) та виробами, які використовуються відповідачами (які також мають істотні відмінності між собою). Незрозуміло, які саме грілки відповідачів на які саме промислові зразки позивача схожі.   
Позиція позивача, викладена у відзиві на касаційну скаргу
10. ТОВ "Київгума" подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило зазначені рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
11. Громадянин України ОСОБА_9 (далі - ОСОБА_9) є власником патенту на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", що засвідчується патентом України на промисловий зразок НОМЕР_1, зареєстрованим Державною службою інтелектуальної власності України 26.08.2014.
12. 30.12.2014 ОСОБА_9 (ліцензіар) і позивачем (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір (далі - Договір), за умовами якого ОСОБА_9 передав позивачеві на строк дії цього договору виключну ліцензію на використання на території України промислового зразка, який охороняється за патентом України           НОМЕР_1.
13. Відповідно до Договору ліцензіату надається право використовувати промисловий зразок шляхом виготовлення продукції із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такої продукції, пропонування для продажу, у тому числі через мережу Інтернет, продаж та інше введення продукції у цивільний оборот або зберігання у зазначених цілях. Ліцензіату надається право у встановленому законом порядку захищати порушені чи оспорювані права власника патенту, передбачені законом.
14. Позивачем під час проведення моніторингу дотримання прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет на сайті "http://granum.com.ua/ua/izdeliya-med-naznacheniya/catalog-medical-products/grelki-rezinovyie" було виявлено факти порушення відповідачами прав інтелектуальної власності, а саме:
-    факт підготовки до ввезення та самого ввезення ТОВ "Біоаналіт" в Україну з Китаю товару "ІНФОРМАЦІЯ_1" ("ІНФОРМАЦІЯ_2") виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co. LTD" (Room № 301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 JiangdongZhonglu Road, Nanjing, P.R. China) та її реалізації;
-        факт пропозиції до продажу ТОВ "Гранум" зазначеного товару        (ІНФОРМАЦІЯ_1, у т.ч. з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2" тип. А, тип Б, ємністю 1, 2 та 3 літри) через названий сайт.
15. Позивачем 11.12.2016 було встановлено факт продажу ІНФОРМАЦІЯ_1 через аптечні мережі, зокрема в аптеці № 4 міста Києва товариства з обмеженою відповідальністю "Пані Аптека" (далі - ТОВ "Пані Аптека") було придбано ІНФОРМАЦІЯ_1 (ємністю 3 л) виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co.LTD", що підтверджується копією фіскального чека № 82028 та фотографіями придбаної грілки з упаковкою.
16. Призначена судом експертиза об'єктів інтелектуальної власності не була проведена через її неоплату ТОВ "Біоаналіт".
17. Місцевим судом "було досліджено, зібрані у справі докази, які свідчать про те, що виріб під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1", виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co.LTD", містить сукупність    суттєвих    ознак промислового    зразка    за    патентом України         НОМЕР_1, а саме:
- корпус грілки представляє собою еластичну ємність, яка має форму прямокутника без гострих країв, різної місткості;
- поверхня грілки виконана у вигляді паралельних рифів-ребер, розміщених по діагоналі;
- горловина має форму перевернутої трапеції без гострих кутів;
- в середині горловини міститься отвір, через який здійснюється заповнення ємності та який закривається пробкою".
ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
18. ЦК України: 
стаття 462:
- набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом; 
- обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка;
частина перша статті 464:
- майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Закон № 3688:
пункти 2, 5 та 6 статті 5:
- об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб;
- право власності на промисловий зразок засвідчується патентом;
- обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису;
пункти 1, 4 та 6 статті 11:
- особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку; 
- заявка складається українською мовою і повинна містити: заяву про видачу патенту;
комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд; опис промислового зразка; креслення, схему, карту (якщо необхідно);
- заявка повинна розкривати суть промислового зразка досить ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі;
пункти 1- 3 статті 20:
- права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту; 
- патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. 
Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.
Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. 
- патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.
Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 № 110 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 226/6514 (далі - Правила):    
розділ 5:
- заявка повинна містити: заяву про видачу патенту в одному примірнику; комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу у двох примірниках; опис промислового зразка в одному примірнику; креслення, схему, карту (у разі необхідності відповідно до пункту 9.1 цих Правил) в одному примірнику;
пункт 8.1 розділу 8:
- опис містить такі розділи: назва промислового зразка; прізвище, ініціали автора промислового зразка; призначення та галузь застосування промислового зразка; перелік зображень, креслень, схем та карт;    суть та суттєві ознаки промислового зразка;
підпункт 8.1.4 пункту 8.1 розділу 8:
- розділ "Суть і суттєві ознаки промислового зразка" має містити опис усіх суттєвих ознак, які формують зоровий образ заявленого виробу; 
підпункти 8.1.4.1- 8.1.4.3, 8.1.4.5 пункту 8.1 розділу 8:
- суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. 
Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака. 
Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них (а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, карту, якщо вони є в матеріалах заявки); 
- при описуванні промислового зразка набору (комплекту) виробів зазначаються всі вироби, які входять у нього; 
- якщо промисловий зразок має варіанти виконання, то повністю має бути описана сукупність суттєвих ознак основного з варіантів, а розкриття суті кожного з інших варіантів здійснюється шляхом описування тих ознак, які відрізняють кожний інший варіант від основного;
- якщо колір є суттєвою ознакою промислового зразка, назва кольору має бути чітко зазначена в описі.
Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України):
частина перша статті 73:
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;
частина перша статті 74:
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. 
пункт 2 частини першої статті 308: 
- суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.
частина шоста статті 310:
- підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Оцінка аргументів учасників справи і висновків місцевого та апеляційного господарських судів
19. Для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям належало з'ясувати повний перелік суттєвих ознак промислового зразка    за    патентом України НОМЕР_1 (з урахуванням його новизни за станом на час реєстрації та відповідно до кількості зареєстрованих варіантів - 8).
Після того встановити суттєві ознаки спірних виробів та порівняти їх із сукупністю суттєвих ознак зареєстрованого промислового зразка, враховуючи наявність 8-ми варіантів зареєстрованого промислового зразка та декількох різних (за зовнішнім виглядом, зовнішнім оформленням, ємністю тощо) варіантів виробів, які використовувалися відповідачами. 
За результатами порівняння визначити певні вироби та варіанти зареєстрованого промислового зразка, де ознаки співпали. 
20. За необхідності питання, пов'язані з віднесенням ознак промислового зразка до суттєвих, використання сукупності суттєвих ознак промислового зразка у певному виробі чи в іншому промисловому зразку (його варіанті), можуть вирішуватися господарським судом шляхом призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. 
21. Проте за будь-яких умов тлумачення ознак промислового зразка має здійснюватися в межах його опису (пункт 6 статті 5 Закону № 3688).
22. Водночас у матеріалах справи відсутні як висновки судових експертиз, так і опис промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 та матеріали відповідної заявки про реєстрацію, що унеможливлює навіть виокремлення будь-яких суттєвих ознак (щодо кольору, ємності, форми, зовнішніх візерунків тощо).
23. Отже, висновки місцевого та апеляційного господарських судів щодо наявності у виробі "ІНФОРМАЦІЯ_1", виробництва компанії "Medtrue Enterprise Co. LTD", сукупності суттєвих ознак промислового зразка    за    патентом України НОМЕР_1 є передчасними, неконкретизованими і такими, що не ґрунтуються на наявних у матеріалах справи та досліджених судом доказах.
24. З огляду на наведене Суд дійшов висновку про те, що при вирішенні даного спору попередні судові інстанції не дотримались вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому судові рішення зі справи підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права. 
25. При цьому касаційна інстанція бере до уваги й те, що доводи позивача стосовно наявності порушення його прав також залишилися неспростованими.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
26. Касаційна скарга ТОВ "Гранум" підлягає частковому задоволенню.
27. Рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
28. Під час нового розгляду справи судам слід взяти до уваги викладене у цій постанові, вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного встановлення обставин справи, прав і обов'язків сторін і в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення у судовому рішенні, ухваленому за результатами судового розгляду.
29. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.
Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича лабораторія "Гранум" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 03.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.09.2018 зі справи № 910/9433/17 скасувати.
3. Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва. 
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                                   Б. Львов
Суддя                                                                                                                   І. Булгакова
Суддя                                                                                                                   В. Селіваненко