ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року 
м. Київ

Справа №  910/21588/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Хоменко І.М.,

учасники справи:
позивач - приватне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат",
представник позивача -  Рабінович М.П., адвокат (ордер від 10.12.2018),                                                                                             
відповідач -1 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
представник відповідача -1 -  Запорожець Л.Г., заст. начальника відділу (дов. від 02.02.2018),                                                                         
відповідач - 2 - товариство з обмеженою відповідальністю "Хладопром",
представник відповідача -2 -  Радченко О.В., адвокат (ордер від 11.12.2018),                                                                         

розглянув касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат"
на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 (головуючий суддя             Балац С.В.)
та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.09.2018 (головуючий суддя - Остапенко О.М., судді:  Пантелієнко В.О., Верховець А.А.)
у справі № 910/21588/17 
за позовом приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" (далі  - ПрАТ "Львівський холодокомбінат")
до: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) та товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" (далі - ТОВ "Хладопром")
про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.          
                                                
За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:
Публічне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат" (яким у подальшому змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства та ТОВ "Хладопром" про: визнання недійсним свідоцтва України від 10.10.2017 № 232845 на знак для товарів і послуг "Каштан Львівський", власником якого є ТОВ "Хладопром"; зобов'язання Міністерства внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо  визнання недійсним свідоцтва України від 10.10.2017 № 232845 на знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". 
Позовні вимоги мотивовані тим, що, на думку позивача, знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" за свідоцтвом України від 10.10.2017 № 232845 є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача, який виробляє товар - морозиво ескімо під назвою "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ"; вказана торговельна марка є схожою настільки, що її можна сплутати, зокрема, з кваліфікованим зазначенням походження товарів, оскільки знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" містить географічне зазначення походження товару ("Львівський"), проте ТОВ "Хладопром" не виробляє товарів ані в м. Львові, ані у Львівській області.
Рішенням господарського суду міста Києва від 25.04.2018 зі справи № 910/21588/17, яке залишено без змін постановою від 20.09.2018, у задоволенні позову відмовлено.
Судові рішення попередніх інстанцій мотивовані, зокрема,  тим, що: експертиза заявки від 19.08.2016 № m 201618068 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" була проведена відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; під час видачі свідоцтва України від 10.10.2017 № 232845 на знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" вимоги вказаного Закону порушені не були; позивачем не доведено, що в процесі використання позначення за оскаржуваним свідоцтвом є небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар; позивачем не надано доказів на підтвердження реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару "Львівський" або права на його використання позивачем.
ПрАТ "Львівський холодокомбінат", посилаючись на неправильне застосування та порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції судові акти попередніх інстанцій  зі справи скасувати, ухвалити нове рішення про задоволення позову. Так, згідно з доводами ПрАТ "Львівський холодокомбінат", викладеними у касаційній скарзі:
- матеріали заявки від 19.08.2016 № m 201618068 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" судами попередніх інстанцій не досліджувалися, відповідно, суди попередніх інстанцій лише на підставі припущень дійшли висновку про відповідність проведеної експертизи заявки по суті приписам Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";
- перевірка позначення, серед іншого, й на предмет оманливості щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, є обов'язковою, проте              відповідачем-1 під час проведення експертизи заявки по суті такої перевірки зроблено не було, що не враховано у розгляді справи судами попередніх інстанцій;
- судами не було надано оцінки тим доказам, на які посилався позивач на підтвердження своїх позовних вимог, які доводять, зокрема,  факт виробництва позивачем морозива з позначенням "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" ще задовго до дати подання ТОВ "Хладопром" заявки на реєстрацію спірного знака;
- суди не врахували того, що просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації, відповідно, з огляду на підтверджене використання позивачем позначення "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" останнє підпадає під правову охорону Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".
ТОВ "Хладопром" у відзиві на касаційну скаргу просить судові акти попередніх інстанцій зі справи залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, зазначаючи, зокрема, про те, що рішення та постанова є законними, повними, обґрунтованими, прийнятими відповідно до вимог чинного законодавства України з дотриманням норм матеріального та процесуального права.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді - доповідача та пояснення представників сторін, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:
- ТОВ "Хладопром" є власником свідоцтва України від 10.10.2017 № 232845 на знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" (заявка від 19.08.2016 № m 201618068). Торговельну марку "Каштан Львівський" зареєстровано для товарів 30 класу МКТП (в т.ч. морозива);
- за твердженням позивача, останній здійснює виробництво морозива "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" з 2003 року, що підтверджується первинними документами, розпорядженнями, звітами по виробництву, реалізацією, етикетками морозива "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ";
- морозиво ескімо "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" виготовлялося позивачем за                                          ТУ У 15.5-30450168-002-2001 "Морозиво" (термін дії з 30.07.2002), відповідно до яких виділено основні види морозива, що виробляються на молочній основі з добавками і наповнювачами або без них, морозиво плодово-ягідне і ароматичне;
- як зазначив позивач, морозиво ескімо "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" закріплено за позивачем на нормативному рівні, а саме виключно позивачу дозволено виробництво морозива під назвою "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" (про що внесені відомості згідно зі змінами № 3 до ТУ У 15.5-20016121.002-2002 "Морозиво" [строк дії з 18.03.2005]);
- відповідно, за твердженням позивача, знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" за свідоцтвом України від 10.10.2017 № 232845 є таким, що може ввести в оману щодо особи позивача, який виробляє товар - морозиво ескімо під назвою "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ"; вказана торговельна марка є схожою настільки, що її можна сплутати, зокрема, з кваліфікованим зазначенням походження товарів, оскільки знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" містить географічне зазначення походження товару ("Львівський"), проте ТОВ "Хладопром" не виробляє товарів ані в м. Львові, ані у Львівській області.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання свідоцтва України № 232845 на знак для товарів і послуг недійсним з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони. 
Згідно з приписами статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
Підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
За приписами пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
Згідно з частиною першою статті 5 Закону (в редакції від 09.04.2015) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. 
Відповідно до частини другої статті 6 Закону у вказаній редакції не можуть одержати правову охорону позначення, які є, зокрема, оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Згідно з пунктами 4.3.1.3 та  4.3.1.9 пункту 4.3.1 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі -  Правила), при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що: 
а) не мають розрізняльної здатності; 
б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; 
в) являють собою загальновживані символи і терміни; 
г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; 
ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. 
До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. 
Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача. 
Згідно з частиною третьою статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів": зазначення походження товару - це термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни: просте зазначення походження товару; кваліфіковане зазначення походження товару; просте зазначення походження товару - це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення;  кваліфіковане зазначення походження товару - це термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни: 
- назва місця походження товару; 
- географічне зазначення походження товару; 
назва місця походження (далі - НМП) товару - це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором; 
географічне зазначення походження (далі - ГЗП) товару - це будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі його використання. 
Правова охорона простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару. 
Просте зазначення походження товару не підлягає реєстрації. 
Цим Законом надається правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів на підставі їх реєстрації, яка діє безстрокове від дати реєстрації. 
Відповідно до частин першої та другої статті 14 вказаного Закону на підставі прийнятого Установою рішення про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару здійснюється відповідна реєстрація. 
Реєстрація здійснюється шляхом внесення до Реєстру необхідних відомостей щодо кваліфікованого зазначення походження товару та/або осіб, які мають право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. 
Відмовляючи у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій виходили, зокрема, з того, що: експертиза заявки від 19.08.2016 № m 201618068 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг  "Каштан Львівський" була проведена відповідно до Закону; під час видачі свідоцтва України від 10.10.2017 № 232845 на знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" вимоги Закону порушені не були; позивачем не доведено, що в процесі використання позначення за оскаржуваним свідоцтвом є небезпека введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар; позивачем не надано доказів на підтвердження реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару "Львівський" або права на його використання позивачем.
Касаційний господарський суд погоджується з обґрунтованим висновком судів попередніх інстанцій щодо недоведеності позивачем реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару "Львівський" або права на його використання позивачем, відповідно, недоведеності позивачем порушення приписів частини третьої статті 6 Закону при реєстрації спірного позначення.
Водночас, зазначаючи про те, що експертиза заявки від 19.08.2016 № m 201618068 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" була проведена відповідно до Закону та вказуючи, що під час видачі свідоцтва України від 10.10.2017 № 232845 на знак для товарів і послуг "Каштан Львівський" вимоги Закону порушені не були, суди попередніх інстанції не звернули уваги на те, що у справі № 910/21588/17 матеріали заявки від 19.08.2016 № m 201618068, на підставі якої було видано свідоцтво № 232845, взагалі відсутні.
Більше того, зазначаючи про те, що закладу експертизи під час здійснення експертизи заявки та Установі під час видачі свідоцтва № 232845 на знак для товарів і послуг не могли бути відомі відомості, на які вказував позивач у позові (щодо використання ним спірного позначення з 2003 року), оскільки Установа не здійснює контролю за діяльністю суб'єктів господарювання та використання ними позначень у своїй господарський діяльності, суди попередніх інстанцій не врахували того, що згідно з Правилами при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не є позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. 
Згідно з частиною першою статті 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).
Така особа не позбавлено права подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог пункту 8 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так само як і права на звернення до суду з приводу визнання свідоцтва недійсним.
З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою, у тому числі, експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.
Апеляційний господарський суд у постанові зазначив про те, що позивач не скористався своїм правом на звернення до суду з клопотанням про призначення у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності щодо відповідності спірного позначення умовам надання правової охорони.
Так, відповідно до приписів частини першої статті 99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Отже, експертиза у справі може бути призначена як за клопотанням учасника справи, так і за ініціативою суду, що не було враховано у вирішенні спору ані місцевим, ані апеляційним господарськими судами.
Водночас обставини щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні спірній торговельній марці правової охорони входять до предмета доказування у вирішенні даного спору, проте не були досліджені з належною повнотою судами попередніх інстанцій, внаслідок чого судові акти місцевого та апеляційного господарських судів не можна визнати законними та обґрунтованими.
Відповідно до частин першої та другої статті 300 ГПК України (в редакції, чинній з  15.12.2017), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
Згідно з приписами пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.
Зважаючи на викладене, рішення та постанова у справі підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до місцевого господарського суду.
Під час нового розгляду справи господарському суду необхідно врахувати викладене, всебічно і повно з'ясувати і перевірити всі фактичні обставини справи та докази, в тому числі зазначені в даній постанові, вирішити питання щодо призначення у справі судової експертизи, об'єктивно оцінити відповідні докази, що мають юридичне значення для вирішення спору по суті і, в залежності від встановленого, прийняти обґрунтоване і законне судове рішення. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.  
Керуючись статтями 308, 310, 315, 316 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 20.09.2018 зі справи № 910/21588/17 скасувати.
Справу направити на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                  І. Булгакова

Суддя                                                                                                  Б. Львов

Суддя                                                                                                   В. Селіваненко