Постанова                                                  
Іменем України
 
05 грудня 2018 року
м. Київ
 
справа №  645/5420/15-ц
провадження № 61-18520св18
 
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду: 
головуючого - Луспеника Д. Д., 
суддів: Білоконь О. В. (суддя-доповідач), Гулька Б. І., Синельникова Є. В., Хопти С. Ф., 
 
учасники справи:
позивач - компанія «Байєр АГ»,
відповідачі: ОСОБА_4, ОСОБА_5,
 
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу компанії «Байєр АГ» на рішення Апеляційного суду Харківської області                   від 16 березня 2017 року у складі колегії суддів:  Шаповал Н. М.,                     Кіпенка І. С., Кокоші В. В.,
 
ВСТАНОВИВ:
 
У   червні 2015 року компанія «Байєр АГ» звернулась до суду з позовом до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням.
 
Позов мотивовано тим, що позивач є власником зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг, право інтелектуальної власності на які порушили відповідачі в результаті незаконного використання на фальсифікованих/контрафактних товарах словесних позначень, які ідентичні та/або схожі по ступеню змішування зі знаками для товарів і послуг позивача - «BAYER», завдавши позивачу матеріальної шкоди  у розмірі 1 450 824,20 грн, що встановлено вироками Золочівського районного суду Харківської області, які набрали законної сили.
 
Рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15 серпня 2016 року у складі судді Ульяніч І. В. позов компанії Bayer AG/Байєр АГ задоволено.
Стягнуто солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь компанії Bayer AG/Байєр АГ завдані матеріальні збитки в розмірі 1 450 824,20 грн, а також понесені судові витрати в розмірі 12 000 грн.
Стягнуто з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь держави судовий збір в розмірі 10 881,18 грн з кожного.
 
Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що відповідачі по справі незаконно використали знаки для товарів, фірмового найменування, для виготовлення етикеток, голограм, тари та кришок для здійснення подальшого фасування контрафактних отруйних речовин, продажу, під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників, зокрема «BAYER», в період з 2011 року по лютий 2013 року, не маючи при цьому відповідних повноважень від володільця знаків для товарів та фірмових найменувань, виготовили для продажу контрафактну продукцію в розмірі              4 тони на суму 44 000 доларів США із найменуваннями та товарними знаками іноземного виробника ««BAYER», чим завдали позивачу матеріальну шкоду. Вказані обставини були встановлені вироками суду, які набрали законної сили.
 
Рішенням  Апеляційного суду Харківської області від 16 березня 2017 року апеляційну скаргу ОСОБА_4 задоволено, скасовано рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15 серпня 2016 року та ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог компанії                 Bayer AG/Байєр АГ відмовлено.
Стягнуто з компанії Bayer AG/Байєр АГ на користь ОСОБА_4 судовий збір у розмірі 4 019,40 грн.
 
Судове рішення апеляційного суду мотивоване тим, що позивач не довів, що реалізована відповідачами продукція є контрафактною, упакованою саме в упаковку компанії «Байєр АГ» та такою, що мала належні позивачеві знаки для товарів і послуг. Оскільки вилучена продукція під час досудового слідства була знищена та не потрапила на ринок, що не призвело до упущеної вигоди, то позивачу не була заподіяна шкода. Позивачем не доведено, що він міг і повинен був отримати доходи від реалізації вказаної продукції.
 
У касаційній скарзі, поданій у квітні 2017 року до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, компанія                   «Байєр АГ» просить скасувати рішення апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права.
 
Касаційна скарга мотивована тим, що збитки, в тому числі упущена вигода, були заподіяні позивачу в момент незаконного використання відповідачами знаків для товарів і послуг шляхом нанесення на контрафактний товар, зокрема з метою пропонування товару до продажу, незалежно від фактичного продажу цього товару, оскільки такими діями відповідачів з ринку був витіснений оригінальний товар. Факт заподіяння шкоди позивачу внаслідок незаконного використання відповідачами належних позивачу знаків для товарів на контрафактній продукції встановлений вироками, які набрали законної сили, тому висновок суду апеляційної інстанції про недоведеність факту заподіяння шкоди позивачу суперечить обставинам, встановленим судовим рішенням, що набрало законної сили.
 
У червні 2017 року ОСОБА_4 подав відзив (заперечення) на касаційну скаргу, який мотивований тим, що позивачем не доведено, що вказана продукція є контрафактною та саме вона була реалізована відповідачами. Висновок експерта щодо розрахунку збитків, завданих позивачу, базується на даних, наданих позивачем, а тому є необ'єктивним. Позивач не довів, що упущена вигодане є абстрактною.
 
Касаційна скарга підлягає задоволенню. 
 
Відповідно до пункту 4 розділу XIII «Перехідні положення» ЦПК України у редакції Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» касаційні скарги (подання) на судові рішення у цивільних справах, які подані і розгляд яких не закінчено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, передаються до Касаційного цивільного суду та розглядаються спочатку за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
 
Відповідно до статті 388 ЦПК України судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд.
 
Справа передана до Верховного Суду.
 
Згідно із частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.
 
Відповідно до вимог частин першої і другої статті 400 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.
 
Згідно із положенням частини другої статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.
 
Відповідно до частин першої, другої  та п'ятої статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
 
Згідно із частино четвертою статті 61 ЦПК України 2004 року вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.
 
Суди установили, що увесь асортимент продукції позивача, який пропонується до продажу та продається в Україні, в тому числі препарати «Раксил» та «Престиж», маркуються знаками для товарів, саме за свідоцтвами України №№ 4879 та 5606.
 
Вироками Золочівського районного суду Харківської області від 11 вересня 2014 року та 16 грудня 2014 року, які набрали законної сили, ОСОБА_4 та  ОСОБА_5 були засуджені за частиною другою статті 15, частиною третьою статті 28, частиною другою статті 201, частиною четвертою статті 321, частиною  третьою статті 229, статтями 70, 69 КК України у вигляді п'яти років позбавлення волі, із застосуванням статей 75, 76 КК України із звільненням від відбування покарань з випробуванням на три роки. При розгляді цих кримінальних справ, ОСОБА_4 та  ОСОБА_5 визнано винними у вчиненні зазначених у вироку злочинів, зокрема в організації та продажу хімічних речовин, в тому числі незаконному використанні знаків для товарів, фірмового найменування, підшукуванні виробничих потужностей для виготовлення етикеток, голограм, тари та кришок для здійснення подальшого фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ««BAYER», «Syngenta», «Dupont», «Cheminova», не маючи при цьому відповідних повноважень від вищевказаних володільців знаків для товарів та фірмових найменувань, виробленні продукції із найменуваннями та товарними знаками відомих іноземних виробників ««BAYER», «Syngenta», «Dupont»,                  «Cheminova»
 
Відповідачі, серед інших, підробили продукцію марковану знаками «Раксил» торгівельної марки «BAYER» та у лютому 2013 року продали ОСОБА_6 4 тони агрохімічного препарату «Престиж» за 44 000 доларів США.
 
Відповідно до висновку проведеної експертом Національної академії правових наук України науково-дослідного інституту інтелектуальної власності судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 1092                від 17 травня 2016 року, розмір матеріальної шкоди, завданої компанії «Байєр АГ», як правовласнику торговельних марок «BAYER»,   за свідоцтвом України № 4879 від 16 травня 1994 року та за свідоцтвом України № 5606 від 30 червня 1994 року, внаслідок дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5                    від реалізації продукції під назвами «Раксил» та «Престиж» складає                               1 450 824,20 грн. (а.с.72-79 т. 2).
 
Відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України), особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на її відшкодування; завдані збитки відшкодовуються в повному обсязі; збитками є реальні збитки та упущена вигода - доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.
 
Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.
 
Пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
 
Пунктами 2, 4 статті 16 Закону встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бірку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. 
 
Відповідно до статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.
 
Положеннями пункту 27 частини першої Закону України «Про захист прав споживачів» встановлено, що фальсифікована продукція - це продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.
 
Таким чином, оскільки законом лише власнику надано право використовувати знак, що полягає у нанесенні його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, а за порушення цих норм передбачена відповідальність, суд першої інстанції обґрунтовано виходив з того, що відповідачі по справі незаконно використали знаки для товарів, фірмового найменування, для виготовлення етикеток, голограм, тари та кришок для здійснення подальшого фасування контрафактних отруйних речовин, продажу, під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників, зокрема «BAYER», в період з 2011 року по лютий 2013 року, не маючи при цьому відповідних повноважень від володільця знаків для товарів та фірмових найменувань, продали контрафактну продукцію в розмірі 4 тони на суму                44 000 доларів США із найменуваннями та товарними знаками іноземного виробника ««BAYER», чим завдали позивачу матеріальну шкоду.
 
Такий висновок суду першої інстанції ґрунтується на вимогах закону та обставинах справи.
 
При цьому обґрунтованими є доводи касаційної скарги про те, що збитки, в тому числі упущена вигода, були заподіяні позивачу в момент незаконного використання відповідачами знаків для товарів і послуг шляхом нанесення на контрафактний товар, зокрема з метою пропонування товару до продажу, незалежно від фактичного продажу цього товару.
 
Факт заподіяння шкоди позивачу та реалізації відповідачами контрафактної продукції встановлений вироками, які набрали законної сили та якими відповідачів засуджено за використання знаків для товарів і послуг, що належать позивачу і заподіянням йому збитків, а тому ці обставини в силу положень частини четвертої статті 61 ЦПК України 2004 року є обов'язковими для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.
 
Ці доводи є обґрунтованими з огляду на те, що диспозиція статті 229 КК України, за якою було засуджено відповідачів, передбачає, що незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг має бути пов'язане саме із заподіянням шкоди, отже визнання відповідачів винними у вчиненні цього злочину передбачає спричинення шкоди позивачеві.
 
Проте, вирішуючи спір, суд апеляційної інстанції безпідставно виходив з  того, що позивач не надав доказів заподіяння йому шкоди діями відповідачів, оскільки не довів, що реалізована відповідачами продукція є контрафактною, упакованою саме в упаковку компанії «Байєр АГ» та такою, що мала товарний знак цього підприємства, а також не надав доказів упущеної вигоди.
 
Такий висновок суду є помилковим та таким, що не відповідає обставинам справи, зокрема і встановленим вироками суду, та вимогам закону.
 
За таких обставин судове рішення апеляційного суду не може вважатись законним і обґрунтованим, а тому підлягає скасуванню.
 
Натомість суд першої інстанції правильно виходив з доведеності факту заподіяння позивачу збитків внаслідок неправомірних дій відповідачів.
 
Визначаючи розмір збитків, суд першої інстанції обґрунтовано виходив із того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар витісняє з ринку один оригінальний товар, тобто збитки (упущена вигода) обраховані шляхом множення кількості виявленого у відповідачів фальсифікованого товару на роздрібну ціну одиниці оригінального товару.
 
Такий підхід у визначенні заподіяної шкоди відповідає судовій практиці, а також роз'ясненням, які містяться у пункті 50 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», де вказано, що у вирішенні відповідних спорів, в яких застосовується поняття «упущена вигода», судам слід виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар/примірник твору витісняє з ринку один оригінальний товар/ліцензійний примірник твору.
 
Відповідно до статті 413 ЦПК України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.
 
Оскільки під час дослідження доказів та встановлення фактів у справі, судом першої інстанції не були порушені норми процесуального права, правильно застосовані норми матеріального закону, рішення суду є законним і обґрунтованим, а тому з огляду на положення статті 413 ЦПК України суд касаційної інстанції скасовує рішення апеляційного суду і залишає в силі рішення суду першої інстанції.
 
Керуючись статтями 409, 413, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Касаційну скаргу компанії «Байєр АГ» задовольнити.
 
Рішення Апеляційного суду Харківської області від 16 березня 2017 року скасувати, а рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова                          від 15 серпня 2016 року залишити в силі.
 
Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
 
Головуючий                                                                                     Д. Д. Луспеник
 
Судді:                                                                                                О. В. Білоконь
 
                                                                                                              Б.І. Гулько
 
 Є. В.Синельников
 
 С. Ф. Хопта