ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року 
м. Київ

Справа №  910/5359/16 
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Сухового В.Г. - головуючого, Булгакової І.В., Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання - Журавльова А.В.
за участю представників:
позивача - Сиклітенко В.В., Войков А.П.,
відповідача-1 - не з'явився,
відповідача-2 - Кодинець А.О.,
відповідача-3 - не з'явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) на постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 (Остапенко О.М., Верховець А.А., Пантелієнко В.О.) та рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 (Балац С.В.) у справі №910/5359/16
за позовом WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Технологія" про захист прав інтелектуальної власності
Історія справи
Короткий зміст позовних вимог
1. WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані; далі - Позивач) звернулося до Господарського суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" (далі - Відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-Холдінг" "ХАДО-Технологія" (далі - Відповідач-3) про захист прав інтелектуальної власності, в якому просило:
- визнати повністю недійсним свідоцтво України №161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40", власником якого є Відповідач-2;
- зобов'язати Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- визнати повністю недійсним свідоцтво України № 152494 на знак для товарів і послуг, власником якого є Відповідач-2;
- зобов'язати Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- заборонити Відповідачу-2 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) рішенням апеляційної палати Відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, у тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;
- заборонити Відповідачу-3 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;
- заборонити Відповідачу-2 здійснювати використання об'ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;
- заборонити Відповідачу-3 здійснювати використання об'ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний" визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.
2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтва України №161673 та №152494 підлягають визнанню недійсними з тих підстав, що знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також об'ємні позначення, які використовуються Відповідачами-2,3 у вигляді упаковки товару, є схожими з добре відомими в Україні торговельними марками за свідоцтвами України №15337 та №172906 відносно товарів 02 та 04 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати, та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, - фактично Позивача.
Короткий зміст оскаржуваного рішення, прийнятого судом першої інстанції
3. Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 в частині позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та визнання недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг провадження у справі закрито у зв'язку з відсутністю предмета спору. У задоволенні решти вимог відмовлено повністю.
4. Рішення суду мотивовано тим, що в день відкриття провадження у даній справі оскаржувані свідоцтва повністю припинені за рішенням правоволодільця, а тому провадження у даній справі в частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг підлягає закриттю на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України у зв'язку з відсутністю предмету спору. В іншій частині позовних вимог щодо заборони Відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами судом відмовлено, оскільки зі змісту вимог вбачається, що вони направлені на заборону вчинення певних дій в теперішньому та майбутньому часі, а оскільки продукція не виробляється і не пропонується до продажу Відповідачами та доказів протилежного не надано, то такі вимоги задоволенню не підлягають. Щодо позовних вимог про зобов'язання Відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", то такі вимоги також задоволенню не підлягають, оскільки є похідними від позовної вимоги про визнання таких свідоцтв недійсними.
Короткий зміст оскаржуваної постанови, прийнятої судом апеляційної інстанції
5. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 залишено без змін з тих же підстав.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
6. Позивач подав касаційну скаргу на рішення та постанову судів попередніх інстанцій, в якій просить їх скасувати та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.
Позиція Відповідача-2 у відзиві на касаційну скаргу
7. Відповідно до поштового концерту 02.11.2018 Відповідачем-2 подано відзив на касаційну скаргу. Однак, враховуючи встановлений ухвалою Верховного Суду від 21.09.2018 строк для подання до суду касаційної інстанції відзиву на касаційну скаргу до 22.10.2018, але не більше, 10 днів з дня вручення цієї ухвали, а згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення ухвалу суду Відповідачу-2 вручено 02.10.2018, і останнім не наведено підстав поважності пропуску строку на подання відзиву, тому, зважаючи на норми статей 118, 295 ГПК України, зазначений відзив підлягає залишенню без розгляду.
Аргументи учасників справи
Доводи Позивача, який подав касаційну скаргу (узагальнено)
8. Позовні вимоги заявлені до опублікування відомостей про припинення дії свідоцтв України №152494 та №161673 у офіційному бюлетені "Промислова власність" №6 від 25.03.2016, а тому їх обґрунтованість має оцінюватись станом на день подання позову.
9. Не враховано, що припинення дії свідоцтва та визнання свідоцтва недійсним мають різні правові наслідки, а тому судами порушено норми процесуального права, виходячи із обставин та матеріалів справи, що позбавило Позивача права на захист прав та інтересів.
10. На порушення статей 86, 104 ГПК України в оскаржуваних судових рішеннях не дано оцінку висновку експерта та, відповідно, не наведено мотивів, з яких судами відхилено такий висновок.
ПОЗИЦІЯ  ВЕРХОВНОГО  СУДУ
Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій
11. Як вбачається з позовної заяви, позовні вимоги включали в себе вимоги про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, тобто предметом спору є питання дійсності, законності видачі свідоцтв.
12. Ухвалюючи рішення у справі, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд у згаданій частині позовних вимог, виходили з того, що, оскільки на день відкриття провадження у справі оскаржувані свідоцтва припинені за рішенням правоволодільця, яким, як зазначають суди, є Відповідач-2, то провадження у справі в частині визнання недійсними свідоцтв України №161673 та №152494 підлягає закриттю на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України.
13. Проте судами помилково не враховано, що наслідки припинення свідоцтв та визнання їх недійсними є різними.
13.1. Статтею 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" врегульовано припинення дії свідоцтва. Так, відповідно до частини 1 вказаної статті власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи, тоді як пунктом 3 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.
13.2. Тобто відповідно до статті 18 вказаного Закону дія знака припиняється на майбутнє, тоді як в разі визнання цього свідоцтва недійсним воно, відповідно до частини 3 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вважається таким, що не набрало чинності від дати подання заявки.
13.3. Крім того, закриття провадження у справі на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань.
13.3. З матеріалів справи не вбачається встановлення судами попередніх інстанцій обставин, які свідчать про відсутність між сторонами спору та неврегульованих питань після припинення оскаржуваних свідоцтв України.
14. Крім того, згідно зі статтею 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону. Тобто у цьому випадку за особою, яка є власником відповідного свідоцтва, і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, у зв'язку з чим колегія суддів звертає увагу судів попередніх інстанцій на те, що тимчасове невикористання знаків не може свідчити, що Відповідачами-2, 3 вони не будуть використовуватися в майбутньому, а тому передчасним є посилання судів на безпідставність позовних вимог про заборону Відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об'ємних позначень, які використовуються Відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товари.
15. З огляду на наведене колегія суддів вважає, що судами попередніх інстанцій помилково застосовано в даних правовідносинах пункт 2 частини 1 статті 231 ГПК України, внаслідок чого суди дійшли невірного висновку про закриття провадження у справі в частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України №161673 та №152494 з огляду на що передчасними є висновки судів про відмову в задоволенні позовних вимог щодо зобов'язання Відповідача-1 здійснити вказані вище дії і заборону Відповідачам-2, 3 здійснювати зазначені вище дії.
16. Також слід звернути увагу на суперечливість висновків у мотивувальній частині оскаржуваного рішення суду першої інстанції (аркуш рішення 6) про те, що позовні вимоги про зобов'язання Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України є похідними від позовної вимоги про визнання таких свідоцтв недійсними, в задоволенні якої судом відмовлено, тоді, як резолютивна частина містить висновок про закриття провадження у справі щодо вимоги про визнання недійсними свідоцтв України №161673 та №152494. Апеляційний господарський суд на зазначене уваги не звернув і не виконав вимог статті 269 ГПК України.
17. Крім того, судами першої та апеляційної інстанції не надано належної оцінки за правилами статті 86 ГПК України всім зібраним у справі доказам та обставинам у сукупності, в тому числі висновку експерта за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка була проведена на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 14.11.2016.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
18. У силу приписів пункту 1 частини 3 статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази, або суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.
19. З огляду на межі повноважень касаційної інстанції, визначені статтями 300, 310 ГПК України, постанова апеляційної інстанції та рішення господарського суду підлягають скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд до суду першої інстанції, в зв'язку з чим касаційна скарга підлягає частковому задоволенню.
20. Під час нового розгляду справи господарському суду слід взяти до уваги наведене в цій постанові, всебічно, повно і об'єктивно дослідити наявні у справі докази, надати їм оцінку і, в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством, прийняти відповідне рішення.
Щодо судових витрат
21. Оскільки справа передається на новий розгляд до суду першої інстанції, розподіл судових витрат у порядку статті 129 ГПК України не здійснюється.
Керуючись ст.ст. 300, 301, 308, 310, 314, 315, 317 ГПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) задовольнити частково.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 02.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 у справі №910/5359/16 скасувати.
3. Справу №910/5359/16 направити на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                      Суховий В.Г.

Судді                                                                                Булгакова І.В.

                                                                                          Селіваненко В.П.