ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року 
м. Київ

Справа №  910/5916/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю., 
розглянувши в порядку письмового провадження
касаційну скаргу Компанії Лего Джуріс A/C [Lego Juris A/S] (далі - Компанія)
на ухвалу господарського суду міста Києва від 21.05.2018 (суддя                 Блажівська О.Є.) та 
постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 (головуючий суддя - Остапенко О.М., судді Пантелієнко В.О. і Верховець А.А.)
зі справи №910/5916/18
за позовом Компанії
до: Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (далі - Міністерство); товариства з обмеженою відповідальністю „Ред Хоумс" (далі - Товариство)
про          визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та захист прав інтелектуальної власності, 

ВСТАНОВИВ:
Позов було подано про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) та захист прав інтелектуальної власності.
У подальшому Компанією було подано до місцевого господарського суду заяву про забезпечення позову, в якій вона просила суд: 
- заборонити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України до набрання законної сили рішенням суду в даній справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) щодо передання іншим особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на ЗТП за свідоцтвом України №199366 (далі - Свідоцтво №199366), а також щодо припинення дії Свідоцтва № 199366 шляхом відмови Товариства від нього повністю або частково та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- заборонити Товариству до набрання законної сили рішенням суду в даній справі повністю або частково передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на ЗТП за Свідоцтвом № 199366, а також припиняти дію цього свідоцтва шляхом відмови від нього повністю або частково.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.05.2018, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018, у задоволенні заяви Компанії про забезпечення позову відмовлено. 
У прийнятті відповідних судових рішень попередні судові інстанції виходили з недоведеності заявником того, що невжиття визначених ними заходів до забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся. 
У касаційній скарзі до Верховного Суду Компанія, посилаючись на прийняття оскаржуваних судових рішень з неправильним застосуванням норм статей 2, 136, 137 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), незаконність цих рішень, просить: зазначені судові рішення скасувати; постановити нову ухвалу якою задовольнити заяву про вжиття заходів до забезпечення позову; вжити в даній справі зазначені заходи до забезпечення позову. Так, за доводами, наведеними в касаційній скарзі: оскаржувані ухвала та постанова прийнятті з неправильним застосуванням норм процесуального права,  є неправомірними та необґрунтованими, прийняті без врахування відповідності заходів забезпечення позову заявленим позовним вимогам; у справі наявні всі підстави для вжиття заходів до забезпечення позову; судами неправильно застосовано положення статей 136, 137 ГПК України, а прийняття оскаржуваних судових рішень не відповідає встановленим частиною третьою статті 2 ГПК України принципам пропорційності та рівності усіх учасників судового процесу перед законом та судом. 
Відзиви на касаційну скаргу не надходили.   
Розгляд касаційної скарги здійснено судом касаційної інстанції без повідомлення учасників справи, у відповідності до частини п'ятої статті 301 ГПК України в редакції, чинній з 15.12.2017.  

Перевіривши на підставі встановлених судами попередніх інстанцій обставин справи правильність застосування ними норм процесуального права, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у прийнятті оскаржуваних судових рішень встановлено, зокрема, що: 

- як підставу для вжиття заходів до забезпечення позову заявник вказував те, що: 
          
рішенням Апеляційної палати Міністерства від 06.02.2018 ЗТП "LEGO" визнаний добре відомим в Україні стосовно Компанії для товарів 28 класу МКТП: "ігри, іграшки, ігрові конструктори" - з 01.01.2014; 

Товариство є власником Свідоцтва №199366 на ЗТП "Lego Нouse", який є схожим до ступеню сплутування з добре відомим ЗТП позивача та вводить в оману щодо особи, яка надає послуги; 

на думку Компанії, відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також статей 495, 1107, 1113 і 1114 Цивільного кодексу України Товариство має право в будь-який час, у т.ч. в ході розгляду даної справи, повністю або частково передати належні йому виключні майнові права інтелектуальної власності на оспорюваний знак іншій особі шляхом укладення відповідного договору та подальшої реєстрації факту передання таких прав у Міністерстві; 

передання Товариством повністю або частково таких прав на ЗТП іншій особі (фізичній чи юридичній) повністю чи частково означатиме невиправдане розширення кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення в даній справі, спричинить затягування розгляду останньої, може вплинути на підвідомчість даного спору; 

заявником не надано суду жодних належних та допустимих доказів, з якими приписи статей 136, 137 ГПК України пов'язують можливість вжиття заходів забезпечення позову.

Причиною подання касаційної скарги стала незгода позивача з відмовою судів попередніх інстанцій у вжитті заходів до забезпечення позову, про яке просив позивач. 

Відповідно до положень ГПК України: 

- господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову; забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду (стаття 136); 
- позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 3) встановленням обов'язку вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; 6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; 7) передачею речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини (частина перша статті 137); 
- заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами (частина четверта статті 137); 
- не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті (частина 11 статті 137). 
У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.
         
У справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.
Відмовляючи у задоволені заяви Компанії про забезпечення позову в даній справі, суди попередніх інстанцій не врахували, що предметом позову є визнання недійсним Свідоцтва №199366 на ЗТП "Lego House" і зобов'язання  Міністерства внести відомості про визнання згаданого свідоцтва недійсним до Реєстру та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені промислова власність. Відповідно  в силу об'єктивних обставин існує ймовірність передачі Товариством прав на ЗТП "Lego Нouse" за Свідоцтвом №199366 на користь третіх осіб або ж відмови власника від цього свідоцтва, що призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосуватиметься вирішення даного спору, неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв'язку із наявністю нових власників згаданого Свідоцтва №199366 на ЗТП, а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншим позовом для захисту його порушених прав.
Безконтрольне розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передача права власності на зареєстрований за оспорюваним свідоцтвом знак для товарів і послуг іншій особі, яка не бере участь у даному судовому процесі, може не лише утруднити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду. 

У випадку ж відмови Товариства від оспорюваного свідоцтва, в силу приписів статті 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не буде мати права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва.

Оскільки обрані позивачем заходи до забезпечення позову співвідносяться з предметом позову, а, отже, існує конкретний зв'язок між заходами до забезпечення позову і предметом позову, Касаційний господарський суд вважає, що наведені заходи до забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення, у разі задоволення позову, що не було враховані ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами у розгляді заяви Компанії. 

Отже, господарський суд у винесенні оскаржуваної ухвали про відмову у задоволенні заяви про забезпечення позову неправильно застосував приписи статтей 136 ГПК України, а апеляційний господарський суд зазначеного порушення не усунув, у зв'язку з чим судові акти попередніх інстанцій підлягають скасуванню внаслідок порушення норм процесуального права, яке призвело до прийняття неправильних судових актів. Заява ж Компанії про забезпечення позову у справі № 910/5916/18 підлягає задоволенню.      

Відповідно до частини третьої статті 304 ГПК України касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанції розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 308 ГПК України  суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд. 

Частинами першою та другою статті 311 ГПК України передбачено, що підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення. 
Відповідно до статті 129 ГПК України судовий збір, сплачений Компанією за подання апеляційної та касаційної скарг, підлягає стягненню з Товариства. Проте скаржником не порушувалося питання щодо розподілу згаданих судових витрат. 
Керуючись статтями   308, 311, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу компанії Лего Джуріс A/C [Lego Juris A/S] задовольнити.
2.  Ухвалу господарського суду міста Києва від 21.05.2018 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2018 у справі  №   910/5916/18 скасувати.
3.  Заяву компанії Лего Джуріс A/C [Lego Juris A/S]  про забезпечення позову у справі № 910/5916/18 задовольнити.
4. З метою забезпечення позову у справі № 910/5916/18 заборонити: 
- Міністерству економічного розвитку та торгівлі України (01008, м.Київ, вул. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) до набрання законної сили рішенням суду в даній справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання іншим особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №199366 , а також щодо припинення дії свідоцтва України №199366 шляхом відмови товариства з обмеженою відповідальністю "Ред Хоумс"  від нього повністю або частково та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- товариству з обмеженою відповідальністю "Ред Хоумс" (02121, м. Київ, вул. Світла, будинок 3; ідентифікаційний код 39159797) до набрання законної сили рішенням суду в даній справі повністю або частково передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 199366, а також припиняти дію цього свідоцтва України № 199366 шляхом відмови від нього повністю або частково.
5. Стягувачем за цією постановою є компанія Лего Джуріс A/C [Lego Juris A/S] (DK-7190, Біллунд, Данія (DK).
6. Боржниками за цією постановою є: Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (01008, м.Київ, вул. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) та товариство з обмеженою відповідальністю "Ред Хоумс" (02121, м. Київ, вул. Світла, будинок 3; ідентифікаційний код 39159797).
7. Дана постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, а саме з 16.08.2018.

8. Дана постанова є виконавчим документом та підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

9. Строк пред'явлення даної постанови до виконання складає три роки (тобто до 17.08.2021), починаючи з наступного дня після набрання даною постановою законної сили.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                       В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                       І. Булгакова

Суддя                                                                                                                Б. Львов