ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року 
м. Київ

Справа №  910/4208/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" (далі - Товариство) - Ялі К.А.,
відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" (далі - Компанія) - Басараб Н.В., Фіцуліна О.О.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії
на рішення господарського суду міста Києва від 22.11.2017 (суддя Зеленіна Н.І.)
та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018 (колегія суддів: Остапенко О.М. /головуючий/, судді Верховець А.А. і Доманська М.Л.)
за позовом Товариства до Компанії
про припинення порушення права інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:
Товариство як власник знака для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України       від 12.05.2008 № 91567 для товарів і послуг 19 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про заборону Компанії використовувати знак "ЕКО КЕНП" для товарів і послуг 19 класу МКТП, у тому числі шляхом нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.        
Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 418, 420, 424, 426, 432, 492, 495 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 5, 16, 20, 21 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) мотивовано неправомірним, без відповідного дозволу правовласника, використанням відповідачем у діловій документації знака позивача. 
Рішенням господарського суду міста Києва від 22.11.2017, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018, позов задоволено повністю.
Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статей 15, 16, 418, 420, 424, 426  ЦК України та статей 5, 16 Закону № 3689-ХІІ мотивовано неправомірністю використання Компанією знака Товариства.
Компанія, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в позові. Так, згідно з доводами позивача, викладеними у касаційній скарзі та у письмових поясненнях до неї:
- суд першої інстанції не надав оцінки свідоцтву України № 226309 на знак для товарів і послуг "ЕКО КЕНП", заяві про реєстрацію знака "ЕКО КЕНП" за № m2015 22297, висновкам кваліфікаційної експертизи по заявці № m2015 22297;
- місцевий суд не дослідив всі докази, які мають істотне значення для вирішення справи, визнав завідомо необ'єктивний висновок судової експертизи від 11.10.2017 № 007-СІВ/17 належним та обґрунтованим;  
- відповідач був позбавлений можливості спростувати висновки судової експертизи під час розгляду справи місцевим судом, тому що на його поштову адресу не надійшло поштове повідомлення про розгляд справи 30.10.2017;
- твердження позивача про використання Компанією відповідного знака для товарів і послуг 19 класу МКТП не підтверджено доказами та незрозуміло, які саме товари використовуються відповідачем;     
- позивач є власником знака "КЭНП" лише для частини товарів і послуг 19 класу МКТП, тоді як позовні вимоги задоволено щодо всього 19 класу МКТП.
Товариство подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, Касаційний господарський суд дійшов висновку про необхідність для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим господарським судом у справі встановлено, що:
- Товариство за свідоцтвом України від 12.05.2008 № 91567 є власником знака для товарів і послуг "КЭНП", отриманого на підставі договору про передачу права власності на знак від 09.09.2016, що підтверджується рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 03.11.2016 № 20697;
- у період з грудня 2015 року до грудня 2016 року Компанією було використано в діловій документації та мережі Інтернет схоже до ступеня змішування зі знаком позивача позначення - "ЕКО КЕНП", а саме: у технічних умовах "ЕКО КЕНП" від 09.12.2015 ТУ У 20.1-39388947-001:2015; у висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 09.12.2015 № 05.03.02-07/54566; у протоколі випробувань з визначення групи горючості зразків наливної підлоги на основі композицій епоксидних "ЕКО КЕНП" № 75/В-ГГ(28)-2015; у сертифікаті відповідності № UA1.094.0040750-16 терміном дії від 12.12.2016 до 11.12.2017; на офіційному сайті Компані - http://imperial-bud.com.ua/ розміщена інформація про матеріали "ЕКО КЕНП", зокрема про вартість, закріплену у прайс-листі. Зазначені документи надаються відповідачем споживачам його товару разом із таким товаром, що маркується позначенням "ЕКО КЕНП";
- відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 11.10.2017 № 007-СІВ/17:
товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України від 12.05.2008 № 91567, є спорідненими з товарами, для яких Компанією використовується позначення "ЕКО КЕНП" в мережі Інтернет та діловій документації, зокрема для товарів 19 класу МКТП, а саме композиції для облаштовування наливних підлог;
позначення "ЕКО КЕНП", що використовуються Компанією в мережі Інтернет та діловій документації, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України від 12.05.2008 № 91567;
позначення "ЕКО КЕНП", що використовується Компанією в мережі Інтернет та діловій документації, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар/надає послугу відносно Товариства як власника знака для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України від 12.05.2008 № 91567.
Апеляційним господарським судом у справі додатково встановлено, що знак "ЕКО КЕНП" за свідоцтвом України від 10.05.2017 № 226309, власником якого є Компанія, зареєстровано для позначення товарів і послуг 1, 27 класів МКТП та не підтверджує правомірності використання відповідачем спірного позначення для товарів, споріднених з тими, для яких зареєстровано знак позивача, зокрема для товарів 19 класу МКТП.
Відповідно до частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. 
Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.
Пунктом 4 статті 5 Закону № 3689 встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. 
Водночас за приписами пункту 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Пунктом 5 статті 16 Закону № 3689 передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Відповідно до статті 20 Закону № 3689 будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Водночас частинами першою та третьою статті 124 Конституції України встановлено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди; юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.
Згідно з частиною другою статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"  судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.
Відповідно до частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Отже, право вибору способу захисту порушеного або оспорюваного права належить позивачеві, тоді як перевірка відповідності цього способу наявному порушенню і меті судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи іншій спосіб захистити порушене право (за наявності підстав для цього), так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.
Разом з тим зміст позову складають вимоги матеріально-правового характеру, спрямовані на захист та/або відновлення порушеного права. Доведенню ж підлягають як фактичні підстави заявлених позовних вимог, так і правові.
Зазначене мало бути враховано попередніми судовими інстанціями при прийнятті оскаржуваних судових рішень. Проте ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами з необхідною повнотою:
- не встановлено обсягу правової охорони торговельної марки позивача в частині товарів і послуг (для всіх товарів і послуг 19 класу МКТП, чи їх частини, яких саме);
- не з'ясовано обсягу правової охорони торговельної марки відповідача стосовно товарів і послуг 1, 27 класів МКТП (для яких саме); 
- не досліджено, щодо яких саме товарів і/або послуг відповідач використовував спірне позначення та не встановлено фактичних обставин такого використання;
- не оцінено та не вирішено клопотання позивача про уточнення позовних вимог від 04.04.2017;
- не досліджено заяву про реєстрацію знака "ЕКО КЕНП" за № m2015 22297 та висновки кваліфікаційної експертизи по заявці № m2015 22297;
- не з'ясовано фактичних обставин, пов'язаних з внесенням протягом 2008- 2018 років змін до МКТП щодо переліку товарів і послуг певних класів [зокрема, вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог"]; 
- не встановлено, чи охоплює на час вирішення даного судового спору визначення товару "підлоги неметалеві" такий товар, як "композиції для облаштовування наливних підлог", чи останній належить до іншого класу МКТП (можливо 1 чи 27);
- не спростовано доводів відповідача щодо використання ним знака "ЕКО КЕНП" за свідоцтвом України № 226309 виключно щодо товарів, для яких його зареєстровано: за 1 та 27 класами МКТП ("необроблені синтетичні смоли", "інші покриви на підлогу" тощо);
- не з'ясовано, чи має місце використання відповідачем спірного позначення (після вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог") щодо такого товару, як "підлоги неметалеві" (19 клас МКТП), або "необроблені синтетичні смоли" (1 клас МКТП), або "інші покриви на підлогу" (27 клас МКТП).

З урахуванням наведеного передчасними є можливі висновки щодо:
- використання відповідачем спірного позначення стосовно наведених у свідоцтві позивача № 91567 товарів і послуг; 
-  використання відповідачем спірного позначення стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві позивача № 91567;  
- можливості сплутування знака позивача і спірного позначення (торговельної марки) відповідача;
- можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари.  
Отже, місцевий суд припустився неправильного застосування приписів частини першої статті 4^7 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України; в редакції, що діяла до 15.12.2017) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111^10 ГПК України є підставою для скасування судового рішення зі справи, а суд апеляційної інстанції - неправильного застосування приписів частини п'ятої статті 236 ГПК України (в редакції, що діє з 15.12.2017) щодо обґрунтованості судового рішення та частини першої статті 86 цього Кодексу стосовно всебічного, повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження наявних у справі доказів, що відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України є підставою для скасування постанови апеляційного суду зі справи.
Згідно зі статтею 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги і на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права і не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
З урахуванням викладеного та відповідно до статті 310 ГПК України рішення і постанова з даної справи підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до місцевого господарського суду. У новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене, перевірити зазначені в цій постанові доводи та докази, дати їм належну правову оцінку і залежно від встановленого вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.
Керуючись статтями 300, 308, 310 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 22.11.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018 зі справи                           № 910/4208/17 скасувати.
3. Справу направити на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                          Б. Львов

Суддя                                                                                                          І. Булгакова 

Суддя                                                                                                          В. Селіваненко