ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року 
м. Київ

Справа №  922/2017/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Хоменко І.М.,

учасники справи:
позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром",
представник позивача - Лузан О.С. юрисконсульт, (статут, наказ від 16.12.2015), 
відповідач - публічне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат",
представник відповідача - Барбадин - Дунець Н.М. адвокат, (договір від 01.07.2016, ордер від 05.02.2018),

розглянув касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат"
на рішення господарського суду Харківської області від 18.09.2017 (головуючий суддя             Бринцев О.В.)
та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017 (головуючий - Гребенюк Н.В., судді:  Білецька А.М., Медуниця О.Є.)
у справі № 922/2017/17 
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" (далі - ТОВ "Фабрика морозива Хладопром")
до публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" (далі                               - ПАТ "Львівський холодокомбінат")
про заборону використання знака для товарів і послуг.          
                                                
За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:
ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до ПАТ "Львівський холодокомбінат" про: заборону відповідачу здійснювати незаконне використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356; заборону відповідачу маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001  № 19356; визнання дій відповідача щодо використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними у зв'язку з відсутністю у відповідача права на використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356.
Позовна заява мотивована тим, що відповідачем здійснено незаконне використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "Хладопром", при маркуванні товару виробництва ПАТ "Львівський холодокомбінат" - морозива "Львівський Каштан" та "КАШТАН зі смаком ванілі".
Рішенням господарського суду Харківської області від 18.09.2017 у справі                                 № 922/2017/17, яке залишено без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017, позов задоволено повністю з посиланням на його обґрунтованість.
ПАТ "Львівський холодокомбінат", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, просить суд касаційної інстанції судові акти попередніх інстанцій зі справи скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. Так, згідно з доводами ПАТ "Львівський холодокомбінат", викладеними у касаційній скарзі:
- місцевим господарським судом безпідставно не прийнято до розгляду клопотання ПАТ "Львівський холодокомбінат" про залучення до участі у справі третіх осіб, про відкладення розгляду справи та про відвід судді, які були надіслані відповідачем на електронну пошту суду (не скріплені електронним цифровим підписом), оригінали яких надіслані до суду в паперовій формі;
- суд першої інстанції обмежив відповідача у праві на: ознайомлення з матеріалами справи після поновлення провадження у справі, підготовку правової позиції та виконання вимог ухвали суду від 08.09.2017 (за відсутності достатнього часу);
- місцевий господарський суд обмежив відповідача у праві на участь у судовому засіданні 18.09.2017 в режимі відеоконференції, оскільки ухвалу суду датовано 08.09.2017, а її копію одержано відповідачем 14.09.2017;
- суд першої інстанції розглянув заяву відповідача про відвід судді при зупиненому провадженні та без виклику і повідомлення представників сторін;
- апеляційний господарський суд не дослідив та не надав оцінки вказаним обставинам, відповідно, залишив поза увагою допущені судом першої інстанції порушення;
- суд апеляційної інстанції також безпідставно відмовив відповідачу у зупиненні провадження у справі до вирішення пов'язаної з нею справи № 910/16899/17 за позовом ПАТ "Львівський холодокомбінат" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" про визнання недійсним свідоцтва України від 16.04.2001 № 19356;
- суди попередніх інстанцій безпідставно відхилили надані відповідачем технічні умови виробництва морозива ТУ У 46.39.096-96 від 23.12.1996 з тих мотивів, що останні не дають права на маркування товару (морозива), зокрема знаком для товарів і послуг "КАШТАН";
- суди належним чином не дослідили надані відповідачем докази на підтвердження наявності у відповідача права попереднього користувача (з 1997 року) на торговельну марку "КАШТАН";
- суди порушили приписи статей 34, 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України, в редакції, чинній до 15.12.2017) в оцінці висновку судового експерта як доказу у справі.
ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" у відзиві на касаційну скаргу просило у задоволенні касаційної скарги відмовити, а судові акти попередніх інстанцій залишити без змін, зазначаючи, зокрема, про те, що судами попередніх інстанцій ухвалені судові акти з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а матеріали справи досліджено об'єктивно, законно, повно та неупереджено.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді - доповідача, пояснення представників сторін, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:
- 16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів і послуг "КАШТАН" та видано відкритому акціонерному товариству "Київський холодокомбінат №2" свідоцтво України № 19356 на знак для товарів і послуг (за заявкою від 22.02.1999 № 99020539) для товарів і послуг 16, 29, 30 (в т.ч. морозиво), 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП;
- 25.05.2011 право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 19356 передано акціонерному товариству закритого типу "Хладопром", у зв'язку з чим внесено відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;
- 11.07.2016 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг внесено зміни в частині найменування власника свідоцтва України № 19356 - товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром";
- 01.01.2017 товариство з обмеженою відповідальністю "Хладопром" уклало з ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" ліцензійний договір № 2/9-17 на право використання об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до умов якого ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" отримало невиключну ліцензію на використання, зокрема, знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19356 для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються та/або надаються згідно з переліком товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП;
- згідно з пунктом 4.5 ліцензійного договору № 2/9-17 ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" як ліцензіат отримало всі матеріальні та процесуальні права товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром" при здійсненні захисту прав, що випливають із свідоцтва України № 19356 в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальної юрисдикції України тощо;
- строк дії ліцензійного договору № 2/9-17 визначений до 31.12.2017 (пункт 9.1 договору);
- позивач здійснює виробництво морозива з використанням знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356;
- відповідач здійснює виробництво та реалізацію товару - морозива, яке маркує позначеннями "Львівський Каштан" та "КАШТАН зі смаком ванілі".
Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо правомірності використання відповідачем знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356 при маркуванні товару - морозива "Львівський Каштан" та "КАШТАН зі смаком ванілі".
Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":
- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга статті 16);
- використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, а також пропонування його для продажу, продаж. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (частина четверта статті 16);
- свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина п'ята статті 16);
- будь-яке посягання на права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг, передбачені статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва; на його вимогу таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (стаття 20);
- захист прав на знак для товарів і послуг здійснюється, зокрема, у судовому порядку (частина перша статті 21).
Стаття 495 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) також відносить до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки і виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.
У матеріалах справи міститься висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, яка була призначена згідно з ухвалою господарського суду Харківської області від 08.08.2017. 
Відповідно до висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.09.2017 № 15367:
- позначення "Львівський Каштан" є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 29, 30 класі МКТП з використанням знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356;
- позначення "КАШТАН зі смаком ванілі" є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 29, 30 класі МКТП з використанням знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356;
- позначення "Львівський Каштан" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356;
- позначення "КАШТАН зі смаком ванілі" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001  № 19356.
Задовольняючи позов з урахуванням висновку судової експертизи, суди попередніх інстанцій виходили, зокрема, з того, що позивачу  як ліцензіату належить право на використання знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356, а також матеріальні та процесуальні права, які пов'язані із захистом прав на вказаний знак для товарів і послуг; у свою чергу, відповідач здійснив незаконне використання (без згоди товариства з обмеженою відповідальністю "Хладопром") знака для товарів і послуг "КАШТАН" за свідоцтвом України від 16.04.2001 № 19356 шляхом маркування товару - морозива "Львівський Каштан" та "КАШТАН зі смаком ванілі", що є порушенням прав правовласника на вказаний  знак для товарів і послуг.
Водночас, оцінюючи висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 07.09.2017 № 15367 як належний та допустимий доказ у справі, суди попередніх інстанцій залишили поза увагою те, що зазначену судову експертизу виконано тією ж самою особою (експертом, науковим співробітником ОСОБА_6), яка склала висновок експертного дослідження від 16.06.2017 № 9721 за замовленням позивача та який (висновок експертного дослідження) був доданий до позовної заяви на підтвердження викладених у ній обставин.
При цьому на зазначені обставини як на такі, що викликають сумнів у правильності судової експертизи, вказував також і відповідач у клопотаннях про призначення судової експертизи (додаткової, повторної), з якими останній звертався до суду апеляційної інстанції, проте апеляційний господарський суд суто з формальних підстав відмовив у задоволенні клопотання відповідача про призначення у справі повторної судової експертизи, залишивши поза увагою вказані доводи відповідача та обставини виконання судової експертизи у справі тією ж самою особою, яка склала висновок експертного дослідження за замовленням позивача стосовно тих же самих об'єктів дослідження.
Відповідно до статті 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права. 
Ігнорування судом аргументів сторони є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка передбачає право на справедливий судовий розгляд.
Касаційний господарський суд погоджується також і з доводами відповідача, викладеними у касаційній скарзі про допущене судом першої інстанції процесуального порушення у розгляді заяви відповідача (вих. від 08.08.2017) про відвід суді, оскільки зазначене питання в силу приписів статті 20 ГПК України (в редакції, чинній станом на час винесення судом ухвали від 08.09.2017) підлягало вирішенню в нарадчій кімнаті, а не поза межами судового засідання.
Слушними також є посилання відповідача на те, що з огляду на дату винесення судом першої інстанції ухвали від 08.09.2017 про поновлення провадження у справі та призначення судового засідання на 18.09.2017, направлення її копії відповідачу 11.09.2017 та одержання останнім 14.09.2017, відповідач (місцезнаходженням якого є м. Львів) фактично був позбавлений можливості заявити клопотання про проведення судового засідання 18.09.2017 в режимі відеоконференції у визначені статтею 74-1 ГПК України строки, а також ознайомитися з висновком судової експертизи та підготувати пояснення з урахуванням висновку експертизи. При цьому Касаційний господарський суд враховує також і те, що клопотання про відкладення розгляду справи (не скріплене електронним цифровим підписом) було направлено відповідачем на електронну пошту суду 15.09.2017 та міститься у матеріалах справи, а оригінал клопотання надісланий до суду в паперовій формі (надійшло до суду 18.09.2017 після судового засідання, в якому судом було оголошено вступну та резолютивну частини рішення).
Захищене статтею 6 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод право на справедливий судовий розгляд передбачає право на змагальність провадження. Кожна сторона провадження має бути поінформована про подання та аргументи іншої сторони та отримувати нагоду коментувати чи спростовувати їх. Європейський суд з прав людини розглядає реалізацію принципу змагальності крізь призму забезпечення рівності прав учасників судового розгляду, тобто за цієї позиції обвинувачення і захист діють на одному рівні, під контролем відносно пасивного суду.
Принцип рівності сторін у процесі є лише одним з елементів більш широкого поняття справедливого судового розгляду, яке також включає фундаментальний принцип змагальності процесу. Принцип рівності сторін у процесі - у розумінні "справедливого балансу" між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони. 
Одним із складників справедливого судового розгляду в розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції є право на змагальне провадження; кожна сторона, в принципі, має отримати нагоду не лише бути поінформованою про будь-які докази, які потрібні для того, щоб виграти справу, але також має знати про всі докази чи подання, які представлені або зроблені в цілях впливу на думку суду, і коментувати їх та вимагати рівності щодо подання своїх доказів.
Суд має пересвідчитися, чи провадження в цілому, включаючи спосіб збирання доказів, було справедливим, як того вимагає пункт 1 статті 6 Конвенції.
Крім того, у розгляді справи відповідач послідовно зазначав про наявність у нього права попереднього користувача на спірну торговельну марку, починаючи з 1997 року.
Так, відповідно до частини першої статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). 
Згідно з частиною 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
Суди попередніх інстанцій у вирішенні зазначеного питання виходили з недоведеності відповідачем належними та допустимими доказами використання останнім позначення "КАШТАН" під час пропонування, реалізації відповідної продукції (за відсутності етикеток, упаковок, рекламних матеріалів, господарських договорів).
Водночас судами не враховано те, що право попереднього користувача зводиться не лише до безпосереднього використання торговельної марки, а й пов'язується із можливим здійсненням значної та серйозної підготовки для такого використання.
Проте в контексті наведеного суди попередніх інстанцій надані відповідачем докази не оцінили (зокрема, свідоцтво від 10.09.1997 № 984-1 про присвоєння товару - морозиву "КАШТАН" [ВАТ "Львівський холодокомбінат"] ідентифікаційного номеру в міжнародній системі товарної нумерації EAN, арк. справи 53 том ІІ, упаковки для морозива), відповідно, не з'ясували, чи підтверджують надані відповідачем докази  здійснення останнім значної та серйозної підготовки для використання спірного знака для товарів і послуг до дати подання заявки на знак для товарів і послуг "КАШТАН".
Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 4^7 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу у відповідній редакції стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду господарським судом в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності. Відтак у Касаційного господарського суду відсутні й підстави для висновку про правильність застосування названими судовими інстанціями норм матеріального права, в тому числі наведених приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ЦК України.
Зазначене свідчить і про порушення судами приписів статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка є частиною національного законодавства України, адже право на справедливий суд, передбачене нею, це зокрема, і право на обґрунтоване рішення. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватися публічний контроль здійснення правосуддя (рішення ЄСПЛ "Гірвісаарі проти Фінляндії"). 
Обов'язок суду мотивувати судове рішення також спрямований на втілення принципу верховенства права, а саме підтримання довіри громадян до суду. Вмотивованість судового рішення демонструє сторонам те, що вони були почуті, забезпечує публічний контроль за здійсненням правосуддя (рішення ЄСПЛ "Серявін та інші проти України"). Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищою інстанцією. Зрештою, вимога щодо вмотивованості судового рішення є важливим елементом "належної" (справедливої) судової процедури, як вона трактується ЄСПЛ.
Відповідно до частин першої та другої статті 300 ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
Згідно з приписами пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.
Зважаючи на викладене, рішення та постанова у справі підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до місцевого господарського суду.
Під час нового розгляду справи господарському суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини зазначені в даній постанові, у тому числі, вирішити питання про призначення у справі повторної судової експертизи, дати встановленим обставинам та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.
Керуючись статтями 308, 310, 315, 316 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" задовольнити.
2. Рішення господарського суду Харківської області від 18.09.2017 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017 зі справи                                № 922/2017/17 скасувати.
Справу передати на новий розгляд до господарського суду Харківської області.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                  І. Булгакова

Суддя                                                                                                   Б. Львов 

Суддя                                                                                                   В. Селіваненко