ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року 
м. Київ

Справа №  910/11414/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A; далі - Компанія) - Голуба А.О., Олишевич Л.А.,
відповідачів: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) - Потоцького М.Ю.,
товариства з обмеженою відповідальністю "МТА" (далі - ТОВ "МТА") - не з'явився,
товариства з обмеженою відповідальністю "Сарента" (далі - ТОВ "Сарента") -                   не з'явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії 
на рішення господарського суду міста Києва від 30.10.2017 (суддя Балац С.В.)              та постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2017                 (колегія суддів: Доманська М.Л. (головуючий), судді Пантелієнко В.О. і Верховець А.А.)
за позовом Компанія до Міністерства, ТОВ "МТА", ТОВ "Сарента"
про припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг,

ВСТАНОВИВ:
Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 179317 на знак для товарів і послуг "МТА" щодо всіх товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) та дії свідоцтва України № 179318 на комбінований знак для товарів і послуг "МТА" щодо всіх товарів і послуг 09, 12 та 35 класів МКТП, а також просило зобов'язати Міністерство здійснити необхідну офіційну публікацію. 
Позовні вимоги мотивовано невикористанням ТОВ "МТА" спірних знаків за свідоцтвами України № 179317 та № 179318 більше трьох років від дати публікації відомостей про їх видачу.   
Рішенням господарського суду міста Києва від 30.10.2017, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2017, у задоволенні позову відмовлено повністю.
Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статей 492, 494 Цивільного кодексу України та статей 1, 16, 17, 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) мотивовано відсутністю підстав для дострокового припинення дії свідоцтв України № 179317 та № 179318 на спірні знаки через доведеність факту використання ТОВ "МТА" спірних торговельних марок щодо товарів і послуг, для яких їх зареєстровано, протягом 2015 - 2016 років шляхом підготовчої роботи з використання знака для товарів і послуг в мережі Інтернет та надання невиключної ліцензій товариству з обмеженою відповідальністю "Фетан-Трейд" (далі - ТОВ "Фетан-Трейд") на право використання знаків для товарів і послуг за ліцензійним договором від 01.04.2016 № 3 (далі - Договір). 
Компанія, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Так, згідно з доводами позивача, викладеними у касаційній скарзі, випливає, що:
- попередніми судовими інстанціями проігноровано приписи статті 17 Закону             № 3689;
- жодних обставин того, що ТОВ "МТА" щось виробляє або чимось відповідним володіє, судами не встановлено;
- всупереч вимогам статей 99, 101, 103 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України; в редакції, що діяла до 15.12.2017) суд апеляційної інстанції не взяв до уваги того, що надані ТОВ "МТА" докази стосуються лише одного з товарів 9 класу МКТП.      
ТОВ "Сарента" подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення. 
Інші відзиви на касаційну скаргу не надходили.
Клопотання Компанії про огляд доказів за їх місцем знаходження та показання свідка касаційною інстанцією відхилено через відсутність відповідних повноважень у Касаційного господарського суду згідно із статтею 300 ГПК України. 
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників Компанії та Міністерства, Касаційний господарський суд дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:
- ТОВ "МТА" є власником свідоцтва України № 179317 на словесний знак для товарів і послуг "МТА" для товарів 09 класу МКТП, для яких його зареєстровано (заявка № m 201218574 від 26.10.2012; дата публікації 10.12.2013), а також свідоцтва України № 179318 на комбінований знак для товарів і послуг "МТА" для товарів 09, 12 та послуг 35 класів МКТП, для яких його зареєстровано (заявка № m 201218577 від 26.10.2012; дата публікації 10.12.2013);
- відповідно до договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України від 27.04.2017 ТОВ "МТА" (власник) передало ТОВ "Сарента" (правонаступнику) права власності на спірні знаки, що підтверджується витягами з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг;
- ТОВ "МТА" здійснювався контроль за використанням спірних знаків для товарів і послуг третьою особою, зокрема на підставі наданого дозволу (ліцензії) відповідній  особі, що підтверджується укладеним 01.04.2016 Договором ТОВ "МТА" з ТОВ "Фетан-Трейд", за яким ТОВ "Фетан-Трейд" надавалася невиключна ліцензія на право використання знаків для товарів і послуг, що належать ТОВ "МТА";
- відповідно до пункту 4.2 Договору ТОВ "МТА" для проведення перевірки має право: відвідувати виробничі приміщення ТОВ "Фетан-Трейд") в будь-який час протягом робочого дня з ціллю отримання зразків товару; перевіряти якість товару і послуг, які пропонуються до продажу з використанням знаків для товарів та послуг;
- 31.05.2016 в Україну було імпортовано товари, марковані торговельною маркою "МТА", що підтверджується вантажною митною декларацією від 01.06.2016 № 80710000000/2016/020056;
- у подальшому імпортовані товари, марковані знаком для товарів і послуг "МТА", реалізовувалися на території України, що підтверджується видатковою накладною ТОВ "Фетан-Трейд" від 05.08.2016 № 253;
- ТОВ "МТА" подані до суду примірники товарів, виготовлених з використанням спірних знаків для товарів і послуг, на яких міститься інформація стосовно відповідальної особи за прийняття претензій "ТОВ "МТА", тел.: +38 (057) 341-10-15". Таким чином, за твердженнями присутнього у судовому засіданні апеляційної інстанції представника ТОВ "МТА" та ТОВ Сарента", ТОВ "МТА" здійснювало контроль за належним використанням спірних знаків;
- з метою заборони іншим особам використання знаків для товарів і послуг ТОВ "МТА" було внесено відомості до переліку об'єктів інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, що підтверджується випискою з митного реєстру з номерами 3135 та 3136 (внесені спірні знаки для товарів і послуг              № 179317 та № 179318);
- ТОВ "МТА" здійснювалася підготовча робота до реалізації відповідних товарів (послуг) з використанням спірних знаків для товарів і послуг в мережі Інтернет, що підтверджується листом товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ" від 21.08.2017 № 667 (основного реєстратора доменних імен в Україні Imena.ua), за яким ТОВ "МТА" виступало реєстрантом доменного імені mta.ua в період з 09.02.2015 по 07.07.2015.
Причиною виникнення спору є питання щодо наявності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтв України № 179317 та № 179318.
За приписами пункту 4 статті 18 Закону № 3689 якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.
Відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Статтею 17 цього Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.  
Отже, аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг. 
Водночас згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.
Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.
На підтвердження використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).
Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.
При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.
Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).
У прийняті рішення та постанови зі справи попередні судові інстанції виходили з того, що: спірний знак використовується ТОВ "Фетан-Трейд" під безпосереднім контролем ТОВ "МТА" за Договором, оскільки останнім передано ТОВ "Фетан-Трейд" невиключну ліцензію на використання спірних знаків за свідоцтвами України № 179317 та № 179318; в Україну 31.05.2016 було імпортовано товари, марковані торговельною маркою "МТА", які в подальшому були реалізовані в Україні;  ТОВ "МТА" виступало реєстрантом доменного імені mta.ua в період з 09.02.2015 по 07.07.2015.
Водночас для правильного вирішення даного судового спору попереднім судовим інстанціям необхідно було:
- встановити фактичну наявність за свідоцтвом України № 179317 на ринку всіх товарів 9 класу МКТП та за свідоцтвом України № 179317 на ринку всіх товарів 9, 12 і всіх послуг 35 класів МКТП, маркованих ТОВ "МТА" або під його контролем торговельними марками "МТА", з можливістю їх придбання споживачами;
- з'ясувати, стосовно яких саме товарів 9, 12 та послуг 35 класів МКТП ТОВ "МТА"  або під її контролем використовувало (за яких обставин) знаки для товарів і послуг "МТА" за спірними свідоцтвами України протягом спірного періоду;
- у випадку встановлення відсутності на ринку товарів (усіх або частково) 9, 12 та послуг 35 класів МКТП, щодо яких ТОВ "МТА" або ТОВ "Фетан-Трейд" під його контролем мають використовувати спірні торговельні марки "МТА", - становити поважність причин невикористання;
- дослідити чинність та зміст положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (зокрема щодо підстав для анулювання реєстрації торговельної марки; стаття 198 названої угоди).       
Проте ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами цього зроблено не було.
Не встановивши, таким чином, обставин, які являють собою істотні складові предмета доказування в даній справі, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування вимог частини першої статті 4^7 ГПК України (в редакції, чинній до 15.12.2017) щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності. 
Згідно зі статтею 300 ГПК України (в редакції, що діє з 15.12.2017) на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права і не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
З урахуванням викладеного та відповідно до статті 310 ГПК України рішення і постанова з даної справи підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до місцевого господарського суду. У новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене, перевірити зазначені в цій постанові доводи та докази, дати їм належну правову оцінку і залежно від встановленого вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.
Керуючись статтями 300, 308, 310 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A ) задовольнити.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 30.10.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2017 зі справи                       № 910/11414/17 скасувати.
3. Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                           Б.Львов

Суддя                                                                                                           І.Булгакова 

Суддя                                                                                                           В.Селіваненко