ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2018 року 
м. Київ

Справа №  914/2509/16 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,
за участю секретаря судового засідання Поліщук Ю.В.,

учасники справи:
позивач -  Юліус Блюм ГмбХ,
представники позивача - Кириєвський О.Б. - адвокат (посвідчення від 14.07.2016 №  000410),
відповідач -  фізична особа-підприємець Гавука Руслан Васильович,
представники відповідача - Швець Д.Ю. - адвокат (посвідчення від 25.07.2014 №  000119),
розглянув касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Гавуки Руслана Васильовича
на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 03.08.2017 
(головуючий - суддя Кордюк Г.Т., судді: Гриців В.М. і Матущак О.І.)
у справі № 914/2509/16
за позовом Юліус Блюм ГмбХ 
до фізичної особи-підприємця Гавуки Руслана Васильовича
про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та відшкодування збитків.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Юліус Блюм ГмбХ (далі - Позивач) подало до господарського суду Львівської області  позов до фізичної особи підприємця Гавуки Руслана Васильовича (далі - Відповідач) про припинення порушення права на знаки для товарів і послуг (далі - ЗТП) та відшкодування збитків. 

Позовна заява мотивована, зокрема, тим, що: Позивачем здійснено міжнародну реєстрацію ЗТП BLUM, а Відповідачем вчинено порушення майнових прав інтелектуальної власності Позивача шляхом використання на веб-сторінках інтернет-магазину ЗТП Позивача з метою пропонування його товару для продажу. У зв'язку з цим Позивач просив суд зобов'язати Відповідача припинити використання ЗТП Позивача та стягнути з Відповідача збитки у вигляді упущеної вигоди в сумі (з урахуванням подальших змін розміру позовних вимог) 711,56 грн.
Рішенням господарського суду Львівської області від 18.04.2017 (головуючий - суддя Петрашко М.М., судді: Мазовіта А.Б. і Мороз Н.В.): у позові відмовлено; з Позивача стягнуто на користь Відповідача 3 000 грн. на відшкодування витрат з оплати послуг адвоката.

Дане рішення мотивовано тим, що: у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний оборот власником цієї марки наступний перепродаж того ж товару вже не потребує дозволу власника відповідної торговельної марки та не може бути обмежений і заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінної якості цього товару; матеріали справи не містять доказів використання Відповідачем ЗТП "BLUM" для товарів, які виготовляються не Позивачем; у діях Відповідача не вбачається (з огляду на матеріали справи та встановлені у ній обставини) наявності елементів складу цивільного правопорушення, і Позивачем не підтверджено належними доказами суму заявлених до стягнення збитків (упущеної вигоди).

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 03.08.2017: скасовано згадане рішення місцевого господарського суду; позов задоволено частково; Відповідача зобов'язано припинити використання ЗТП компанії Блюм за такими номерами міжнародної реєстрації: 1171363, 996626, 1161863, 598611, 821996 у мережі Інтернет за адресами доменів: meblevysvit. prom.ua та https://facebook.com/ meblevysvit; у решті позовних вимог відмовлено; з Відповідача стягнуто на користь Позивача 1 378 грн. за розгляд справи в суді першої інстанції та 1 515,80 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

Зазначену постанову мотивовано тим, що: місцевим господарським судом у справі досліджено лише питання використання Відповідачем ЗТП, зареєстрованого за №  1171363, що надає правову охорону товарам, передбаченим класами 06,07,09,20 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), затвердженої Ніццькою угодою про МКТП від 15.06.1957 (яка набрала чинності для України з 29.12.2000), - зокрема, меблевій фурнітурі; однак Позивачем у позовній заяві зазначено не лише про порушення прав шляхом здійснення Відповідачем продажу товарів, виробником яких є Позивач, та використання в зв'язку з цим ЗТП, нанесених на товар (що могло б свідчити про вичерпання права на товари і послуги, зважаючи на введення товару правовласником у цивільний оборот), а й про порушення його (Позивача) права на використання ЗТП саме в цілях реклами, що підлягає окремому правовому захисту та не пов'язано з введенням товару в цивільний оборот; Відповідачем не подано доказів, які спростовували б використання на веб-сторінці http://meblevysvit.prom.ua/ графічних зображень товарів із зазначенням торгової марки BLUM; відсутні докази укладення Позивачем чи ТОВ "Блюм Україна" (яке є офіційним представником Позивача на території України) договорів про партнерство, хоча про використання торговельної марки "Блюм" Відповідачем зазначено Позивача у розділі "партнери"; обґрунтованими є доводи Позивача щодо незаконного використання Відповідачем ЗТП Позивача, зареєстрованих за класами 09,35 МКТП, оскільки це є окремим видом використання ЗТП, що підтверджується проведенням міжнародної реєстрації за №№ 1171363, 996626, 1161863; обґрунтованими є позовні вимоги в частині заборони Відповідачу використовувати ЗТП (зареєстровані під класом 06), власником яких є Позивач (за міжнародними реєстраціями №№598611, 821996); відсутні підстави для задоволення позову в частині зобов'язання Відповідача припинити використання ЗТП Позивача за номерами міжнародної реєстрації 1004732, 1074836, 1197881 та 1197692, оскільки така міжнародна реєстрація проведена для позначення ANTARO, LEGRABOX, TANDEM та TANDEMBOX, і власником таких знаків також є компанія Блюм, однак у позовній заяві зазначено про використання Відповідачем саме позначення Блюм;  Позивачем доведено порушення Відповідачем прав Позивача на ЗТП шляхом використання інших, ніж тих, що зареєстровані за №№ 1171363, 996626, 1161863, 598611 та 821996, і не доведено, що Позивачем використовувався ЗТП, зареєстрований компанією Блюм шляхом розміщення такого знака на інших інтернет-сайтах, ніж ті, що були предметом експертного дослідження в даній справі,  а саме за адресами доменів meblevysvit. prom.ua та https://facebook.com/meblevysvit; матеріалами справи не підтверджено здійснення Відповідачем продажу товару торговельної марки Блюм та отримання ним у зв'язку з цим доходу. 

Відповідач, посилаючись на незаконність та необґрунтованість оскаржуваної постанови апеляційної інстанції, просить суд касаційної інстанції скасувати відповідну постанову та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог, та стягнути з Позивача на користь Відповідача судові витрати. Так, згідно з доводами Відповідача, викладеними у касаційній скарзі:
- експертне комп'ютерно-технічне дослідження від 10.03.2016 № 1087 у даній справі було проведено на підставі ксерокопій тексту, надрукованого іноземною мовою, без засвідченого нотаріусом перекладу документа, що, на думку скаржника, не відповідає вимогам статті 4 Закону України "Про засади державної мовної політики" та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5;
- висновки апеляційного господарського суду, покладені в основу його рішення, здійснено без огляду веб-сторінок з метою встановлення факту використання скаржником ЗТП, які зареєстровані Позивачем;
- з огляду на принцип вичерпання прав хибними є твердження Позивача про те, що скаржник без дозволу виробника продає товари компанії "Blum".

У відзиві на касаційну скаргу Позивач зазначає про відсутність порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права та норм матеріального права, узгоджуваність правової позиції, викладеної в оскаржуваній постанові, правовій позиції Вищого господарського суду України у справі № 904/2029/15 (щодо незаконності використання торговельної марки "Kaeser") та просить постанову апеляційної інстанції залишити в силі, а касаційну скаргу Відповідача без задоволення.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, 
заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Місцевим господарським судами у справі, зокрема, встановлено, що:
- за даними ДП "Український інститут інтелектуальної власності" Державної служби інтелектуальної власності України, на території України діє міжнародна реєстрація ЗТП BLUM за №1171363 від 29.04.2013;
- Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз у висновку від 10.03.2016 №1087 зазначено, що на веб-сторінці http://meblevysvit.prom.ua/ містяться графічні зображення товарів із зазначенням торгової марки BLUM;
- за доводами Позивача, Відповідачем використано позначення "BLUM" (за міжнародною реєстрацією №1171363) при здійсненні пропонування до продажу товарів JULIUS BLUM GmbH у мережі Інтернет на веб-сайті www.meblevysvit.prom.ua;
- у матеріалах справи немає доказів скарг споживачів щодо якості продукції, виробником якої є Позивач;
- за матеріалами справи, обґрунтованим є стягнення з Відповідача на користь Позивача 3 000 грн. витрат на правову допомогу адвоката.

Судом апеляційної інстанції у розгляді справи з'ясовано, зокрема, таке: 
- Позивач виробляє та реалізує фурнітуру для меблевої промисловості. В Україні він представлений дочірнім підприємством - ТОВ "Блюм Україна";
- Відповідач є правоволодільцем торговельних марок BLUM, БЛЮМ, ANTARO, LEGRABOX, TANDEM, що підтверджується міжнародною реєстрацією (№№1171363,1004732,1074836,1197881,1197692,598611,821996,996626,1161863);
- посилаючись на незаконне використання згаданих ЗТП на сайті інтернет-магазину "Меблевий світ", Позивач звернувся до Львівського науково - дослідного інституту судових експертиз з питання проведення експертного дослідження використання цих ЗТП;
- у висновку названого інституту від 10.03.2016 №1087 (далі - Висновок №1087) зазначено, що на веб-сторінці http://meblevysvit.prom.ua/ містяться графічні зображення товарів із зазначенням торговельної марки BLUM;
- крім цього, на зазначеному веб-сайті у розділі "Партнери" міститься посилання на веб-сайт ТОВ "Блюм Україна", що, на думку останнього, вводить споживачів в оману щодо партнерської діяльності інтернет-магазину та єдиного офіційного представника Позивача в Україні - ТОВ "Блюм Україна";
- користувачем вказаної веб-сторінки є Відповідач, інтернет-сайт зареєстрований на порталі prom.ua з 09.06.2013; 
- реєстрація Позивачем ЗТП за, зокрема, класом 35 МКТП свідчить про те, що Позивач зареєстрував за собою виключне право на використання знака в рекламі, маркетингу, оренді рекламних площ, розповсюдження рекламних матеріалів, онлайн-рекламі у комп'ютерній мережі та ін. згідно з переліком, що міститься у відповідному реєстрі; тобто розміщення ЗТП на веб-сайті з метою реклами є виключною компетенцією правовласника, а для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідне отримання відповідного дозволу;
- у даному випадку відсутні підстави для застосування принципу вичерпання права;
- у матеріалах справи відсутні докази укладення між Позивачем чи ТОВ "Блюм Україна" та Відповідачем договорів щодо партнерства, тобто Відповідач створював хибне уявлення про свої ділові взаємовідносини з Позивачем;
- з матеріалів справи вбачається та підтверджується висновком експертного комп'ютерно-технічного дослідження, що Відповідачем використано в мережі Інтернет ЗТП, зареєстровані Позивачем, зокрема шляхом  використання каталогу продукції компанії Блюм;
- суд не знайшов підстав для задоволення позову в частині зобов'язання Відповідача припинити використання ЗТП компанії Блюм за номерами міжнародної реєстрації 1004732, 1074836, 1197881 та 1197692.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для зобов'язання Відповідача припинити порушення прав Позивача на ЗТП та стягнення збитків. 

Відповідно до статті 3ter Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891р. заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заяві, передбаченій у пункті (1) статті 3.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, міжнародна реєстрація ЗТП, стосовно яких виник спір зі справи, діє на території України в повному обсязі.

Згідно із статтею 495 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України):
- майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 
- майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать, зокрема, володільцю міжнародної реєстрації.

За приписами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":
- використанням знака визнається, зокрема, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосування його в мережі Інтернет (пункт 4 статті 16);
- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди (якщо інше не передбачено цим Законом) зареєстровані знаки та позначення, схожі із зареєстрованим знаком стосовно певних товарів і послуг, як це передбачено пунктом 5 статті 16 названого Закону;
- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (стаття 20).

Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування; збитками є, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода; частина перша і пункт 2 частини другої статті 22 ЦК України.

Як вбачається з тексту прийнятих по суті даної справи судових рішень та інших матеріалів справи (в тому числі відзивів на позовну заяву, апеляційну скаргу) у процесі розгляду цієї справи Відповідач (скаржник за касаційною скаргою) послідовно заперечував наявність, власне, самого використання ним ЗТП Позивача на веб-сторінках і зазначав про відсутність відповідних зображень на таких сторінках; вказується про це і в доводах касаційної скарги. При цьому Касаційним господарським судом не можуть бути прийняті посилання Позивача про те, що відзиви Відповідача не можуть вважатися власне відзивами в розумінні статті 59 ГПК України (в редакції, чинній на час розгляду справи попередніми судовими інстанціями) у зв'язку з відсутністю доказів надіслання копії відзиву Позивачу; адже зазначеною нормою процесуального права передбачалося право, а не обов'язок надіслати відзив на позовну заяву, в т.ч. позивачу, і згаданою, а також іншими статтями ГПК України не передбачалася можливість позбавлення документа статусу відзиву на позовну заяву через ненадіслання його копії іншому учасникові судового процесу, який, до речі, не позбавлений права та можливості ознайомитися, за необхідності, з таким відзивом та зняти його копію (частина друга статті 22 ГПК України в тій же редакції). 

Однак ні місцевий, ані апеляційний господарські суди не надали згаданим доводам Відповідача належної оцінки. Навіть за протилежності своїх висновків стосовно суті спору (за винятком позовних вимог про відшкодування збитків, стосовно яких зазначені висновки двох судів загалом співпадають), обидві попередні судові інстанції виходили, зокрема, з наявності Висновку № 1087, яким, на їх думку, підтверджувалося використання Відповідачем ЗТП Позивача. При цьому названі судові інстанції не взяли до уваги, що:
- зазначений висновок хоча й має назву експертного дослідження, але, як вбачається зі змісту судових рішень та з інших матеріалів справи, не підпадає під ознаки висновку судового експерта в розумінні статті 42 ГПК України (у редакції, чинній на час розгляду справи попередніми судовими інстанціями), оскільки: по-перше, експертиза у справі не призначалася судом (частина перша статті 41 названого Кодексу в тій же редакції), по-друге, питання, які мають бути роз'яснені експертом, не  встановлювалися (не формулювалися) судом (частина друга статті 41 названого Кодексу в тій же редакції), виконавець (чи виконавці) згаданого дослідження не попереджалися в установленому порядку про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого експертного висновку. У зв'язку з наведеним Висновок № 1087 міг вважатися висновком спеціаліста, але не висновком судового експерта;
- ГПК України (в тій же редакції) чи будь-який інший законодавчий акт, чинний на час розгляду справи  попередніми судовими інстанціями, не уповноважував спеціаліста, що надає висновок за зверненням сторони у справі, здійснювати в той чи інший спосіб фіксацію незаконного контенту на веб-сайті, у т.ч. Відповідача. 

До того ж поза оцінкою суду залишилися доводи Відповідача щодо проведення згаданого експертного дослідження за матеріалами, текст яких виконано іноземною мовою, за відсутності в суду даних про обізнаність виконавця (виконавців) дослідження з такою мовою та/або про здійснення перекладу відповідних матеріалів українською мовою.

При цьому аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (наприклад, рішення від 21 січня 1999 року в справі "Гарсія Руїз проти Іспанії", від 22 лютого 2007 року в справі "Красуля проти Росії", від 5 травня 2011 року в справі "Ільяді проти Росії", від 28 жовтня 2010 року в справі "Трофимчук проти України", від 9 грудня 1994 року в справі "Хіро Балані проти Іспанії", від 1 липня 2003 року в справі "Суомінен проти Фінляндії", від 7 червня 2008 року в справі "Мелтекс ЛТД (MELTEX LTD) та Месроп Мовсесян (MESROP MOVSESYAN) проти Вірменії") свідчить, що право на мотивоване (обґрунтоване) судове рішення є частиною загального права людини на справедливий і публічний розгляд справи.

Вимога пункту 1 статті 6 Конвенції щодо обґрунтовування судових рішень не може розумітись як обов'язок суду детально відповідати на кожен довід заявника. Стаття 6 Конвенції також не встановлює правил щодо допустимості доказів або їх оцінки, що є предметом регулювання в першу чергу національного законодавства та оцінки національними судами. Проте Європейський суд з прав людини оцінює ступінь умотивованості рішення національного суду, як правило, з точки зору наявності в ньому достатніх аргументів стосовно прийняття чи відмови в прийнятті саме тих доказів і доводів, які є важливими, тобто такими, що були сформульовані заявником ясно й чітко та могли справді вплинути на результат розгляду справи.

Касаційний господарський суд вважає, що доводи Відповідача щодо непідтвердженості належними доказами використання ним ЗТП Позивача є важливими і такими, що могли прямо вплинути на результат розгляду справи (в тому числі й для вирішення питання про застосування принципу вичерпання прав власника торговельної марки), а тому не може погодитися з відсутністю в рішеннях судових інстанцій, в тому числі апеляційної, аргументів стосовно відхилення таких доводів і зі здійсненням судами своїх висновків за неналежного дослідження пов'язаних з цими доводами доказів, насамперед Висновку № 1087.

У зв'язку з наведеним у Касаційного господарського суду відсутні підстави вважати судові рішення, прийняті по суті даної справи, такими, що відповідали б вимогам чинних на час їх прийняття статей 4^7, 43 ГПК України (у редакції до 15.12.2017) стосовно прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та оцінки доказів за всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності. 

Суд же касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України в редакції, чинній з 15.12.2017). Тому згідно із статтею 310 названого Кодексу (в тій же редакції) прийняті по суті справи судові рішення підлягають скасуванню в частині розгляду позовних вимог про припинення прав на ЗТП з передачею справи у тій же частині на новий розгляд до суду першої інстанції.

У безпосередньому зв'язку з цим зазначені судові рішення слід скасувати і в частині розподілу судових витрат зі справи.

Що ж до тієї частини позовних вимог, яка стосується відшкодування збитків, то в ній рішення і постанова попередніх судових інстанцій відповідають встановленим цими інстанціями обставинам справи і застосованим ними нормам матеріального і процесуального права, та відповідні висновки судів не заперечуються сторонами. Тому в зазначеній частині судові рішення зі справи слід залишити без змін як такі, що прийняті з правильним застосуванням норм матеріального права, зокрема статті 22 ЦК України.

У новому розгляді справи (у зазначеній в цій постанові частині) суду слід врахувати викладене, здійснити належну оцінку зібраних у справі доказів, надати доводам сторін, у тому числі зазначеним у даній постанові, та з урахуванням встановленого ухвалити законне і обґрунтоване рішення. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями 308, 310, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Гавуки Руслана Васильовича задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Львівської області від 18.04.2017 та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 03.08.2017 зі справи №  914/2509/16 скасувати в частині, що стосується розгляду позовних вимог про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг, а також у частині стягнення коштів на відшкодування витрат на оплату послуг адвоката і витрат зі сплати судового збору.

Справу у відповідних частинах передати на новий розгляд до господарського суду Львівської області.

У решті зазначені рішення і постанову залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                       В. Селіваненко 

Суддя                                                                                                       І. Булгакова

Суддя                                                                                                                        Б. Львов