ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року 
м. Київ

Справа №  910/3220/17 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Сухового В.Г.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" (далі - ТОВ "Редмонд-Україна") - Барабаша О.В.,
відповідача 1 - Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) - Потоцького М.Ю.,
відповідача 2 - товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск" (общества с ограниченной ответственностью "Технопоиск"; далі - ТОВ "Технопоіск") - Дитинюка Я.Л.,
відповідача 3 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство)  - Потоцького М.Ю.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ТОВ "Технопоіск"
на рішення господарського суду міста Києва від 30.10.2017 (суддя Зеленіна Н.І.)
та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.12.2017 (колегія суддів: Сотніков С.В. (головуючий), судді Пантелієнко В.О. і Остапенко О.М.)
за позовом ТОВ "Редмонд-Україна" до Служби, ТОВ "Технопоіск", Міністерства 
про визнання недійсним свідоцтва України,

ВСТАНОВИВ:
ТОВ "Редмонд-Україна" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням подальшого уточнення позовних вимог) про визнання недійсним свідоцтва України № 159383 на знак для товарів і послуг "RЕDMOND", а також просило зобов'язати Службу внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію. 
Позовні вимоги мотивовано тим, що знак для товарів і послуг "RЕDMOND", власником якого є ТОВ "Технопоіск", є таким, що може ввести в оману щодо ТОВ "Редмонд-Україна", яке виробляє товар під добре відомою торговельною маркою "RЕDMOND",  яка, у свою чергу, є частиною фірмового найменування позивача.
Рішенням господарського суду міста Києва від 30.10.2017, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.12.2017, позов задоволено повністю.
Прийняті судові рішення зі справи з посиланням на приписи статей 15, 16, 418, 420, 424, 426 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 5, абзац п'ятий пункту 2 статті 6, абзаци третій, четвертий пункту 3 статті 6, 19, 25 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) та статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (від 20 березня 1883 року; далі - Конвенція) та пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивовано наявністю підстав для визнання свідоцтва України № 159383 недійсним.
При цьому місцевий господарський суд у прийнятті рішення зі справи виходив з того, що знак для товарів і послуг "REDMOND" за свідоцтвом України № 159383 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою "REDMOND", та є таким, що може ввести в оману щодо особи ТОВ "Редмонд-Україна", яке виробляє товари/надає відповідні послуги.
У свою чергу, суд апеляційної інстанції виходив з того, що: незалежно від дати визнання знака добре відомим та його реєстрації відповідна особа (щодо якої такий знак визнаний добре відомим) визнається повноважною щодо його використання та захисту, в тому числі має право на звернення до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва про його реєстрацію за іншою особою. Оманливість же спірного позначення щодо позивача як особи, яка виробляє певні товари, не може бути підставою для задоволення позовних вимог ТОВ "Редмонд-Україна" тому, що виробництво відповідних товарів здійснюється не позивачем, а китайськими виробниками, фірмове ж найменування ТОВ "Редмонд-Україна" з'явилися вже після реєстрації спірного знака. 
ТОВ "Технопоіск", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в позові. Так, згідно з доводами ТОВ "Технопоіск", викладеними у касаційній скарзі, станом на 10.08.2012 (дата видачі свідоцтва України № 159383 на знак для товарів і послуг "RЕDMOND") правова охорона добре відомому знаку "RЕDMOND" ще не була надана, а відтак добру відомість торговельної марки "RЕDMOND" станом на 31.12.2015 не можна протиставляти спірному знаку за свідоцтвом України              № 159383, реєстрація якого відбулася раніше. 
ТОВ "Редмонд-Україна" подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення. 
Інші відзиви на касаційну скаргу не надходили.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального та процесуального права, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників ТОВ "Редмонд-Україна", Служби, ТОВ "Технопоіск" та Міністерства, Касаційний господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим господарським судом у справі встановлено, що:
- ТОВ "Технопоіск" є власником свідоцтва України № 159383 на знак для товарів і послуг "REDMOND" для товарів 07, 09, 11 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП), для яких його зареєстровано (заявка від 25.05.2011 № 201108178, дата публікації 10.08.2012);
- знак "REDMOND" визнано добре відомим в Україні відносно ТОВ "Редмонд-Україна", ОСОБА_8 станом на 31.12.2015 щодо частини товарів 07, 09, 11 класів МКТП, що підтверджується рішенням Апеляційної палати Служби від 28.02.2017, затвердженим наказом Служби (правонаступником якої є Міністерство) від 16.03.2017 № 30-Н;
- згідно з висновком експертів за результатами проведення комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 11.10.2017 № 207/17 (далі - Висновок): 
знак для товарів і послуг "REDMOND" за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 159383, що належить ТОВ "Технопоіск", є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою "REDMOND";
знак для товарів і послуг "REDMOND" за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 159383 є таким, що може ввести в оману щодо особи ТОВ "Редмонд-Україна", яка виробляє товари/надає послуги.
Апеляційним судом додатково встановлено, що: 
- виробництво товарів, які маркуються спірним знаком, здійснюється китайськими виробниками, а не позивачем, про що зазначено у Висновку та підтверджується доказами;
- ТОВ "Редмонд-Україна" набуло виключних немайнових прав на своє найменування 09.11.2012 у момент його реєстрації як юридичної особи; 
- назване рішення Апеляційної палати Служби від 28.02.2017 є чинним та у встановленому порядку недійсним не визнано.
Причиною виникнення спору є питання щодо наявності правових підстав для визнання недійсним свідоцтва України № 159383 з визначених позивачем підстав.
Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.
Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки  для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 (у редакції, що діяла на час подання спірної заявки) згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Абзацами третім та четвертим пункту 3 статті 6 Закону № 3689 передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.
Обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону № 3689 та в абзацах третьому і четвертому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.   
При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості, наприклад, позначення "вода" для горілчаних виробів), тоді як можливість сплутування зі знаками інших осіб та/або їх фірмовими найменуваннями як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні  положень пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону № 3689.   
Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону № 3689 обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.
Водночас за приписами пункту 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
У свою чергу, пунктами 1, 4 статті 25 Закону № 3689 встановлено, що:
- охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні;
- з дати, на яку, за визначенням Апеляційної палати чи суду, знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням. 
Статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. 
При цьому пунктом 6 статті 16 Закону № 3689 визначено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
Відповідно до частин першої та другої статті 300 ГПК України (в редакції, що діяла з 15.12.2017), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
Згідно з частиною четвертою цієї ж статті Кодексу суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.
За приписами пункту 3 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.
Згідно з частинами першою-третьою статті 311 ГПК України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.
Таким чином, з урахуванням достатності встановлених місцевим і апеляційним господарськими судами фактичних обставин справи, беручи до уваги: пріоритет (першість) ТОВ "Технопоіск" у реєстрації спірного знака для товарів і послуг (10.08.2012) як щодо фірмового найменування позивача (не раніше 09.11.2012), так і визнання відповідної торговельної марки добре відомою (на 31.12.2015); абсолютний характер передбаченої згаданими положеннями пункту 2 статті 6 Закону № 3689 оманливості (наявність якої не містить обґрунтування ані в оскаржуваних судових рішеннях, ані в інших матеріалах справи); безпідставність виходу за межі позовних вимог та застосування положень пункту 3 статті 6 Закону № 3689 замість приписів пункту 2 цієї ж статті Закону; наведені приписи пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ щодо відповідності знака умовам його реєстрації саме на дату подання заявки, -
Касаційний господарський суд дійшов висновку про те, що попередні судові інстанції, неправильно застосувавши зазначені приписи статей 6, 19, 25 Закону № 3689 (норми матеріального права), дійшли безпідставного висновку щодо невідповідності зареєстрованого спірного знака умовам надання правової охорони, а тому й неправомірно задовольнили позовні вимоги ТОВ "Редмонд-Україна". 
Отже, оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позову. 
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 315 ГПК України у зв'язку із скасуванням судових актів попередніх інстанцій і ухваленням нового рішення підлягають новому перерозподілу і судові витрати.
Так, судові витрати, понесені ТОВ "Редмонд-Україна" у зв'язку із розглядом справи у суді першої інстанції, покладаються на ТОВ "Редмонд-Україна". Судовий збір, сплачений ТОВ "Технопоіск" за подання апеляційної та касаційної скарг, підлягає стягненню з позивача на його користь. 
Поворот виконання рішення не застосовується за відсутності доказів списання відповідних коштів (частина шоста статті 333 ГПК України), що не позбавляє ТОВ "Технопоіск" права, за наявності відповідних підстав, звернутися до суду першої інстанції із заявою про поворот виконання рішення у відповідності до приписів частин дев'ятої та десятої статті 333 ГПК України.
Керуючись статтями 300, 308, 311, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск" задовольнити.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 30.10.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.12.2017 зі справи                      № 910/3220/17 скасувати.
3. У позові відмовити.
4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск" 3 520 (три тисячі п'ятсот двадцять) грн. судового збору за розгляд апеляційної скарги та 6 400 (шість тисяч чотириста) грн. судового збору за розгляд касаційної скарги.
5. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя                                                                                                                Б.Львов

Суддя                                                                                                                І.Булгакова 

Суддя                                                                                                                В.Суховий