Верховний
Суд

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2018 року 
м. Київ

справа №  922/3136/16 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - фізичної особи-підприємця Татарчика Сергія Івановича (далі - ФОП Татарчик С.І.) - Лиски П.О.,
відповідача 1 - товариства з обмеженою відповідальністю "Економ-Схід" (далі - Товариство) - Яцишин О.Р.,
відповідача 2 - фізичної особи-підприємця Юр'єва Олександра Вікторовича (далі - ФОП Юр’єв О.В.) - Манойленко К.В.,
розглянувши касаційну скаргу ФОП Юр'єва О.В.
на рішення господарського суду Харківської області від 04.05.2017 (суддя Шарко Л.В.) 
та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 12.09.2017 (колегія суддів: Барбашова С.В. (головуючий), судді Істоміна О.А. і Пелипенко Н.М.)
за позовом ФОП Татарчик С.І. до Товариства і ФОП Юр'єва О.В. 
про захист прав інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:
ФОП Татарчик С.І. звернувся до господарського суду Харківської області з позовом про:
- визнання знака для товарів і послуг (торговельної марки) "DiskontPlace" за заявкою ФОП Юр'єва О.В. від 21.04.2016 схожим до ступеню сплутання (змішування) із знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) "EconomClass" позивача за свідоцтвом України від 11.04.2016  № 210334; 
- визнання дій ФОП Юр’єва О.В. щодо використання знака для товарів і послуг "DiskontPlace" порушенням прав ФОП Татарчика С.І. як власника зареєстрованої торговельної марки "EconomClass";
- стягнення з Товариства 10 000 грн. штрафу за порушення зобов'язання, передбаченого пунктом 4.2 ліцензійного договору на використання знаків для товарів і послуг від 06.01.2009 (далі - Договір);
- заборону ФОП Юр’єву О.В. використовувати знак для товарів і послуг "DiskontPlace";
- припинення порушення прав ФОП Татарчика С.І. шляхом вилучення з обігу та знищення всіх об'єктів, які містять зображення знака для товарів і послуг "DiskontPlace";
- зобов'язання ФОП Юр’єва О.В. здійснити публікацію інформації в державному друкованому засобі масової інформації, газеті "Голос України" про порушення прав інтелектуальної власності ФОП Татарчика С.І.   
Позовна заява мотивована неправомірним використанням ФОП Юр’євим О.В. торговельної марки "DiskontPlace", яка є схожою до ступеня сплутання з торговельною маркою "EconomClass" за свідоцтвом України від 11.04.2016           № 210334, власником якої є ФОП Татарчик С.І., а також неналежним виконанням Товариством умов Договору. 
Рішенням господарського суду Харківської області від 04.05.2017, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.09.2017, позов задоволено повністю.
Судові рішення попередніх судових інстанцій з посиланням на приписи статей 1, 5, 7, 14, 16, 20 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), статей 418, 492, 494, 495 Цивільного кодексу України та статей 157, 193 Господарського кодексу України мотивовано необхідністю захисту порушеного права позивача як власника знака для товарів і послуг (словесне позначення "EconomClass"), а також тим, що Товариство, взявши на себе відповідні зобов'язання за Договором, не здійснило жодної дії з виявлення та припинення порушення або усунення його наслідків. 
ФОП Юр’єв О.В., посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та прийняти нове рішення. Так, згідно з доводами ФОП Юр’єва О.В., викладеними у касаційній скарзі, суди попередніх інстанцій:
- порушили приписи статей 4^3, 4^7, 15, 16, 42, 43, 58 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України; в редакції, що діяла до 15.12.2017) щодо: територіальної підсудності розгляду справи, виключної територіальної підсудності розгляду справ, що пов'язані з об'єктами інтелектуальної власності; правил об'єднання позовних вимог в одній справі; зловживання процесуальними правами позивача та бездіяльність суду; оцінки договору від 02.10.2016 та результатів маркетингового дослідження; оцінки висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23.03.2017 № 10530; оцінки рішення про створення робочих груп, повідомлення робочих груп та протоколів робочих груп щодо ознайомлення із інформацією на інформаційних ресурсах;
- неправомірно запозичили повноваження органу державної політики в сфері інтелектуальної власності;
- прийняли безпідставне та неаргументоване рішення щодо вилучення з обігу предметів з позначенням "DiskontPlace".
ФОП Татарчик С.І. та Товариство, кожний окремо, подали відзиви на касаційну скаргу, в яких зазначили про безпідставність її доводів та просили судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення уповноважених представників сторін, Касаційний господарський суд дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:
- ФОП Татарчик С.І. є власником знаків для товарів і послуг: "ЕкономКлас" (комбіноване позначення) за свідоцтвом України від 11.06.2007 № 77901; "Планета  Секонд-Хенд" за свідоцтвом України від 11.06.2007 № 77902; "EconomClass" (словесне позначення) за свідоцтвом України від 11.04.2016           № 210334; 
- торговельну марку "EconomClass" (словесне позначення) за свідоцтвом України від 11.04.2016 № 210334 зареєстровано щодо товарів 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: демонстрування товарів; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту різноманітних товарів, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюджування рекламних матеріалів;
- ФОП Юр’єв О.В. 21.04.2016 звернувся до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" з відповідною заявою про реєстрацію знака для товарів і послуг (торговельної марки) "DiskontPlace" щодо товарів 25 і послуг 35 (зокрема щодо: демонстрування товарів; послуги з постачання для інших тощо) класів МКТП (заява № m 201608829);
- використання ФОП Юр’євим О.В. торговельної марки "DiskontPlace" у мережі Інтернет на сайті (http://diskont-place.com.ua) підтверджується протоколами огляду та ознайомлення з інформацією розміщеною на інформаційних ресурсах (сайтах) в мережі Інтернет, відеозаписами процесу дослідження сайту, протоколом господарського суду Харківської області щодо огляду Інтернет-сайту від 21.09.2016 у справі № 922/3151/16, рішенням господарського суду від 12.01.2017 у справі № 922/3151/16, яке набрало законної сили;   
- ФОП Юр’єв О.В. з 27.09.2016 є реєстрантом (власником) доменного імені "diskont-place.com.ua", у якому відтворюється торговельна марка "DiskontPlace", що підтверджується рішенням господарського суду від 12.01.2017 у справі № 922/3151/16;
- відповідно до висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 23.03.2017 № 10530, проведеної працівниками Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса: знак для товарів і послуг (торговельна марка) "EconomClass" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 11.04.2016 № 210334 є відомим в Україні; позначення "DiskontPlace" за заявкою від 21.04.2016 № m 201608829 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "EconomClass" за свідоцтвом від 11.04.2016 № 210334 на підставі їх графічної, семантичної, концептуальної, асоціативної схожості при однаковій сфері вживання порівнювальних позначень;
- схожість торговельних марок DiskontPlace" та "EconomClass" підтверджується звітом за результатом проведення маркетингових досліджень ступеня схожості знака для товарів і послуг  DiskontPlace" із знаком для товарів і послуг "EconomClass", проведеним товариством з обмеженою відповідальністю "Рекламне агентство "Фініст";   
- 06.01.2009 позивачем і Товариством укладено Договір на використання знаків для товарів і послуг "ЕкономКлас" та "Планета  Секонд-Хенд";
- за змістом пунктів 4.2.9.-4.2.10 Договору Товариство зобов'язалося повідомляти позивача про факти порушення його прав на торговельні марки, які стали йому відомі з будь-яких джерел інформації, та вчиняти всі можливі дії й заходи, спрямовані на укладення субліцензійних договорів з особами, які використовують торговельні марки позивача без відповідного дозволу;
- 06.01.2009 позивачем і Товариством укладено договір про надання послуг (далі - Договір про надання послуг), згідно з пунктом 2.1 якого Товариство зобов'язалося надавати позивачу послуги з пошуку, виявлення, фіксації, вчинення дій по забороні та з припинення незаконного використання торговельних марок "ЕкономКлас" та "Планета  Секонд-Хенд" у будь-який спосіб, що передбачений та не заборонений чинним законодавством України на всій території України та в мережі Інтернет;
- додатковими угодами від 14.04.2016 до Договору та Договору про надання послуг виконання зобов'язань доповнено, окрім знаків для товарів і послуг "ЕкономКлас" та "Планета  Секонд-Хенд", також торговельною маркою "EconomClass";
- відповідно до пункту 9.3 Договору сторонами обумовлено, що Товариство зобов'язано вживати всіх заходів захисту прав позивача на торговельні марки, у зв'язку з цим має право звертатися до органів державної влади, в тому числі, але не виключно, до правоохоронних органів з метою захисту прав на торговельні марки, а також подавати будь-які клопотання, заяви, включаючи позовні заяви, скарги, заперечення, і звертатись безпосередньо до порушника з метою врегулювання спорів щодо торговельних марок;
- порушення зобов'язань за ліцензійним договором є порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг, про що зазначено в пункті 9.5 Договору;
- Товариством з метою реалізації взятих на себе зобов'язань було прийнято рішення про створення робочої групи з виявлення та усунення незаконного використання торговельних марок від 16.01.2016, до якого вносилися доповнення рішенням від 15.04.2016 щодо виявлення та усунення незаконного використання торговельної марки "EconomClass";
- Товариством не вчинялося дій, спрямованих на виконання ним зобов'язань за Договором, що відповідно до пунктів 4.2, 12.2.2.1 Договору є підставою для накладення на нього штрафу в розмірі 10 000 грн.  
Причиною виникнення даного судового спору є питання щодо наявності правових підстав для захисту майнових прав ФОП Татарчика С.І. на торговельну марку  "EconomClass" (словесне позначення) за свідоцтвом України від 11.04.2016 № 210334 у обраний ним спосіб.
Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Закону № 3689 право власності на знак  засвідчується  свідоцтвом, а обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.
Згідно з пунктами 2, 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:
- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Пунктом 4 цієї статті Закону визначено, що використанням знака визнається: 
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Статтею 20 Закону № 3689 встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. 
Попередні судові інстанції у прийнятті оскаржуваних судових рішень виходили з того, що позначення "DiskontPlace" за заявкою від 21.04.2016 № m 201608829 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "EconomClass" за свідоцтвом від 11.04.2016 № 210334. В основу оскаржуваних судових рішень покладено згадані висновок експертизи та звіт.
Разом з тим єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба в застосуванні спеціальних знань, тоді як у даному випадку необхідність у застосуванні саме спеціальних знань відсутня, оскільки вирішення порушеного питання (щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення) належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг.
У свою чергу, касаційний суд, беручи до уваги: поширеність послуг, щодо яких позивачем зареєстровано торговельну марку "EconomClass" за свідоцтвом України  № 210334; загальний рівень освіти в Україні; обізнаність населення України щодо використання іноземної мови, іншомовних слів та транслітерації; обізнаність звичайного пересічного споживача із змістом та зовнішнім виглядом слів ("дисконт", "diskont", "discount", "place", "економ", "эконом", "econom", "клас", "класс", "class"), їх поширеність та загальновживаність у різноманітних варіантах у повсякденному застосуванні; відсутність графічної, фонетичної та семантичної схожості, - 
дійшов висновку про те, що попередніми судовими інстанціями оскаржувані рішення прийнято з порушенням норм процесуального права (щодо підстав призначення судової експертизи, стосовно загальних правил оцінки доказів, відсутності у висновку судового експерта заздалегідь встановленої сили; статті 41, 42, 43 ГПК України в редакції, що діяла до 15.12.2017), що, в свою чергу, призвело до неправильного застосування ними приписів частини п'ятої статті 16 Закону № 3689 через помилковість визнання порівнюваних позначень схожими до ступеню сплутування (з можливістю введення в оману).
До того ж наявність у позначення "DiskontPlace" розрізняльної здатності підтверджується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 233336, виданим 25.10.2017 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України Юр’єву Олександру Вікторовичу за результатами розгляду заявки від 21.04.2016 № m 201608829 (з проведенням формальної та кваліфікаційної експертиз; розділ ІІІ Закону № 3689). 
Відповідно до частин першої та другої статті 300 ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017), переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
Водночас згідно з частиною четвертою цієї ж статті Кодексу суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.
За приписами пункту 3 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.
Згідно з частинами першою-третьою статті 311 ГПК України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення. Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню.
Таким чином, застосування попередніми судовими інстанціями приписів частини п'ятої статті 16 Закону № 3689 за відсутності підстав для її застосування потребує від касаційного суду скасування оскаржуваних судових рішень з одночасним прийняттям нового рішення про повну відмову в позві. 
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 315 ГПК України в зв'язку із скасуванням судових актів попередніх інстанцій і ухваленням нового рішення підлягають новому перерозподілу і судові витрати.
Так, судові витрати, понесені ФОП Татарчиком С.І. у зв'язку із розглядом справи у суді першої інстанції, покладаються на ФОП Татарчика С.І. 
Судовий збір, сплачений ФОП Юр’євим О.В. за подання апеляційної та касаційної скарг, підлягає стягненню з позивача на його користь.
Поворот виконання рішення Касаційним господарським судом не застосовується за відсутності доказів списання відповідних коштів (частина шоста статті 333 ГПК України), що не позбавляє ФОП Юр’єва О.В., а також Товариство права, за наявності відповідних підстав, звернутися до суду першої інстанції із заявами про поворот виконання рішення у відповідності до приписів частин дев'ятої та десятої статті 333 ГПК України.
Керуючись статтями 308, 311, 315 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Юр'єва Олександра Вікторовича задовольнити.
2. Рішення господарського суду Харківської області від 04.05.2017 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 12.09.2017 зі справи № 922/3136/16 скасувати.
3. У позові відмовити.
4. Стягнути з фізичної особи-підприємця Татарчика Сергія Івановича на користь фізичної особи-підприємця Юр'єва Олександра Вікторовича 9 094 (дев'ять тисяч дев'яносто чотири) грн. 80 коп. судового збору за розгляд апеляційної скарги та 9 921 (дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять одну) грн. 60 коп. судового збору за розгляд касаційної скарги.
Видачу відповідних наказів доручити господарському суду Харківської області.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                        Б.Львов

Суддя                                                                                                        І.Булгакова 

Суддя                                                                                                        В.Селіваненко