ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року 
м. Київ

Справа №  910/19087/16 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: 
Львова Б.Ю. (головуючий), Булгакової І.В. і Селіваненка В.П.,
за участю секретаря судового засідання Крапивної А.М.,
представників учасників справи:
позивача - товариства з обмеженою відповідальністю "Ергопак" (далі - Товариство) - Сича Є.Ю.,
відповідача - Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) - Шурховецької Л.І.,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М" (далі - ТОВ "Інтерфом-М") - Компанця М.Б.,
товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-Захід" (далі - ТОВ "Інтерфом-Захід") - Бахмача А.О., 
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства
на рішення господарського суду міста Києва від 22.09.2017 (суддя Підченко Ю.О.)
та постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2017 (колегія суддів: Ткаченко Б.О. (головуючий), судді Зубець Л.П. і Зеленін В.О.)
за позовом Товариства до Відділення,
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ТОВ "Інтерфом-М", ТОВ "Інтерфом-Захід",
про визнання рішення недійсним,

ВСТАНОВИВ:
Товариство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним рішення адміністративної колегії Відділення від 20.09.2016            № 44 у справі № 946/88-р-02-05-15 "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" (далі - Рішення АМК). 
Позовні вимоги мотивовано тим, що Відділенням неповно з'ясовано обставини, які мають значення для справи, недоведенням обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, та невідповідністю висновків, викладених у Рішенні АМК, обставинам справи. 
Рішенням господарського суду міста Києва від 22.09.2017, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2017, у задоволенні позову відмовлено повністю.
Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статті 1Закону України від 07.06.1996 № 236/96-ВР "Про захист від недобросовісної конкуренції" (далі - Закон № 236) та статті 59 Закону України від 11.01.2001               № 2210-ІІІ "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон  № 2210), статей 420, 464 Цивільного кодексу України, статей 1, 5, 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) та статей 1, 2, 6, 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" мотивовано відсутністю передбачених законодавством підстав для визнання недійсним Рішення АМК.
Товариство, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції рішення місцевого і постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати та прийняти нове рішення про задоволення позову. Так, згідно з доводами позивача, викладеними у касаційній скарзі:
- попередні судові інстанції не звернули уваги та не надали оцінки тому, що Товариство не здійснювало жодних дій, які були спрямовані б на заборону ТОВ "Інтерфом-М" і ТОВ "Інтерфом-Захід" виробляти та реалізовувати губки побутові будь-яких інших форм чи видів, зовнішній вигляд яких був би відмінним від зареєстрованого об'ємного знака для товарів і послуг за свідоцтвом України                № 175926;
- судами першої та апеляційної інстанцій не було також надано правової оцінки тим обставинам, що сам факт надсилання вимог, які спрямовані виключно на захист порушених прав інтелектуальної власності без вчинення будь-яких подальших дій, жодним чином не може вплинути на господарську діяльність ТОВ "Інтерфом-М" та ТОВ "Інтерфом-Захід", а відповідно, надсилання таких вимог не є та не може бути порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;
- Відділення створило небезпечний прецедент, обмежуючи право Товариства на захист інтелектуальної власності, намагаючись при цьому притягнути Товариство до відповідальності за цілком законні дії, які полягали лише в направленні вимоги про припинення порушень прав на знак для товарів і послуг;  
- Відділенням не було проведено дослідження ринку побутових губок із хвилястою поверхнею. 
Відділення, ТОВ "Інтерфом-М" і ТОВ "Інтерфом-Захід", кожний окремо, подали відзиви на касаційну скаргу, в яких зазначили про безпідставність її доводів та просили судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників Товариства, Відділення, ТОВ "Інтерфом-М" та ТОВ "Інтерфом-Захід", Касаційний господарський суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.
Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:
- Товариство на підставі ліцензійного договору від 01.10.2013 про надання дозволу на використання об'ємного знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 одержало від компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед виключні права на використання на території України цієї торговельної марки щодо товару 21 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: губки побутові;     
- 10.07.2015 та 15.07.2015 Товариство направило ТОВ "Інтерфом-М" і ТОВ "Інтерфом-Захід" вимоги № 398 та №  380 відповідно. У цих вимогах йшлося про те, що, зважаючи на високий ступінь зовнішньої схожості із зареєстрованим об'ємним знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №  175926, у споживача може виникати враження, що продукція, яка виробляється TOB "Інтерфом-М" і TOB  "Інтерфом-Захід", має відношення до товару, що виробляється позивачем з 2002 року, у зв'язку з чим останній просив TOB "Інтерфом-М" і TOB  "Інтерфом-Захід" припинити незаконне використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 та вимагав припинити виробництво і пропонування до продажу фальсифікованих товарів;
- ТОВ "Інтерфом-М" і ТОВ "Інтерфом-Захід" звернулися до Відділення із заявами про порушення позивачем вимог конкурентного законодавства;
- Рішенням АМК:
дії Товариства, які полягали у безпідставних вимогах до конкурентів на ринку виробництва губок побутових, а саме TOB "Інтерфом-М" та TOB  "Інтерфом-Захід", припинити виробництво і пропонування до продажу губок побутових з хвилястою поверхнею, визнано порушенням, що передбачене частиною першою статті 1 Закону № 236, у вигляді недобросовісної конкуренції, що суперечить торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності (пункт 1);
за вчинення зазначеного порушення на Товариство накладено штраф у розмірі     68 000 грн. (пункт 2);
- Рішення АМК обґрунтоване тим, що: 
ТОВ "Ергопак" на підставі ліцензійного договору з власником свідоцтва України       № 175926 - компанією "Айвібрідж Венчерз Лімітед" отримало виключні права на використання об'ємного знака для товарів 21 класу МКТП, а саме - губки побутові;
компанія "Айвібрідж Венчерз Лімітед" є власником патенту № 8538 на промисловий зразок "Губка господарська";
відсутня будь-яка інформація про передачу права власності на промисловий разок № 8538 або видачу ліцензії на його використання, зокрема і Товариству;
товарний знак - це позначення, яким маркуються товари для відрізнення товарів різних виробників. Що ж стосується форми товару, то вона може захищатися патентами на промислові зразки, які є іншими, відмінними від товарних знаків об'єктами права інтелектуальної власності. Тобто товарний знак не може одночасно бути формою чи зображенням форми товару, для якого він зареєстрований;
кухонні губки, які виготовляються TOB "Інтерфом-М" та TOB "Інтерфом-Захід", виготовлено без нанесення на нього позначення за свідоцтвом України                     № 175926;
- адміністративною колегією Відділення було також прийнято рекомендації від 24.09.2015 №  25-рк про вжиття заходів, спрямованих на усунення ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції і умов, що йому сприяють, шляхом відкликання вимог до третіх осіб. Проте позивач жодних дій щодо відкликання вимог не вчинив.
Причиною виникнення спору зі справи є питання стосовно наявності підстав для визнання Рішення АМК недійсним.
У відповідності до частин третьої та п'ятої статті 13 Цивільного кодексу України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. 
Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція. 
Відповідно до статті 10^bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (набула чинності для України 25.12.1991) країни Союзу зобов'язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.
Частиною першою статті 1 Закону № 236 встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. 
Водночас відповідно до статті 5 Закону № 3689 правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (у редакції, що діяла на час подання Товариством згаданої заявки про реєстрацію).
Пунктом 2 статті 16 Закону № 3689 встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. 
Відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.
Згідно з пунктом 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.
Відповідно до пункту 4 цієї ж статті Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Статтею 19 Закону № 3689 встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Відповідно до приписів статті 20 Закону № 3689 будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Згідно з частиною першою статті 59 Закону № 2210 підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
Попередні судові інстанції відхилили посилання Товариства - в обґрунтування правомірності надсилання ним вимог про заборону використання ТОВ "Інтерфом-М" і ТОВ "Інтерфом-Захід" його об'ємного знака за свідоцтвом України № 175926 при виробленні ними продукції, яка має високий ступінь зовнішньої схожості, зазначивши, що виробництво товару не є використанням торговельної марки в розумінні Закону № 3689. 
Разом з тим зазначене мотивування саме по собі не ґрунтується на приписах названого Закону та не відповідає суті виключного права власника зареєстрованої торговельної марки (зокрема щодо заборони на її використання). У даному випадку визначальне значення належить наявності або відсутності розрізняльної здатності, якої зазвичай не мають реалістичні зображення товарів. При цьому відсутність розрізняльної здатності є підставою для відмови в реєстрації позначення як знака для товарів і послуг (статті 5, 6 Закону № 3689). 
Крім того, обов'язковою умовою для притягнення особи до відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції є вчинення нею дій, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. 
Отже, попереднім судовим інстанціям для прийняття правильного судового рішення належало:
- з'ясувати чинність свідоцтва України № 175926 на знак для товарів і послуг (об'ємний знак; дата подання заявки - 31.05.2010);
- дослідити свідоцтво України № 175926 на знак для товарів і послуг та встановити обсяг наданої ним правової охорони;
- перевірити можливість сплутування губок побутових виробництва третіх осіб із зареєстрованим знаком позивача;
- встановити фактичні обставини використання ТОВ "Інтерфом-М" і ТОВ "Інтерфом-Захід" торговельної марки за свідоцтвом України № 175926 (чи має місце використання, в якій формі, з якого часу);
- з'ясувати кому (позивачу чи третім особам) належить першість у використанні спірної торговельної марки - виготовленні губок побутових відповідної форми;
- дослідити, яким саме чином згадані дії позивача суперечать торговим та іншим чесним звичаям (яким) у господарській діяльності.  
Між тим як місцевий, так і апеляційний господарські суди цього не зробили та, неправильно (без достатніх підстав для цього) застосувавши приписи статті 1 Закону № 236, дійшли передчасного висновку щодо відсутності передбачених законодавством підстав для визнання Рішення АМК недійсним.    
Не встановивши, таким чином, обставин, які являють собою істотні складові предмета доказування в даній справі, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування вимог частини першої статті 4^7 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України; в редакції, що діяла до 15.12.2017) щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності. 
Згідно зі статтею 300 ГПК України (в редакції, що діє з 15.12.2017) на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права і не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
З урахуванням викладеного та відповідно до статті 310 ГПК України рішення і постанова з даної справи підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до місцевого господарського суду. У новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене, перевірити зазначені в цій постанові доводи та докази, дати їм належну правову оцінку і залежно від встановленого вирішити спір відповідно до закону. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи.
Керуючись статтями 300, 308, 310 ГПК України, Касаційний господарський суд
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ергопак" задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 22.09.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2017 зі справи                          № 910/19087/16 скасувати.
3. Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.
Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                           Б.Львов

Суддя                                                                                                           І.Булгакова 

Суддя                                                                                                           В.Селіваненко