ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року 
м. Київ

cправа №  910/18049/20 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І. М. (головуючий), Булгакової І. В., Власова Ю.Л.,

за участю  секретаря судового засідання Росущан К. О.,
представників учасників справи:
позивача - не з`явився,
відповідача -  Колос М. М. (адвокат),

розглянув у відкритому судовому засіданні 
касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сканрок"
на рішення Господарського суду міста Києва від 30.05.2024,
додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 27.06.2024 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2025
у справі за позовом Олікон АБ (Olicon AB)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сканрок"
про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

ВСТАНОВИВ:
1.          Короткий зміст позовних вимог
1.1.          Олікон АБ (Olicon AB) [позивач] звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сканрок" (далі - ТОВ "Сканрок", відповідач, скаржник) в якому просив:
- зобов`язати ТОВ "Сканрок" припинити дії, що становлять порушення прав Олікон АБ на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128, у спосіб припинення виготовлення систем навісного вентильованого фасаду із використанням винаходу "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України №80128, включно із системами навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектами енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК", їх пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, та інше введення систем навісного вентильованого фасаду, включно із системами навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектами енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК", в цивільний оборот або їх зберігання в зазначених цілях на всіх стадіях проектування та будівництва об`єктів нерухомості, зокрема шляхом використання систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК/комплектів енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК" в проектах будівництва об`єктів нерухомості на етапах їх проектування та безпосередньо будівництва;
- заборонити ТОВ "Сканрок" здійснювати використання винаходу "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128, шляхом виготовлення систем навісного вентильованого фасаду, включно із системами навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектами енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК", їх пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, та інше введення систем навісного вентильованого фасаду, включно із системами навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектами енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК", в цивільний оборот або їх зберігання в зазначених цілях, на всіх стадіях проектування та будівництва об`єктів нерухомості, зокрема шляхом використання систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК/комплектів енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК" в проектах будівництва об`єктів нерухомості на етапах їх проектування та безпосередньо будівництва;
- заборонити ТОВ "Сканрок" здійснювати розробку альбомів технічних рішень та використовувати альбоми технічних рішень систем навісного вентильованого фасаду, зокрема альбоми технічних рішень систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектів енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК" із використанням винаходу "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 для цілей проектування систем навісного вентильованого фасаду, включно із розробкою проектної, технічної документації для об`єктів будівництва, альбомів технічних рішень.

1.2.          Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач неправомірно здійснює використання винаходу за патентом № 80128 (власником якого є позивач), шляхом виготовлення систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК "КЭФСВОК" (укр. - "КЕФСВОК").

2.          Короткий зміст рішень суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1.          Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.05.2024 (суддя            Щербаков С. О.) позовні вимоги Олікон АБ (Olicon AB) задоволено; зобов`язано ТОВ "Сканрок" припинити дії, що становлять порушення прав Олікон АБ на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128, а саме: виготовлення систем навісного вентильованого фасаду із використанням винаходу "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128, включно із системами навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектами енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК", їх пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, та інше введення систем навісного вентильованого фасаду, включно із системами навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектами енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК", в цивільний оборот або їх зберігання в зазначених цілях на всіх стадіях проектування та будівництва об`єктів нерухомості, зокрема шляхом використання систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК/комплектів енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК" в проектах будівництва об`єктів нерухомості на етапах їх проектування та безпосередньо будівництва; заборонено ТОВ "Сканрок" здійснювати використання винаходу "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128, шляхом виготовлення систем навісного вентильованого фасаду, включно із системами навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектами енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК", їх пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, та інше введення систем навісного вентильованого фасаду, включно із системами навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектами енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК", в цивільний оборот або їх зберігання в зазначених цілях, на всіх стадіях проектування та будівництва об`єктів нерухомості, зокрема шляхом використання систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК/комплектів енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК" в проектах будівництва об`єктів нерухомості на етапах їх проектування та безпосередньо будівництва; заборонено ТОВ "Сканрок" здійснювати розробку альбомів технічних рішень та використовувати альбоми технічних рішень систем навісного вентильованого фасаду, зокрема альбоми технічних рішень систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектів енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК" із використанням винаходу "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" за патентом України № 80128 для цілей проектування систем навісного вентильованого фасаду, включно із розробкою проектної, технічної документації для об`єктів будівництва, альбомів технічних рішень.

2.2.          Додатковим рішенням Господарського суду міста Києва від 27.06.2024 клопотання Олікон АБ (Olicon AB) про розподіл судових витрат задоволено частково; стягнуто з ТОВ "Сканрок" на користь Олікон АБ (Olicon AB) 200 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу та 15 000,00 грн витрат на проведення експертизи; в іншій частині клопотання відмовлено.

2.3.          Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2025 (колегія суддів: Отрюх Б. В., Пантелієнко В. О., Сотніков С. В.) рішення Господарського суду міста Києва від 30.05.2024 та додаткове рішення від 27.06.2024 у справі №   910/18049/20      залишено без змін.

3.          Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1.          ТОВ "Сканрок", не погоджуючись із судовими рішеннями судів попередніх інстанцій, звернулося до Верховного Суду із касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить: скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 30.05.2024, додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 27.06.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2025 у справі № 910/18049/20; ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

4.          АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4.1.          Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1.1.          Підставами касаційного оскарження судових рішень, ухвалених по суті спору, відповідач зазначає пункти 3, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) [з посиланням на пункти 1, 3 частини третьої статті 310 ГПК України].

4.1.2.          Підставами касаційного оскарження додаткового рішення суду першої інстанції, яке залине без змін постановою суду апеляційної інстанції скаржник визначає положення пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України.

4.1.3.          Із посиланням на положення пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України скаржник зазначає про необхідність формування висновків Верховного Суду щодо застосування: положень статей 28, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статті 462 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 241 ГПК України у їх поєднанні.

4.1.4.          На переконання скаржника, у вирішенні цього спору суд апеляційної інстанції не врахував, що з огляду на предмет та підстави позову (неправомірне використання відповідачем винаходу за патентом № 80128, власником якого є позивач) до предмету доказування входять обставини чинності патенту України                № 80128. Тобто, обставини щодо належних позивачу виключних майнових прав, які випливають з нього, порушення прав про захист яких заявлено позов. Скаржник вважає, що врахуванню також підлягає те, що в силу положень статті 241 ГПК України рішення суду першої інстанції набирає законної сили після ухвалення постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Поряд із тим, відповідно до положень статті 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (у редакції чинній станом на час звернення до суду з позовом у цій справі) патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

4.1.5.          У цьому аспекті скаржник наголошує на тому, що суд апеляційної інстанції у вирішенні цього спору не врахував, що станом на час ухвалення оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції у цій справі (№ 910/18049/20) ще не набрало законної сили. Натомість рішення суду у справі № 910/2059/20, яким визнано недійсним патент № 80128, що належить позивачу вже набрало законної сили, а отже, у суду апеляційної інстанції були відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог Олікон АБ (Olicon AB) з огляду на відсутність обставин щодо наявності у позивача виключних майнових прав, які випливають з нього.

4.1.6.          На обґрунтування підстави касаційного оскарження судових рішень, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає, що оскаржувані судові рішення прийняті з порушенням норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин справи, які мають значення для правильного вирішення спору та підлягають скасуванню на підставі пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України, оскільки суди не дослідили зібрані у справі докази.

4.1.7.          За твердженням скаржника, позивачем не доведено фактичного використання патенту № 80128 в Україні, що, у свою чергу, свідчить про відсутність підстав для позову та може вказувати на зловживання правом. Відповідач вважає безпідставними посилання позивача на те, що фактом використання патенту № 80128 в Україні є виробництво фасадної плитки "TORO", оскільки таке виробництво здійснюється не позивачем, а Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна компанія "ОНДО", яка не має жодного відношення до цього спору, а тому такі доводи позивача  жодним чином не доводять факту використання патенту № 80128 в Україні.

4.1.8.          Також за твердженням скаржника, суди попередніх інстанцій через неправильне застосування норм права щодо порядку встановлення права на позов не дослідили зібрані у справі докази та не врахували, що виготовляючи систему навісного вентильованого фасаду СКАНРОК "КЭФСВОК" (укр. - "КЕФСВОК"), відповідач використовує не патент України № 80128, а патенти України № 15220, № 36359, № 126684, № 124507 свідоцтва України № 54530, №54531 (власником/ліцензіатом яких він є). Отже, виготовлення та розповсюдження навісного вентильованого фасаду СКАНРОК "КЭФСВОК", у яких застосований промисловий зразок за патентами України №15220, №36359, №126684, №124507 та знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № 54530, № 54531 ТОВ "Сканрок" здійснюється на законних підставах, як власником майнових прав/виключних ліцензій на вказані об`єкти інтелектуальної власності.

4.1.9.          Також, зазначаючи про неправильне застосування судами норм права щодо початку та особливостей перебігу позовної давності, скаржник вказує на те, що у порушення приписів статей 2, 86, 210, 236, 238, 269, 282 ГПК України суди не дослідили та не надали оцінки відповідним доводам ТОВ "Сканрок" щодо перебігу позовної давності у сукупності, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для вирішення справи (щодо пропуску позивачем позовної давності).

4.1.10.          Із посиланням на положення пункту 3 частини третьої статті 310 ГПК України ТОВ "Сканрок" зазначає про те, що суд першої інстанції в порушення положень статей 227, 229 ГПК України необґрунтовано відмовив відповідачу у задоволенні клопотання про зупинення провадження у цій справі до набрання законної сили судовим рішенням у справі № 910/2059/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Камініон Холдінгз Лімітед" до Компанії "Olicon АВ" та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсним патенту України № 80128.

4.1.11.          На обґрунтування доводів касаційної скарги в частині оскарження додаткового рішення суду першої інстанції, яке залишене без змін постановою суду апеляційної інстанції, відповідач посилається на положення пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та зазначає про неврахування судами висновків (щодо застосування статей 80, 126, 129, 221 ГПК України), викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.05.2020 у справі № 904/4507/18 та у постанові Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 912/1025/20, згідно з якими для суду не є обов`язковими зобов`язання, які склалися між адвокатом та клієнтом на підставі укладеного ними договору в контексті вирішення питання про розподіл судових витрат і вирішуючи останнє, суд повинен оцінювати витрати, що мають бути компенсовані за рахунок іншої сторони, ураховуючи як те, чи були вони фактично понесені, так і їх необхідність.

4.1.12.          Скаржник зазначає про те, що суди не взяли до уваги його доводів в частині того, що додаткова угода до Договору про надання правової допомоги № 2164/01 укладена 31.05.2024 в день оголошення вступної та резолютивної частини рішення у справі, а тому не може бути доказом на підтвердження факту щодо збільшення ціни договору та відповідно, розміру понесених позивачем витрат, після оголошення рішення у справі.

4.2.          Доводи інших учасників справи 
4.3.          Олікон АБ (Olicon AB) правом на подання відзиву на касаційну скаргу на ухвалені судові рішення по суті спору та на додаткове рішення суду першої інстанції не скористався.

5.          СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
5.1.          Олікон АБ (Olicon AB) є власником патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", зареєстрований на підставі заявки № 20041109448 від 03.06.2003, про що 27.08.2007 в офіційному бюлетені "Промислова власність"№ 13/2007 здійснено відповідну публікацію.

5.2.          Винахід за патентом реалізовано у системі навісних вентильованих фасадів "marmoroc®", історія якої сягає 1970-х років. В Україні, як і в ряді інших країн світу, найменування "MARMOROC" є зареєстрованою торговельною маркою, правова охорона якій надана відповідно до свідоцтва України № 29288 (дата подання заявки, тобто дата з якої діють права на торговельну марку: 06.09.2000; дата реєстрації, тобто дата, з якої є чинними права: 15.01.2023) на ім`я Олівера Шьоландер (Oliver Sjцlander), який є і винахідником за Патентом № 80128, і засновником, і керівником Олікон АБ та ряду пов`язаних компаній: Marmoroc АВ, NB Nordiska Byggsystem Aktiebolag, NB Nordiska Byggkonsult Aktiebolag, - які включені у ланцюг виробництва, дистрибуції та промоції системи навісних фасадів "marmoroc®".

5.3.          Звертаючись до суду з позовом Олікон АБ (Olicon AB) вказує, що:
-          фасадні системи "marmoroc®" розповсюджуються компаніями "Марморок АБ", NB Nordiska Byggsystem Aktiebolag, а позивач, як володілець прав інтелектуальної власності на винахід за Патентом № 80128, здійснює контроль над використанням запатентованого винаходу, впровадженням цього винаходу у ліцензовані лінії виробництва та використанням даної технології кінцевими користувачами по всьому світі, включно з Україною;
-          патент № 80128 на території України використовує - Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна компанія "ОНДО", яка здійснює виробництво фасадної плитки "TORO" ("Фасадна плитка") (під торговою маркою "TORO") за допомогою виробничої лінії Vortex Uno Evoluzione B 500 - для виробництва фасадної плитки "Marmaroc Classic®", що була придбана у Компанії "Vortex Hydra S.R.L.". Вказана виробнича лінія була вироблена за угодою із Компанією "Marmoroc АВ". Виробництво такої плитки здійснюється в рамках спільної діяльності "Vortex Hydra S.R.L. " та позивача з виробництва фасадної плитки та її подальшого використання для комплексних фасадних систем;
-          у 2017 році ТОВ "Сканрок" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна компанія "ОНДО" про припинення порушення майнових прав на промислові зразки та зобов`язання вчинити дії;
-          ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2017 порушено провадження у справі № 910/18705/17 за позовом ТОВ "Сканрок", а у подальшому, ухвалою суду від 08.10.2019 у означеній справі залучено Олікон АБ (Olicon AB)  до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, тобто на стороні Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна компанія "ОНДО";
-          саме під час розгляду справи № 910/18705/17 позивачу стало  відомо, що ТОВ "Сканрок" є виробником та розповсюджувачем вентильованих фасадів/фасадної системи "Сканрок", виробництво якої здійснюється відповідно до: 1) ДСТУ Б. В.2.6-35:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови" ("ДСТУ");              2) Технічних умов ТУ У В.2.6-24.3-35965995-001:2013 "КОМПЛЕКТИ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАРКАСУ ДО ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ФАСАДНИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЬОВАНИХ З ОПОРЯДЖЕННЯМ КАМЕНЕМ (КЭФСВОК) ", затверджених директором ТОВ "Сканрок" 25.04.2013 та зареєстрованих ДП "Укрметртестстандарт" 29.05.2013; 3) Альбому технічних рішень ТОВ "Сканрок" "Комплекти енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем" (333.2 Випуск - III); 4) Альбому технічних рішень ТОВ "Сканрок" "Комплекти енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем" (333.2 Випуск - II).

5.4.          Позивач зазначає, що саме після залучення його до участі у справі                            № 910/18705/17 та ознайомлення з матеріалами вказаної справи йому стало відомо про порушення відповідачем прав на винахід за патентом № 80128.

5.5.          Також позивач вказує такі обставини:
-          найменування SCANRОC (комбіноване позначення) є зареєстрованою торговельною маркою за свідоцтвом України № 54531, яка використовується відповідачем відповідно до ліцензійного договору від 11.08.2017, за яким відповідачу надана виключна ліцензія на використання торговельної марки всіма способами, передбаченими Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ";
-          відповідно до офіційного сайту "scanroc.ua", який перебуває в управлінні відповідача за ліцензією, ТОВ "Сканрок" позиціонує себе як виробника вентильованих фасадних систем "SCANROC"/"СКАНРОК"  (https://scanroc.ua/mounting-systems/ та згідно відомостей із Каталогу СКАНРОК 2018, розміщеному за URL-адресою https://scanroc.ua/wp-content/themes/scanrok/img/docs/reclama-scanroc- catalog-ru.pdf: "Компанія СКАНРОК - виробник навісних вентильованих фасадних систем;
-          на офіційному сайті "scanroc.ua" також наведена відповідна інформація стосовно видів систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК КЭФСВОК (https://scanroc.ua/mounting-systems/) та наведена технічна документація, включно із зазначеними вище технічними умовами, альбомами технічних рішень, а також керівництвом по монтажу систем "СКАНРОК", Інструкції по догляду та експлуатації систем "СКАНРОК", ДБН В.2.6-33:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною ізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації", які опубліковані за URL адресою: https://scanroc.ua/documentation/;
-          крім того, на веб-сторінці за URL адресою https://scanroc.ua/front-systems/  у відповідних розділах "Це зроблено з СКАНРОК", "Сканрок в будівництві" наведено приклади вже реалізованих об`єктів будівництва із застосуванням систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК КЭФСВОК;
-          здійснення відповідачем серійного виробництва відповідно до ДСТУ та застосовних технічних умов також підтверджується сертифікатом відповідності № UA.10230/0061-19, який опублікований за URL-адресою https://scanroc.ua/wpcontent/themes/scanrok/img/certificates/sertificate_scanroc_conformity_in_ukraine_ua.p df;
-          згідно із відомостями сервісу WHOIS щодо доменного імені, зазначене доменне ім`я делеговане на ім`я ТОВ "Сканді Лтд. ", як заявнику TM, SCANRОC, правова охорона якому надана за свідоцтвом України № 54531 (дата подання заявки: 03.07.2003; дата реєстрації: 17.10.2005).

5.6.          На переконання позивача, з урахуванням технічної інформації, представленої в Альбомах технічних рішень у позивача наявні підстави вважати, що ТОВ "Сканрок" свідомо та умисно запозичив оригінальну технологію навісних вентильованих фасадів "marmoroc®", патентні права на які належать Олікон АБ та, відповідно, здійснює несанкціоноване використання винаходу за патентом № 80128, шляхом виготовлення систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК "КЭФСВОК" (укр. - "КЕФСВОК") із застосуванням винаходу за патентом № 80128; застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, та інше введення його в цивільний оборот або зберігання систем навісного вентильованого фасаду СКАНРОК "КЭФСВОК" (укр. - "КЕФСВОК") в зазначених цілях.

5.7.          За твердженням позивача, співпраця між відповідачем та замовниками будівництва (участь в тендерах, надання Альбомів технічних рішень), порушує його майнові права інтелектуальної власності за патентом № 80128.

5.8.          Суди також встановили, що заперечуючи проти задоволення позовних вимог, відповідач зазначає таке:
- ТОВ "Сканрок" є власником майнових прав (ліцензіатом) на такі об`єкти інтелектуальної власності: 1) знак для товарів та послуг "SCANROC" (свідоцтво України № 54531), 2) знак для товарів та послуг "СКАНРОК" (свідоцтво України № 54530); 3) промисловий зразок "Комплект профілів для вентильованих фасадів "СКАНРОК" (патент України № 15220);
- майнові права на вказані об`єкти інтелектуальної власності ТОВ "Сканрок" набуло на підставі ліцензійних договорів від 11.08.2017, укладених із Компанією "Камініон Холдінгз Лімітел", яка є власником вищезазначених знаків для товарів та послуг і промислового зразка, що підтверджується договорами про передачу права власності на вказані об`єкти від 29.05.2017 (публікації у виданні "Офіційний бюлетень "Промислова власність"  від 10.08.2017 № 15) та бібліографічними даними свідоцтв на знаки для товарів та послуг та патенту на Промисловий зразок;
- відповідач є власником майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок "ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ L-ПРОФІЛЬ ДЛЯ ФАСАДУ" за патентом України № 36359, а також на дві корисні моделі: "ВЕНТИЛЬОВАНА МІЖПОВЕРХОВА ФАСАДНА СИСТЕМА "КЕФСВОК-5" за патентом України № 126684 та "ВЕНТИЛЬОВАНА МІЖПОВЕРХОВА ФАСАДНА СИСТЕМА "КЕФСВОК-10" за патентом України № 12450;
- виготовляючи систему навісного вентильованого фасаду СКАНРОК "КЄФСВОК" (укр. "КЕФСВОК"/"КЕФСВОК"), відповідач використовує не патент України № 80128, а патенти України № 15220, № 36359, № 126684, № 124507 та свідоцтва України № 54530, №54531 (власником/ліцензіатом яких він є);
- тобто, право відповідача на виготовлення навісного вентильованого фасаду СКАНРОК "КЕФСВОК" захищене патентами України № 15220, №36359, №126684, №124507 та свідоцтвами України № 54530, № 54531;
- навісні вентильовані фасади СКАНРОК "КЕФСВОК", у яких застосований промисловий зразок за патентами України № 15220, № 36359, № 126684, № 124507 та знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № 54530, № 54531 на законних підставах виготовляються та розповсюджуються ТОВ "Сканрок", як власником майнових прав / виключних ліцензій на вказані об`єкти інтелектуальної власності.

5.9.          ТОВ "Сканрок" заявлено про застосування позовної давності в даній справі. В обґрунтування пропущення позивачем позовної давності на звернення до суду з позовом у цій справі відповідач посилається на ту обставину, що з початку порушення провадження у справі № 910/18705/17 представник компанії позивача був обізнаний з обставинами вказаної справи та активно взаємодіяв з відповідачем у справі № 910/18705/17, був присутній у судових засіданнях, а тому, позивачу ще з жовтня 2017 року було відомо про те, що ТОВ "Сканрок" є виробником та розповсюджувачем вентильованих фасадів/фасадної системи "Сканрок".

5.10.          Олікон АБ (Olicon AB) подано суду висновок судового експерта                       Жихарева О. С. від 13.11.2020 № 1298, складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (підготовлений задля подання до суду), згідно з яким судовий експерт дійшов висновків, що у комплектах енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем ("КЭФСВОК" "; укр. - "КЕФСВОК") ТОВ "Сканрок" використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття" на ім`я Олікон АБ, або ознаку еквівалентну їй.

5.11.          Судами встановлено, що судовим експертом Жихаревим О. С. у висновку від 13.11.2020 № 1298 встановлено, зокрема таке:
- незалежний пункт 1 формули винаходу "ПРОФІЛЬОВАНИЙ РОЗДІЛЬНИК ІЗ ТОНКОЇ ЛИСТОВОЇ СТАЛІ ДЛЯ ПІДТРИМКИ СТІНОВОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО ПОКРИТТЯ" від 27.08.2007 за № 80128 викладено у такій редакції: "Профільований роздільник (14) з тонкої листової сталі, який може кріпитися до стіни будівлі (10) для підтримки стінового облицювального покриття і складається з плоскої основи (16), зовнішнього виступу (17), призначеного для кріплення опорних елементів (15) до профільованого роздільника (14), причому цей зовнішній виступ простягається вздовж одного з поздовжніх країв основи та виступає за межі основи у напрямку, перпендикулярному до площини основи, та елементів жорсткості (20, 21), які простягаються у поперечному напрямку до профільованого роздільника (14) і розташовуються на певній відстані один від одного вздовж профільованого роздільника, причому елементи жорсткості утворені частинами матеріалу основи, вирізаними з основи і загнутими під кутом до площини основи, який відрізняється тим, що основа (16) має прорізи з довжиною, близькою до ширини основи, орієнтовані поперечно відносно профільованого роздільника (14), і ділянки основи по обидва боки від прорізу відігнуті від площини основи й утворюють елементи жорсткості (20, 21) ";
- у описі винаходу за патентом України № 80128 зазначено, що: "метою винаходу є удосконалений профільований роздільник вищезазначеного типу, особливо придатний для застосування вищезгаданим способом разом із кронштейнами. Ця мета досягається за допомогою профільованого роздільника вищезазначеного типу, який має структурні особливості, викладені в описовій частині пункту 1 формули винаходу". Згідно з відрізняльної частини пункту 1 формули винаходу за патентом України № 80128, структурні особливості профільованого розподільника полягають у тому, що елементи жорсткості профільованого роздільника утворюються шляхом вирізання поперечних прорізів в основі профільованого роздільника і відгинання частин матеріалу поблизу кожного прорізу від площини основи. В описі винаходу зазначено, що завдяки цьому, у кожному місці, де прорізаються такі прорізи, буде утворюватися пара елементів жорсткості основи профільованого роздільника, так що ця основа буде достатньо жорсткою, незважаючи на малу висоту кожного з елементів жорсткості. Тобто технічний результат полягає у підвищенні жорсткості основи профільного розподільника за рахунок елементів жорсткості, утворених безпосередньо з матеріалу основи, без кріплення додаткових елементів конструкції";
- в результаті порівняльного аналізу (таблиця 4 висновку) експертом встановлено, що уся сукупність суттєвих ознак незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України № 80128 використана при виготовленні конструктивного елементу "Ригель Р-1" навісного вентильованого фасаду "SCANROC", який входить до складу комплекту енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицювальним каменем "КЭФСВОК" (укр. - "КЕФСВОК") ТОВ "Сканрок";
- в результаті порівняльного аналізу (таблиця 5 висновку) встановлено, що уся сукупність суттєвих ознак незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України № 80128 використана при виготовленні конструктивного елементу "Ригель Р-1.1" навісного вентильованого фасаду "SCANROC", який входить до складу комплекту енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицювальним каменем "КЭФСВОК" (укр. - "КЕФСВОК") ТОВ "Сканрок", або використано еквівалентну ознаку.

5.12.          Даний висновок складено судовим експертом, який є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у т.ч. за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта № 1973, видане рішенням Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 30.01.2019, дійсне до 30.01.2022; стаж експертної роботи з 2018 року, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2003 року); експерта попереджено про відповідальність, передбачену статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. Зроблені експертом висновки не суперечать тезам експерта, викладеним у самому висновку як документі.

5.13.          Також суди встановили, що факт використання ТОВ "Сканрок" винаходу за патентом позивача,  шляхом продажу продукту, виготовленого з використанням патенту підтверджується договорами, які були надані відповідачем на вимогу суду, а саме: за договором поставки від 04.09.2019 № 04/09/2019 та специфікації до договору відповідач здійснював продаж ТОВ "Житлоінвест" енергозберігаючої фасадної "СКАНРОК", відповідно до специфікації безпосередній поставці підлягав кутник спеціальний Ригель-1; за договором поставки № 05/06/20 від 05.06.2020 та специфікації до договору відповідач здійснював продаж TOB "Житлоінвест" енергозберігаючої фасадної системи "СКАНРОК", відповідно до специфікації безпосередній поставці підлягав кутник спеціальний Ригель-1.1 та кутник спеціальний Ригель Р-1 (відповідно до специфікації елементів); за договором підряду № 7027 від 29.09.2017 ТОВ "Сканрок" приймало на себе зобов`язання на власний ризик та власними силами виконати комплекс робіт з виготовлення і монтажу зразку фасаду; а згідно з додатку 1 до вказаного договору сторони погодили продаж робіт і матеріалів, в тому числі кутника спеціального Ригеля Р-1; за договором поставки № 02/04/18 від 02.04.2018 та специфікації до договору відповідач здійснював продаж ТОВ "Стройконсалтинг" енергозберігаючої фасадної системи "Сканрок" (пункт 1.1 договору); відповідно до специфікації № 1 та специфікації № 2 безпосередній поставці підлягав кутник спеціальний Ригель-1 (пункт 7 та пункт 11 відповідно); за договором поставки № 10/12/18 від 10.12.2018 та специфікації до договору відповідач здійснював продаж ТОВ "Стройконсалтинг" енергозберігаючу фасадну систему "Сканрок" (пункт 1.1 Договору); відповідно до специфікації № 1, 2 та 3 безпосередній поставці підлягав кутник спеціальний Ригель-1; за договором №18/04-18 на виконання проектних робіт від 18.04.2018 ТОВ "Львівська інвестиційна компанія" доручає, а ТОВ "Сканрок" бере на себе зобов`язання за передбачену цим договором плату розробити та передати Комплект монтажних креслень фасадної системи "СКАНРОК", а відповідно до технічного завдання до складу основних креслень фасадної системи "Сканрок" входить і розкладка ригелів Р-1 на фасаді з означенням лінійних розмірів і відміток по вертикалі; за договором поставки №  20/09/2017 від 20.09.2017 відповідач здійснював продаж ТОВ "Спецмонтажбуд-3" енергозберігаючої фасадної системи "СКАНРОК"; відповідно до специфікацій № 1, 2 та 3 безпосередній поставці підлягав кутник спеціальний Ригель-1; за договором поставки № 22/02/18 від 22.02.2018 відповідач здійснював продаж ТОВ "БК "ЗЗБК №1" фасадної системи СКАНРОК та комплектуючі; відповідно до специфікації № 1 безпосередній поставці підлягав кутник спеціальний Ригель-1.

6.          Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції
6.1.          Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

6.2.          Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
7.          Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
7.1.          Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення позовних вимог щодо заборони ТОВ "Сканрок" здійснювати використання винаходу за патентом позивача.

7.2.          Попередні судові інстанції визнали доведеними вимоги Олікон АБ (Olicon AB) щодо використання ТОВ "Сканрок" саме винаходу за Патентом № 0128 у системі навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплекті енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЭФСВОК" (укр. - "КЕФСВОК").

7.3.          Так, судові рішення ухвалені по суті спору мотивовано тим, що:
-          патент на винахід позивача № 80128 та патенти на корисні моделі № 124507, № 1266084 відповідача мають різний обсяг охорони;
-          крім того, патенти відповідача на корисні моделі № 124507 та № 1266084 стосуються іншого об`єкта - вентильованої міжповерхової фасадної системи із певними покращеними характеристиками, який не є предметом заявлених вимог;
-          патенти відповідача на промислові зразки № 15220 та № 36359 захищають права на зовнішні форми (дизайн) продукту, а патент позивача на винахід № 80128 охороняє технологічний процес;
-          згідно з висновком судового експерта Жихарева О.С., складеним за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 13.11.2020 № 1298, у комплектах енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЭФСВОК" (укр. - "КЕФСВОК") відповідачем  використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", що належить позивачу;
-          факт здійснення відповідачем використання винаходу за патентом позивача шляхом продажу продукту, виготовленого з використанням патенту позивача №80128 підтверджується численним договорами наявними у матеріалах справи, які надані відповідачем на вимогу суду;
-          означеними договорами підтверджується, що відповідач здійснював продаж та, відповідно, виробництво, енергозберігаючої фасадної системи "СКАНРОК", у тому числі її комплектуючі (конструктивні елементи - "Ригель Р-1" та "Ригель Р-1.1") навісного вентильованого фасаду "SCANROC", який входить до складу комплекту енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицювальним каменем "КЭФСВОК" (укр. - "КЕФСВОК").

7.4.          Суди відхилили посилання відповідача стосовно обставин щодо недійсності патенту позивача № 80128 встановлених у справі № 910/2059/20, з посиланням на те, що означена справа перебуває у провадженні суду та відповідно у цій справі ще не ухвалено судового рішення, яке набрало законної сили.

7.5.          Відхиляючи доводи заяви відповідача про застосування строків позовної давності до вимог позивача суди виходили із того, що початок перебігу позовної давності належить відраховувати від дати коли позивач дізнався про порушення свого права, зокрема, із жовтня 2019 року, коли Олікон АБ (Olicon AB) було залучено до участі у справі № 910/18705/17, у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

7.6.          В обґрунтування доводів касаційної скарги скаржник посилається, зокрема на пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України, зазначаючи про відсутність висновків Верховного Суду щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а саме низки норм права, які наведені у пункті 4.1.3. цієї постанови.

7.7.          У вирішенні доводів скаржника Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.

7.8.          При цьому самим скаржником у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначається підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено самим скаржником), покладається на скаржника.

7.9.          Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства, закріплених у частині третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

7.10.          Відповідно до приписів пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку, якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.

7.11.          Отже, по-перше, слід з`ясувати відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а по-друге, наявність/відсутність подібності правовідносин та наявність/відсутність неправильного застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

7.12.          Зміст оскаржуваних судових рішень свідчить, що дослідивши обставини справи та наявні у ній докази, врахувавши положення законодавства, які регулюють спірні правовідносини, суд з яким погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що матеріалами справи підтверджується наявність порушеного права позивача, яке підлягає захисту відповідно до обраного позивачем способу захисту  - припинення дії, яка порушує право, шляхом заборони використання винаходу за патентом України № 80128 у системах навісного вентильованого фасаду СКАНРОК та комплектах енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем "КЕФСВОК".

7.13.           За висновками судів, позивачем належним чином доведено, що у комплектах енергозберігаючої фасадної системи вентильованої з облицюванням каменем ("КЭФСВОК"; укр. - "КЕФСВОК") ТОВ "Сканрок" використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту 1 формули винаходу за патентом України                         № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", що належить позивачу. 

7.14.          У касаційній скарзі ТОВ "Сканрок" зазначає про те, що суди першої та апеляційної інстанції нібито неправильно застосували положення статей 28, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статті 462 ЦК України та статті 241 ГПК України у їх поєднанні. На думку, відповідача, суд апеляційної інстанції не врахував, що станом на час ухвалення оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції набрали законної сили судові рішення у справі № 910/2059/20, яким визнано недійсним патент № 80128, що належить позивачу, а отже, на переконання скаржника, у суду апеляційної інстанції були відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог Олікон АБ (Olicon AB) з огляду на відсутність обставин щодо наявності у позивача виключних майнових прав, які випливають з нього.

7.15.          Частиною першою статті 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

7.16.          До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 ЦК України, зокрема, належать винаходи та корисні моделі.

7.17.          Відповідно до частини першої і другої статті 462 ЦК України, право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок підлягає державній реєстрації, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом, на промисловий зразок - свідоцтвом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, зображенням промислового зразка.

7.18.          Статтею 464 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту (свідоцтва), якщо інше не встановлено договором чи законом.

7.19.          У контексті доводів касаційної скарги Верховний Суд зазначає, що відповідно до статті 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (тут і далі у редакції чинній станом на час звернення до суду з позовом) володілець патенту (власник) або, за його згодою також особа, яка придбала ліцензію, має право вимагати припинення будь-яких посягань на його права. 

7.20.          Стаття 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" визначає, що захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку (частина перша цієї статті).

7.21.          У частині другій статті 35 цього Закону визначено, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення володільця патенту; порушення прав володільця патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користувача; компенсації.

7.22.          При цьому, вибір судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такий, як заборона використання винаходу, який охороняється патентом України, здійснюється саме особою, якій належить право інтелектуальної власності.

7.23.          Так, згідно зі статтею 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винаходу (корисній моделі) надається правова охорона, об`єктом якої є продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо). Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі).

7.24.          Суд зазначає, що в силу положень частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй. Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов`язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

7.25.          Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом (частина п`ята статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

7.26.          Таким чином, з огляду на предмет та підстави заявлених у цій справі вимог Суд зазначає, що до предмету доказування у цьому спорі входять обставини щодо доведення позивачем обставин належності позивачу виключних майнових прав на винахід, який охороняється патентом та відповідно, чинності майнових прав на винахід, що є предметом заявлених вимог. Тобто, чинності належного позивачу патенту та чинності прав які охороняються патентом України. У свою чергу, відповідач має довести суду, що процес виготовлення продукту, ідентичному тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього та надати суду докази на підтвердження правомірного використання та/або невикористання винаходу належного позивачу.

7.27.          Суд зазначає, що відповідно до положень частини першої статті 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

7.28.          Згідно з положеннями частини третьої статті 465 ЦК України строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. Цей строк може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

7.29.          Згідно з абзацом третім частини четвертої статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід обчислюється від дати подання міжнародної заявки.

7.30.          Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивач є власником патенту України № 80128 на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", зареєстрований на підставі заявки № 20041109448  від 03.06.2003.

7.31.          Як свідчать матеріали справи, датою подання заявки є 2003 рік, що може вказувати на те, що 20 річний строк чинності майнових прав позивача на патент № 80128 сплив, а відтак, і про відсутність порушених прав позивача у контексті обґрунтування підстав позову.

7.32.          Відповідно до частин першої, другої та п`ятої статті 236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

7.33.          У той же час попередніми судовими інстанціями не з`ясовано обставин та не досліджено доказів щодо наявності/відсутності у позивача чинних майнових прав у зв`язку з дією патенту та, відповідно обставин щодо порушених прав та/або законних інтересів позивача на захист яких він звернувся до суду, що суперечить положенням статті 236 ГПК України стосовно законності та обґрунтованості судового рішення.

7.34.          З урахуванням наведеного колегія суддів зазначає, що висновки судів першої та апеляційної інстанції про наявність підстав для задоволення позову є передчасними, оскільки наявність у позивача чинних виключних майнових прав на винахід за патентом № 80128 станом на час вирішення спору судами достовірно не встановлена. Отже, при вирішенні цього спору суди порушили вимоги статей 73-79, 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що унеможливило встановлення усіх фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, а тому оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню як такі, що прийняті з порушенням норм процесуального права.

7.35.          Водночас колегія суддів зазначає, що за встановлених обставин порушення судами першої та апеляційної інстанції норм процесуального права (невстановлення фактичних обставин, необхідних для правильного вирішення цієї справи), у цьому випадку відсутні підстави для формування висновку у цій справі щодо питання застосування наведених скаржником положень статей 28, 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", статті 462 ЦК України та статті 241 ГПК України у їх поєднанні.

7.36.          Доводи скаржника, наведені у касаційній скарзі, які стали підставами для відкриття касаційного провадження відповідно до пунктів 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України, у цьому випадку частково підтвердилися.

7.37.          Зважаючи на те, що суд касаційної інстанції в силу імперативних приписів статті 300 ГПК України позбавлений процесуальної можливості з`ясовувати та встановлювати вищевказані обставини, що мають значення для справи, а їх відсутність перешкоджає прийняттю законного та обґрунтованого рішення, колегія суддів приходить до висновку про необхідність направлення справи до суду першої інстанції на новий розгляд.

7.38.          Щодо доводів касаційної скарги в частині оскарження додаткового рішення суду першої інстанції, яке залишено без змін постановою суду апеляційної інстанції Суд зазначає таке.

7.39.          У вирішенні цього питання колегія суддів враховує, що додаткове рішення є невід`ємною частиною прийнятого по суті рішення суду і може бути оскаржено відповідно до статті 287 ГПК України (відповідний правовий висновок викладений у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 15.05.2020 у справі № 910/5410/19).

7.40.          Проте додаткове рішення не може існувати окремо від первісного (основного) рішення та у разі скасування рішення у справі ухвалене додаткове рішення втрачає силу. Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 09.02.2022 у справі № 910/17345/20, від 06.04.2023 у справі № 910/18417/21, від 11.05.2023 у справі № 910/17047/20, від 17.08.2023 у справі № 910/16718/20.

7.41.          Отже, додаткове рішення є невід`ємною частиною рішення у справі і у випадку, якщо судом касаційної інстанції скасовано судові рішення з передачею справи на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції, то розподіл судових витрат здійснюється тим судом, який ухвалює остаточне рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

7.42.          Оскільки суд касаційної інстанції дійшов висновку про наявність підстав для скасування оскаржуваних судових рішень, то, зважаючи на положення статей 129, 130, 244 ГПК України, наявні підстави для скасування додаткового рішення суду першої інстанції, яке у цьому випадку є додатковим рішенням до судових рішень, ухвалених по суті спору.

7.43.          Наведеним відповідачем доводам щодо обґрунтованості, розумності та співмірності заявлених позивачем до відшкодування витрат на правничу допомогу у суді першої інстанції, має бути надана оцінка під час вирішення питання про розподіл судових витрат за наслідками нового розгляду цієї справи.

7.44.          Колегія суддів касаційної інстанції, враховуючи рішення Європейського суду з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" та у справі "Трофимчук проти України" (№4241/03, §54, ЄСПЛ, 28.10.2010), зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні, вагомі питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах.

8.          Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
8.1.          Доводи скаржника про порушення судами попередніх інстанцій норм права при прийнятті оскаржуваних судових за результатами перегляду справи в касаційному порядку знайшли часткове підтвердження з мотивів і міркувань, викладених у розділі 7 цієї постанови.

8.2.          Спочатку суд першої інстанції, а потім суд апеляційної інстанції допустили порушення норм права.

8.3.          Порушення судами попередніх інстанцій норм права унеможливило встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення цієї справи, не можуть бути усунуті Верховним Судом самостійно в силу меж розгляду справи судом касаційної інстанції.

8.4.          Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

8.5.          Справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції (частина четверта статті 310 ГПК України).

8.6.          За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу задовольнити частково, оскаржувані судові рішення скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції, ураховуючи, що спочатку суд першої інстанції, а потім і суд апеляційної інстанції допустили порушення норм права.

8.7.          Під час нового розгляду суду слід звернути увагу на викладене у розділі 7 цієї постанови.

9.          Судові витрати
9.1.          Розподіл судових витрат (у тому числі, витрат на правничу допомогу) відповідно до частини чотирнадцятої статті 129 ГПК України судом касаційної інстанції не здійснюється, оскільки Суд скасовує судові рішення попередньої інстанції та передає справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, тому за результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат у справі.

Керуючись статтями 300, 308, 310, 315 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1.           Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сканрок" задовольнити частково.

2.           Рішення Господарського суду міста Києва від 30.05.2024, додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 27.06.2024 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.05.2025 у справі № 910/18049/20 скасувати.

Справу № 910/18049/20 передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                    І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                    І. Булгакова

Суддя                                                                                                    Ю. Власов