ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року 
м. Київ

cправа №  910/16093/18 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючої), Бенедисюка І.М., Ємця А.А.,

за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,

представників учасників справи:
позивача - KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") акціонерного товариства "Калцекс" (далі - Компанія, позивач, скаржник) - Трохимчук О.І. (адвокат),
відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" (далі - Товариство, відповідач-1) - не з`явився,
відповідача-2 - Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" [правонаступник державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"] (далі - Офіс, відповідач-2) - Гладюк О.О. (самопредставництво),
відполвідача-3 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармекс Груп» (далі - ТОВ «Фармекс Груп», відповідач-3) - Красовський В.В. (адвокат),

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Компанії
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2025 (головуючий - суддя Отрюх Б.В., судді Остапенко О.М., Шапран В.В.)

у справі за позовом Компанії 
до Товариства,
Офісу
про визнання недійсними свідоцтва на знак для товарів та послуг і зобов`язання вчинити дії.

ІСТОРІЯ СПРАВИ
ВСТУП
Предметом судового розгляду є наявність/відсутність підстав для визнання недійсними свідоцтва на знак для товарів і послуг.

1. Короткий зміст позовних вимог 
1.1. Компанія звернулася до суду з позовною заявою про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг, власником яких є відповідач-1, а саме:

• від 27.09.2010 НОМЕР_1 "" (заявка від 04.09.2009 №m200911119);

• від 12.06.2017 НОМЕР_3 "" (заявка від 02.11.2016 №m201624211);

- зобов`язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю вказаних свідоцтв до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знаки для товарів і послуг вказані вище відносно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником яких є Товариство, на думку позивача, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду та із загальновживаних термінів.

2. Короткий зміст рішень суду першої інстанції, постанов суду апеляційної та касаційної інстанцій
2.1. Господарський суд міста Києва рішенням від 08.04.2019 у справі №910/16093/18 позовні вимоги задовольнив повністю.

2.2. Господарський суд міста Києва додатковим рішенням від 14.05.2019 у справі №910/16093/18 вимоги Компанії про покладення пов`язаних із розглядом справи судових витрат позивача у розмірі 616 984,49 грн на відповідача-1 задовольнив частково.

2.3. Північний апеляційний господарський суд постановою від 12.12.2022 у справі №910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства задовольнив, рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №910/16093/18 скасував, прийняв нове судове рішення, яким відмовив у задоволенні позову.

2.4. Верховний Суд постановою від 16.05.2023 у справі №910/16093/18 касаційну скаргу Компанії задовольнив, постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.12.2022 скасував, а справу №910/16093/18 передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

2.5. За результатами нового розгляду Північний апеляційний господарський суд постановою від 15.01.2025 у справі №910/16093/18 апеляційну скаргу Товариства задовольнив, рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №910/16093/18 скасував, прийняв нове судове рішення, яким відмовив у задоволенні позову.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Компанія, посилаючись на ухвалення судом апеляційної інстанції оскаржуваного судового рішення з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права, просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції, передати справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції та судові витрати покласти на відповідача-1 у цій справі.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. Компанія у касаційній скарзі з посиланням на пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) вказує на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм процесуального права, а саме:

- частин другої, третьої статті 86 та статті 104 ГПК України [апеляційним судом не було надано обґрунтування відхиленню інших висновків експертів (доказів), які містяться в матеріалах справи], без врахування висновку щодо застосування норм права, викладених у постанові Верховного Суду від 14.07.2022 у справі №910/16653/19, від 20.02.2020 у справі №910/20650/17;
- статті 76, частини другої статті 77, статті 78 та частин другої, третьої статті 86 ГПК України [апеляційним судом не була надана належна оцінка доказу (висновку експерта), який покладено в основу оскаржуваного рішення суду], без врахування висновку щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду від 14.07.2022 у справі №910/16653/19, від 20.02.2020 у справі №910/20650/17, від 19.09.2024 у справі №916/3392/23, від 06.02.2025 у справі №911/899/22 (911/1842/23), від 21.01.2025 у справі №906/85/22, від 19.06.2019 у справі №910/4055/18, від 16.04.2019 у справі №925/2301/14;
- статті 79 ГПК України (апеляційним судом був порушений стандарт доказування «вірогідність доказів»), без врахування висновку щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду від 06.02.2025 у справі №911/899/22 (911/1842/23), від 22.06.2023 у справі №908/119/22, від 15.06.2023 у справі №910/15023/21.

4.2. Скаржник у касаційній скарзі також з посиланням на пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України та пункти 1, 3, 4 частини третьої статті 310 ГПК України зазначає, що: оскаржуване рішення у справі постановлене з порушенням норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, оскільки суд не дослідив зібрані у справі докази; Компанія вважає, що апеляційним господарським судом було допущене суттєве порушення норм процесуального права через нерозгляд клопотань касатора щодо необхідності долучення до матеріалів справи нових доказів та необхідності призначення у справі повторної комісійної експертизи, що фактично, з точки зору скаржника, прирівнюється до необґрунтованого відхилення його клопотань, які мають суттєве значення для правильного вирішення цієї справи; суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.

5. Позиція інших учасників справи
5.1. У відзиві на касаційну скаргу Офіс заперечив проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість, і просив відмовити у її задоволенні, а оскаржуване судове рішення залишити без змін.

5.2. Від Товариства та ТОВ «Фармекс Груп» відзиви на касаційну скаргу до Суду не надійшли.

6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Судами попередніх інстанцій встановлено, що:

- Компанія є юридичною особою, створеною за законодавством Латвійської Республіки, що підтверджується довідкою від 10.04.2018 №7-3-58567 про державну реєстрацію та Статутом вказаного акціонерного товариства;
- обґрунтовуючи звернення з цим позовом до суду позивач зазначив про таке:
• Компанія є європейським фармацевтичним виробником з потужностями по виробництву високоякісних лікарських препаратів у Латвії та Словенії, що підтверджується наявністю Сертифіката належної виробничої практики (GМР) та реєстрацією продукції в ряді європейських країн;
• ще у 2016 році Компанія отримала в Україні Реєстраційне посвідчення №UA/15324/01/01 на лікарський засіб «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС розчин для ін`єкцій, 20 мг/мл» [рішення про державну реєстрацію лікарського засобу затверджено наказом Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України) від 28.07.2016 №787];
• 28.07.2016 МОЗ України затверджена Інструкція для медичного застосування лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС розчин для ін`єкцій»; 
• лікарський засіб «Promedols 20 мг/мл розчин для ін`єкцій» є зареєстрованим у передбаченому законодавством Латвії порядку, що підтверджується Свідоцтвом від 24.03.2016 №96-0192 про реєстрацію лікарського засобу;
• лікарський засіб «Promedols 20 мг/мл розчин для ін`єкцій» є зареєстрованим у багатьох інших країнах, а саме: Латвія - 06.06.1996; Грузія - 26.11.2013; Вірменія - 05.08.2014; Молдавія - 20.03.2015; Азербайджан - 05.10.2012; Киргизія - 18.01.2017; Узбекистан - 11.04.2017;
• Компанія також є власником таких відомих знаків для товарів і послуг, як: «КАЛЦЕКС» (міжнародна реєстрація від 01.10.2014 №1226545 для товарів 5 класу МКТП); «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» («PROMEDOL KALCEKS») [міжнародна реєстрація від 20.06.2016 №1320345 для товарів 1 та 5 класу МКТП].

6.2. Судами попередніх інстанцій вказано, що:

- як вбачається з матеріалів справи, знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» зареєстрований за Свідоцтвом України НОМЕР_1 для таких товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби;
- власником знака для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» є Товариство (відповідач-1), заявка №m200911119 подана 04.09.2009, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 27.09.2010, Бюл. №18. Вищенаведені дані підтверджуються наявними в матеріалах справи Бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1;
- знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» зареєстрований за Свідоцтвом України НОМЕР_3 для таких товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби;
- власником Свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» є Товариство (відповідач-1), заявка №m201624211 подана 02.11.2016, відомості про реєстрацію знаку опубліковано 12.06.2017, Бюл. № 11. Вищенаведені дані підтверджуються наявними в матеріалах справи Бібліографічними даними свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_3.

6.3. Суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги, виходив, зокрема з такого.

6.3.1. Товариство 18.10.2016 направило на адресу позивача претензію про порушення прав на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН", в якій стверджувалось, що Компанія, використовуючи знак "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", порушує права власника Свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН".

6.3.2. Компанія розглянула наведену претензію та за результатами її розгляду, листом від 19.12.2019 №544, повідомила Товариство про те, що Компанія жодним чином не порушує права власника свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН", оскільки Компанія використовує позначення "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", маючи Реєстраційне посвідчення №UA/15324/01/01 на свій препарат, зареєстроване згідно з наказом МОЗ України від 28.07.2016 №787 і сумлінно використовує своє позначення, також позивач навів загальновідомі факти, які свідчать, що препарат ПРОМЕДОЛ виробляється вже більш 60 років різними виробниками і широко застосовується в медичній практиці, у зв`язку з чим назва ПРОМЕДОЛ є назвою ліків зі знеболюючою дією, без прив`язки до конкретного виробника.

6.3.3. Товариство 23.06.2017 звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсною міжнародної реєстрації від 20.06.2016 №1320345 для товарів 1 та 5 класу МКТП, обґрунтовуючи свій позов тим, що знак для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", який належить Компанії, є схожим настільки зі знаком для товарів та послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України від 27.09.2010 НОМЕР_1 та знаком для товарів та послуг "ПРОМЕДОЛ PROMEDOL" за Свідоцтвом України від 12.06.2017 НОМЕР_3, що їх можна сплутати, оскільки словесні частини цих позначень (ПРОМЕДОЛ) є тотожними та відрізняються лише словесними частинами - приставками "ЗН" та "КАЛЬЦЕКС" відповідно (у знаках для товарів та послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" та "ПРОМЕДОЛ-ЗН"), які не мають розрізняльної здатності.

6.3.4. Позивач вважає такі твердження Товариства хибними, оскільки саме позначення "ПРОМЕДОЛ" як видове позначення товарів 5 класу МКТП не має розрізняльної здатності, так як препарат "Промедол" ще за радянських часів вироблявся численними виробниками, а позначення "Калцекс" саме вказує на джерело походження - виробника препарату, і має правову охорону за міжнародною реєстрацією від 01.10.2014 №1226545 для товарів 5 класу МКТП. Водночас, позначення "ЗН", на думку позивача, не має розрізняльної здатності.

6.3.5. Крім того, Компанією у 2018 році поставлені в Україну знеболювальні препарати, зокрема, лікарські засоби "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС, розчин для ін`єкцій" (інвойс від 07.02.2018 №КЕ-030, вантажоодержувач - ТОВ " ДіАТОМ".

6.3.6. В процесі митного оформлення цього вантажу, як зазначив позивач, виникли проблеми, обумовлені тим, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2017 у справі №910/10269/17 задоволено клопотання Товариства про забезпечення позову, зокрема, до прийняття судового рішення по суті цієї справи і набрання ним законної сили судом вжито заходи до забезпечення позову, а саме: заборонено Державній фіскальній службі України вносити будь-яку інформацію про знак для товарів та послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією від 20.06.2016 №1320345 до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності.

6.3.7. Позивач вважає, що в результаті таких дій Товариства препарати Компанії можуть бути визнані митним органом як такі, що є контрафактними, а сам позивач може зазнати майнових втрат, обумовлених затримкою митного оформлення вантажу та немайнової шкоди його діловій репутації.

6.3.8. У процесі митного оформлення вищевказаного вантажу у Компанії також виникли проблеми, обумовлені зверненнями ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ" в органи Державної фіскальної служби із заявами, обумовленими наявністю певних прав інтелектуальної власності, які випливають, зокрема, з патентів України на корисні моделі №120761, №120762, №120763, №120764, власником яких є ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ".

6.3.9. Оскільки в результаті таких дій ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ" препарати Компанії могли бути визнані митним органом як такі, що є контрафактними, позивач  вимушений був звернутися до суду з позовом про визнання недійсними патентів ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ" на корисні моделі №120761, №120762, №120763, №120764.

6.3.10. Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.07.2018 у справі №910/4881/18, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.09.2018, визнано недійсними патенти України, зокрема, патент України №120763 на корисну модель "Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії "Промедол", власником якого є ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ", зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувати у Офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсними патентів України, зокрема, патенту України №120763 на корисну модель "Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії "Промедол".

6.3.11. Позивач зазначив, що торгові назви препаратів позивача складаються із міжнародних непатентованих назв відповідних фармацевтичної субстанцій ("International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances") та фірмового найменування їх виробника - "КАЛЦЕКС", що зареєстроване в Україні згідно з міжнародною реєстрацією від 01.10.2014 №1226545, а назва лікарського засобу "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" ("PROMEDOL KALCEKS") має міжнародну реєстрацію від 20.06.2016 №1320345 для товарів 1 та 5 класу МКТП.

6.3.12. Отже, як стверджує позивач, він має право на використання своєї торговельної марки "КАЛЦЕКС", що входить до складу торгової назви його препарату "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС", розчин для ін`єкцій", та відповідний інтерес, який полягає у провадженні діяльності з виробництва та оптової торгівлі лікарськими засобами в Україні.

6.3.13. Проте, за доводами позивача, Товариство не визнає та оспорює вказані права та інтереси Компанії, що підтверджується, зокрема, зверненням Товариства до Господарського суду міста Києва з позовом у справі №910/10269/17, в якій відповідач-1 намагається захистити свої права на знак товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за Свідоцтвом України НОМЕР_1 та знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за Свідоцтвом України НОМЕР_3.

6.3.14. За вказаних обставин, позивач вважає, що Товариство використовує належні йому Свідоцтва України НОМЕР_1, НОМЕР_3 для обмеження правоздатності Компанії у вигляді встановлення незаконних заборон для митного оформлення зазначених вище лікарських засобів та їх ввезення на територію України, чим порушує права та законні інтереси позивача, що і стало причиною звернення позивача з даним позовом до суду.

6.3.15. На підтвердження факту невідповідності знаків за Свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_3 умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», позивачем в порядку частини третьої статті 98 ГПК України надано висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 №1237, складений на замовлення позивача (лист від 14.10.2018 №38926).

6.3.15.1. На вирішення експертизи поставлено такі питання:

1. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m200911119? (далі - Питання 1);
2. Чи є позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України НОМЕР_3 таким, що складається лите з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211? (далі - Питання 2);

6.3.15.2. При наданні відповіді на Питання 1 експерти зазначили, що знак для товарів і послуг НОМЕР_3 є словесним, що складається зі слів "ПРОМЕДОЛ" та "PROMEDOL" (транслітерація слова "Промедол"), виконаних одне під одним стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, без зазначення кольору.

6.3.15.3. Експертами досліджено слово "ПРОМЕДОЛ" у енциклопедіях, тлумачних, спеціальних та двомовних словниках, а також зазначено, велика кількість прикладів використання найменування "Промедол" для позначення конкретно визначеного лікарського засобу, що є опоїдним анальгетиком, без зазначення або вказівки на конкретну особу-втробника цього товару міститься на веб-сторінках Всесвітньої мережі Інтернет.

6.3.15.4. Наведена у Висновку експертів від 02.11.2018 №1237 інформація, на думку експертів, вказує, що:

- слово "ПРОМЕДОЛ" задовго до 02.11.2016 (дати подачі заявки на знак №m201624211) містилося у енциклопедіях, тлумачних та двомовних словниках, спеціалізованих довідниках і літературі та мало наступне єдине конкретно визначене значення: "фармацевтичний препарат (субстанція), синтезований у 1952 році академіком І.Н. Назаровим зі співробітниками, являє собою синтетичний замінник морфіну, відноситься до анальгетиків-опіоїдів, має хімічну назву пропионовый эфир 1,2,5-триметил-4-фенил-4-пиперидол";
- позначення "ПРОМЕДОЛ" задовго до 2016 року використовувалося в якості назви, конкретного фармацевтичного препарату не лише споживачами, а й фахівцями відповідної галузі, тобто, у споживачів та фахівців відповідної галузі виник стійкий зв`язок між товаром, що має певні властивості та позначенням, яке використовується в якості його назви - "ПРОМЕДОЛ".

6.3.15.5. Крім того, експертами встановлено використання позначення "ПРОМЕДОЛ" в якості назви конкретного лікарського засобу (тобто як назви одного і того ж товару) різними виробниками та тривалість такого використання (неодноразовість), що підтверджується тим, що фармацевтичний препарат "Промедол" принаймні з 2005 року випускався та/або випускається такими виробниками: ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров`я народу", Україна; Компанією, Латвія; Державне підприємство "Науково-дослідний і проектний інститут хімічних технологій "Хімтехнологія", Україна; Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты», Беларусь; Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод", Россия; Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный завод медицинских препаратов", Россия; Русан Фарма Лтд, Індия.

6.3.15.6. У результаті проведеного дослідження, експерти вважають, що позначення "Промедол" до 02.11.2016 (дати подачі заявки на знак № m201624211 ) використовувалось в якості назви товару як споживачами, так і фахівцями фармацевтичної та медичної галузей та викликає у свідомості перерахованих категорій стійкий зв`язок між товаром, що має певні ознаки, властивості, якості, і позначенням, яке використовується в якості його назви. Це позначення використовувалось як назва одного і того ж товару, що випускався різними особами. Позначення "Промедол" застосовувалось різними особами тривалий час.

6.3.15.7. Враховуючи наведене та Правила розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні, експерти дійшли висновку, що назва лікарського засобу "Промедол" є узвичаєною назвою -  назвою, що є загальноприйнятою для даного лікарського засобу, використовується кількома виробниками, однак не зареєстрована як МНН. Відповідно до зазначених Правил, такі назви не мають розрізняльної здатності, оскільки є загальноприйнятими позначеннями, що не пов`язані з конкретним виробником, і тому є назвами, призначеними для вільного використання виробниками лікарських засобів.

6.3.15.8. Отже, вищенаведене, на думку експертів, свідчить про те, що позначення "ПРОМЕДОЛ" ("PROMEDOL") на дату 02.11.2016 мало усі ознаки, які характеризують позначення, що є загальновживаним для певного товару, тобто, позначення "ПРОМЕДОЛ" ("PROMEDOL") може бути віднесено до категорії загальновживаних для товарів певного виду.

6.3.15.9. Таким чином, експерти дійшли висновку, що позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" за свідоцтвом України НОМЕР_3 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211 (відповідь на Питання 1).

6.3.15.10. При наданні відповіді на Питання 2 експерти зазначили, що знак для товарів і послуг НОМЕР_1 є словесним, що складається зі слова "ПРОМЕДОЛ", дефіса та буквосполучення "ЗН", які виконані стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці, без зазначення кольору,

6.3.15.11. При наданні відповіді на Питання 1, і в результаті проведеного дослідження, експерти дійшли висновку, що позначення "ПРОМЕДОЛ" належить до категорії загальновживаних позначень для товарів певного виду.

6.3.15.12. На думку експертів, подаючи заявку на знак для товарів і послуг, що включає узвичаєну назву лікарського засобу, заявник (Товариство) повинен був включити до складу знака щонайменше вирізняльну частину фірмового найменування (оригінальну назву) "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я", яка дає можливість вирізнити діяльність цього підприємства серед інших. Натомість до складу зареєстрованого знака було включено елемент "ЗН" - буквосполучення, яке не є фірмовим найменуванням виробника та не здатне викликати в свідомості споживачів однозначну асоціацію з таких причин:

1) позначення ЗН на упаковці препарату може бути по різному сприйняте споживачами різного ступеню інформованості та освіти. Наприклад, через схожість графічного виконання літери "З" та цифри "З" (в деяких типах шрифтів та в рукописному виконанні вони взагалі не відрізняються), а також однакове написання кириличної літери "Н" (єн) та латиничної "Н" (аш, ейч), частиною споживачів абревіатура "ЗН" може бути прочитана як "три аш" або "три ейч" і, відповідно, сприйнята як додаткові символи, що позначають певні властивості препарату,
2) буквосполучення ЗН досить часто застосовується для позначення різних осіб, предметів та явищ в якості скорочення і тому не може однозначно ідентифікувати для споживача конкретного виробника конкретного виду товарів (приклади наведено експертами на сторінках 20, 21).

6.3.15.13. Враховуючи наведене, експерти вказали, що елемент ЗН у складі знака для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" не виконує встановлені ЦК України вимоги, тобто не дає можливість ідентифікувати виробника препарату за фірмовим найменуванням (не має розрізняльної здатності). Абревіатура ЗН є часто вживаним скороченням для різних словосполучень, тому для споживача не має визначеного змісту.

6.3.15.14. Експерти також зазначили, що в наданих на дослідження матеріалах заявки на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" за свідоцтвом України НОМЕР_1 - заявки від 04.09.2009 №m2009 11119, як знак для товарів 5 класу МКТП "Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини; наркотики, наркотики на фармацевтичні потреби" було заявлене позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", щодо якого був наданий опис знака, а саме: "Заявляється товарний знак у вигляді сполучення слова та літер "ПРОМЕДОЛ-ЗН", виконаного літерами кирилиці. Знак є фантазійним і смислового навантаження не несе". Отже, як свідчить опис позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", зроблений представником заявника, літери "ЗН" не мають смислового навантаження, тобто, не є абревіатурою від фірмового найменування заявника знака до реєстрації.

6.3.15.15. Разом з тим в результаті проведеного дослідження експертами встановлено, що "промедол" є узвичаєною назвою лікарського засобу, що має певні властивості, яка до дати подання заявки на знак для товарів послуг використовувалась кількома виробниками.

6.3.15.16. Отже, експерти вважають, що немає ніяких підстав для віднесення цього позначення до фантазійних щодо товарів, для яких зареєстровано досліджуваний знак.

6.3.15.17. Таким чином, експерти дійшли висновку, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН", що охороняється як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m2009 11119 (відповідь на Питання 2).

6.3.16. Суд першої інстанції вважав, що Висновок експертів від 02.11.2018 №1237 складений кваліфікованими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу" та містить докладний опис проведених експертами досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертам, цей висновок складений у порядку, визначеному законодавством, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні статей 76, 77 ГПК України у справі №910/16093/18.

6.3.17. Суд першої інстанції вказав, що:

- як вбачається з матеріалів справи, відповідач-1 у встановлений законом строк не надав належних, допустимих та достатніх доказів у розумінні статей 76, 77, 79 ГПК України на спростування Висновку експертів від 02.11.2018 №1237;
- відповідач-2 проти Висновку експертів від 02.11.2018 №1237 не заперечував, докази протилежного в матеріалах справи відсутні;
- з огляду на Висновок експертів від 02.11.2018 №1237, суд критично оцінює твердження відповідача-1 у відзиві на позовну заяву стосовно того, що знаки за оспорюваними Свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_3 станом на дату подання заявки мали розрізняльну здатність та були зареєстровані за результатами проведеної ДП "Український інститут промислової власності" формальної та кваліфікаційної експертизи заявок, за результатами яких було встановлено відповідність позначень за оспорюваними свідоцтвами визначеним законодавством умовам надання правової охорони;
- крім того, Висновком експертів від 02.11.2018 №1237 та матеріалами заявки від 04.09.2009 №m2009 11119 повністю спростовуються доводи відповідача-1 про те, що позначення "ПРОМЕДОЛ-ЗН" включає елемент "ЗН", який має розрізняльну здатність (вказує на фірму виробника -  Товариство).

6.3.18. Суд першої інстанції наголосив, що метою реєстрації знаку для товарів та послуг є розрізняльна здатність знаку (розрізнити товари однієї особи від товарів іншої особи). Тому посилання відповідача-1 на ту обставину, що ним було зареєстровано у складі оскаржуваного Свідоцтва України НОМЕР_1 скорочене найменування ЗН, яке взагалі належить іншій особі (ТОВ "ХФП "ЗДОРОВ`Я НАРОДУ"), суд першої інстанції оцінив критично.

6.3.19. Таким чином, на думку суду першої інстанції, Висновок експертів від 02.11.2018 №1237 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про невідповідність знаків відповідача-1 за оспорюваними Свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_3 умовам надання правової охорони, визначеним пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", станом на дату подання відповідачем-1 заявок на ці знаки.

6.3.20. Отже, як зазначає суд першої інстанції, наявними в матеріалах справи доказами підтверджується, що станом на 04.09.2009 - дату подання відповідачем-1 заявки №m2009 11119 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" та станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m201624211 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" у відповідача-2 наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваним позначенням відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так як згідно наведеної норми не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які, зокрема, складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

6.3.21. За таких обставин, на думку суду першої інстанції, вимоги позивача про визнання недійсними повністю Свідоцтва України від 27.09.2010 НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка від 04.09.2009 №m200911119), Свідоцтва України від 12.06.2017 НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка від 02.11.2016 №m201624211), власником яких є Товариство, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

6.3.22. На думку суду першої інстанції, позовні вимоги позивача про зобов`язання відповідача-2 внести відомості про визнання недійсними повністю Свідоцтва України від 27.09.2010 НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ПРОМЕДОЛ-ЗН" (заявка №m2009 11119), Свідоцтва України від 12.06.2017 НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (заявка від 02.11.2016 №m201624211), власником яких є Товариство, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність", є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

6.4. Ухвалюючи додаткове рішення суд першої інстанції виходив, зокрема з такого.

6.4.1. Від представника позивача 12.04.2019 надійшло клопотання про залучення доказів понесених судових витрат у справі №910/16093/18 з доданими до нього доказами (далі - Клопотання від 12.04.2019), відповідно до якого позивач просив суд у зв`язку із задоволенням позову покласти пов`язані із розглядом справи №910/16093/18 судові витрати Компанії у розмірі 616 984,49 грн на Товариство (відповідача-1).

6.4.2. У наведеному клопотанні зазначено, що загальна сума усіх судових витрат, які Компанія понесла у зв`язку з розглядом справи та які підлягають відшкодуванню, становить 20 590,86 євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України (станом на 12.04.2019), становить еквівалент 616 984,49 грн, зокрема: 574 664,54 грн - витрати на правову допомогу; 7 048,00 грн - судовий збір; 1501,00 грн - витрати, пов`язані із проведенням експертизи.

6.4.3. При цьому зі змісту наведеного клопотання вбачається, що витрати в іншій сумі, яка входить до складу загальної суми судових витрат у розмірі 616 984,49 грн (616 984,49 грн - 574 664,54 грн - 7 048,00 грн - 12 501,00 грн = 22 770,95 грн), позивач фактично визначив як витрати на поштові відправлення, кур`єрські доставки, тощо.

6.4.4. Від представника позивача 15.04.2019 надійшло клопотання про залучення додаткового доказу понесених судових витрат у справі №910/16093/18 (далі - Клопотання від 15.04.2019), відповідно до якого позивач просив суд у зв`язку із задоволенням позову покласти пов`язані із розглядом справи №910/16093/18 судові витрати Компанії у розмірі 616 984,49 грн на Товариство (відповідача 1).

6.4.5. Судом першої інстанції встановлено, що позивачем дотримано вимоги частини восьмої статті 129 ГПК України, а саме:

- позивачем здійснено звернення до суду із заявою про розподіл судових витрат у справі до закінчення судових дебатів (в судовому засіданні 08.04.2019);
- докази понесення судових витрат, пов`язаних із розглядом справи, які подані разом з Клопотаннями від 12.04.2019 та від 15.04.2019, подані позивачем межах строку, тобто, протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

6.4.6. Як вбачається з матеріалів справи, відповідач-1 з клопотанням про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу адвоката в порядку частин п`ятої та шостої статті 126 ГПК України до суду не звертався.

6.4.7. Матеріалами справи підтверджується, що 02.04.2018 Компанією (далі - Клієнт) та Адвокатським об`єднанням "Юридична фірма "Ілляшев та Партнери" (далі - Юридична фірма або "Ілляшев та Партнери") укладено Договір №056-31 про надання правової допомоги (далі - Договір), відповідно до пункту 1 якого Юридична фірма зобов`язується здійснити захист, представництво, надавати інші види правової допомоги Клієнту, представляти інтереси Клієнта в судах та інших компетентних органах України з метою захисту прав і охоронюваних законом інтересів Клієнта, в тому числі, але не виключно, прав Клієнта на лікарські засоби ДІАЗЕПЕКС, МОРФІН КАЛЦЕКС, ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС, ФЕНТАНІЛ КАЛЦЕКС (в тому числі права на експорт, імпорт, продаж (поставку) чи інше введення цих лікарських засобів в обіг), а також прав на пов`язані з цими лікарськими засобами об`єкти інтелектуальної власності Клієнта, на умовах, визначених цим Договором та "Умовами надання юридичних послуг юридичною фірмою "Ілляшев та Партнери" (далі - Умови надання послуг), які є невід`ємною частиною Договору.

6.4.8. Пунктами 2.1.-2.3. Договору встановлені обов`язки Юридичної фірми, зокрема:

- захист прав і законних інтересів Клієнта будь-яким адвокатом Юридичної фірми, визначеним Юридичною фірмою;
- представництво інтересів та захист Клієнта, надання йому інших видів правової допомоги адвокатами Юридичної фірми, зокрема, в судах всіх рівнів та юрисдикцій, перед будь-якими юридичними або фізичними особами, зокрема, при розгляді справ і при виконанні робіт, пов`язаних з представництвом та/або захистом прав та законних інтересів Клієнта, а також вчинення інших дій, необхідних для представництва та захисту Клієнта, захисту його прав та законних інтересів;
- надання консультацій правового характеру, складання, підписання, подання та отримання клопотань, заяв, запитів, пояснень, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, повідомлень, актів, протоколів, постанов та будь-яких інших документів, замовлення та виготовлення експертиз та інших відповідних процесуальних документів, зокрема отримання документів в процесі захисту інтересів Клієнта.

6.4.9. Відповідно до пункт 5.1 Договору вартість послуг Юридичної фірми, що надаються відповідно до цього Договору, визначається згідно з Умовами надання послуг.

6.4.10. Згідно з пунктом 5.1 Умов надання юридичних послуг, вартість послуг "Ілляшев та Партнери", якщо інше не обумовлено з Клієнтом або не визначено фіксованим тарифом, розраховується, виходячи з почасової ставки, встановленої "Ілляшев та Партнери" для Виконавця, та часу, витраченого на виконання завдання Клієнта, при цьому одна година розподіляється на 10 (десять) шестихвилинних часток. Кожна шестихвилинна частка, що розпочалася, з метою визначення розміру гонорару враховується як повна.

6.4.11. Відповідно до пункту 6 Умов надання юридичних послуг, "Ілляшев та Партнери" встановлює для кожного з спеціалістів почасову ставку, на основі якої здійснюється розрахунок гонорару "Ілляшев тп Партнери". Зазначена ставка може час від часу змінюватись партнерами "Ілляшев та Партнери" на свій власний розсуд. Клієнт має право ознайомлюватись в будь-який час з розмірами почасових ставок спеціалістів "Ілляшев тп Партнери" та повідомляється про зміну таких ставок завчасно до такої зміни. На даний час розмір почасової ставки всіх спеціалістів "Ілляшев та Партнери" становить від 120 ЄВРО до 360 ЄВРО (з ПДВ).

6.4.12. На підтвердженням того, що правнича допомога на виконання умов Договору надавалась Компанії адвокатами Адвокатського об`єднанням "Юридична фірма "Ілляшев та Партнери", свідчать наявні в матеріалах справи копії свідоцтв про право на зайняття адвокатською діяльністю, видані Кириченко І.А.,      Коптіліну С.Ю. , Трохимчук О.В. , Ілляшеву М.І., роздруківки з Єдиного реєстру адвокатів України щодо зазначених адвокатів, копії ордерів на надання правової допомоги адвокатами Кириченко І.А., Коптіліним С.Ю., Трохимчуком О.В., копії наказів Адвокатського об`єднанням "Юридична фірма "Ілляшев та Партнери" про прийняття на посаду зазначених адвокатів.

6.4.13. Матеріалами справи підтверджується, що на виконання умов Договору адвокатами Юридичної фірми було надано правничу допомогу Компанії, в тому числі: підготовлено відповідні процесуальні документи, пов`язані із зверненням до Господарського суду міста Києва із позовом у справі №910/16093/18 та розглядом Господарським судом міста Києва цієї справи, здійснено представництво Компанії у судових засіданнях у цій справі, надано інші види правничої допомоги, передбаченої умовами Договору.

6.4.14. Перелік та вартість наданих Юридичною фірмою на підставі Договору послуг, пов`язаних із наданням правової допомоги Компанії, а також факт прийому-передачі наданої Юридичною фірмою правової допомоги (юридичних послуг) Компанії, підтверджується актом №39 від 12.04.2019 здачі-прийняття наданої правової допомоги (юридичних послуг) до Договору (далі - Акт), відповідно до якого підтверджується, що загальна вартість наданої Юридичною фірмою Компанії правової допомоги, а саме послуг з представництва інтересів Компанії у Господарському суді міста Києва у справі №910/16093/18, становить 20 590,86 євро.

6.4.15. Юридичною фірмою 09.04.2019 виставлено Компанії рахунок на суму          20 590,86 євро ("Юридичні послуги згідно Договору №056-31 від 02.04.2018"), до якого додано Деталізацію цього рахунку, яка містить перелік видів робіт, виконавців, кількість витраченого часу  на виконання відповідних робіт, вартість робіт (далі - Деталізація рахунку від 09.04.2019 №23418). Згідно наведеної Деталізації рахунку, загальна вартість (гонорар) Юридичної фірми за надану адвокатами Юридичної фірми на підставі Договору правову допомогу Компанії становить 19 178,50 євро, а витрати, пов`язані з виконанням Договору (поштові відправлення, кур`єрські доставки тощо) разом із судовим збором та оплатою рахунку за проведення експертного дослідження складають 1 283,96 євро            (19 178,50 євро + 1 283,96 євро = 20 590,86 євро).

6.4.16. Судом першої інстанції також встановлено, що відповідно до пункту 5.2 Договору вартість послуг розрахунки здійснюються в строки та порядку, визначеному Умовами надання послуг. Згідно з пунктом 8.3 Умов надання послуг, якщо інше не узгоджено, рахунки сплачуються Клієнтом протягом 10 днів з дати отримання рахунку.

6.4.17. Відповідно до платіжного доручення від 11.04.2019 підтверджується, що позивачем згідно рахунку №23418 перераховано Адвокатському об`єднанню "Юридична фірма "Ілляшев та Партнери" 20 590,86 євро, а останнє отримало кошти в наведеній сумі, що підтверджується банківською випискою з рахунку від 12.04.2019.

6.4.18. У Клопотанні від 12.04.2019 зазначено, що загальна вартість (гонорар) за надану адвокатами Юридичної фірми правову допомогу у розмірі 19 178,50 євро становить еквівалент 574 664,54 грн відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 12.04.2019.

6.4.19. Судом першої інстанції встановлено, що в Деталізації рахунку №23418 від 09.04.2019 зазначені, окрім інших, такі види робіт:

«Складання позову у справі № 910/10269/17 (про визнання недійсними свідоцтв на знаки "Промедол-ДТ" і "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ", частково); 14.11.2018; виконавець Трохимчук О.І.; 2,6 год»;

«Складання клопотання про призначення повторної експертизи в справі № 910/16093/18 про визнання недійсними свідоцтв на знаки "Промедол-ДТ", "PROMEDOL ПРОМЕДОЛ" (в разі надання експертного висновку ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА" ЗДОРОВ`Я"; 15.02.2019; виконавець Кириченко І.А.; 2,4 год».

6.4.20. Суд першої інстанції вважає, що вказані види робіт не можуть бути розцінені судом як такі, що надавалися в межах розгляду справи №910/16093/18.

6.4.21. Судом першої інстанції встановлено, що вартість таких робіт, з урахуванням витраченого часу (2,6 год + 2,4 год), тарифу за 1 годину роботи [240 євро (адвокат Трохимчук О.І.) + 265,00 євро (адвокат Кириченко І.А.)], курсу НБУ станом на 12.04.2019 (3 022,29 грн за 100 євро), складає 38 081,04 грн.

6.4.22. Зважаючи на наведене, суд першої інстанції дійшов висновку, що витрати позивача в сумі 38 081,04 грн не можуть бути покладені на відповідача-1.

6.4.23. Водночас, судом першої інстанції встановлено, що заявлений позивачем до стягнення розмір витрат на професійну правничу допомогу в сумі 536 583,50 грн (574 664,54 грн - 38 081,04 грн = 536 583,50 грн) відповідає критеріям, що наведені у частині четвертій статті 126 ГПК України, оскільки він є співмірним із складністю справи та виконаних адвокатами робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатами на виконання відповідних робіт (надання послуг), обсягом наданих адвокатами послуг та виконаних робіт; значенням справи для позивача, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію позивача. Також, зазначений розмір витрат на професійну правничу допомогу підтверджується наданими позивачем письмовими доказами, які містять в матеріалах справи.

6.4.24. З урахуванням наведеного, беручи до уваги задоволення позову повністю, складність справи та виконані роботи, принципи співмірності та розумності судових витрат на професійну правничу допомогу, суд першої інстанції вважає за можливе задовольнити вимоги позивача про покладення на відповідача-1 витрат позивача на професійну правничу допомогу в сумі 536 583,50 грн, які покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

6.4.25. Щодо заявлених позивачем до стягнення 12 501,00 грн витрат, пов`язаних із проведенням експертизи, судом першої інстанції по матеріалам справи встановлено таке.

6.4.26. За результатами проведеної експертизи, експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України О.Дорошенко та Н.Мінченко  було надано Висновок експертів за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 02.11.2018 №1237, який прийнято судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні статей 76, 77 ГПК України у справі №910/16093/18.

6.4.27. Витрати позивача на проведення зазначеної вище експертизи у заявленій позивачем сумі у розмірі 12 501,00 грн підтверджується наявним в матеріалах справи платіжним дорученням від 12.10.2018 №110 на підставі рахунку  від 01.10.2018 №68 та актом від 31.10.2018 здавання-приймання робіт (надання послуг) з проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності відповідно до договору про надання послуг від 01.10.2018 №17/01-2018 року.

6.4.28. З урахуванням наведеного, беручи до уваги задоволення позову повністю, суд першої інстанції дійшов висновку, що понесені позивачем витрати, пов`язані з проведенням експертизи, у сумі 12 501,00 грн покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі, в межах суми, визначеної позивачем.

6.4.29. Разом з тим, на думку суду першої інстанції, не підлягають задоволенню вимоги позивача в частині покладення на відповідача-1 судового збору в сумі        7 048,00 грн, оскільки в цій частині судових витрат судом вже вирішено питання при ухваленні рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 у справі №910/16093/18.

6.4.30. Також, суд першої інстанції вважає, що не підлягають задоволенню вимоги позивача в частині покладення на відповідача-1 судових витрат на поштові відправлення, кур`єрські доставки, тощо в сумі 22 770,95 грн, з огляду на відсутність обґрунтованого розрахунку вказаної суми та зазначення належних та допустимих доказів у розумінні статей 76, 77 ГПК України на її підтвердження. При цьому наявна в матеріалах справи Деталізація рахунку від 09.04.2019 №23418 в частині розділу "Витрати" не приймається судом у якості обґрунтованого розрахунку судових витрат на поштові відправлення, кур`єрські доставки, тощо, так як фактично вона містить суми в євро за відсутності при цьому зазначення конкретно-визначених доказів на понесення позивачем витрат саме у таких сумах.

6.5. Суд апеляційної інстанції вказав, що у цьому випадку предметом позову є вимоги позивача до відповідачів про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг та зобов`язання вчинити дії, оскільки свідоцтва України НОМЕР_1 та НОМЕР_3 на торгівельні марки «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» підлягають визнанню недійсними повністю через невідповідність торгівельних марок умовам надання правової охорони, передбачених статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), враховуючи те, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» є загальновживаними позначеннями певного виду.

6.6. Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції, та ухвалюючи нове рішення про відмову у позові, зазначив, зокрема таке,

6.6.1. Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 06.09.2023 у цій справі клопотання Компанії про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності задовольнив частково; клопотання ТОВ «Фармекс Груп» (в порядку статті 42 ГПК України) задовольнив частково; призначив у справі №910/16093/18 повторну експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ); попередив судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку [стаття 384 Кримінального кодексу України (далі - КК України)] та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов`язків (стаття 385 КК України); на вирішення експерта поставлено такі питання:

«Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m 200911119?
Чи є елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняються як знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України НОМЕР_3, таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №201624211?
Чи є знак для товарів і послуг «PROMEDOL ПРОМЕДОЛ» за свідоцтвом України НОМЕР_3 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №201624211?
- Чи є елемент «-ЗН», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що набув розрізняльну здатність внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m 200911119?
- Чи є знак для товарів і послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m 200911119?».

6.6.2. Згідно із висновком експерта від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ, який надійшов 01.11.2024 від ДНДЕКЦ, встановлено, щодо питань таке:

1. Елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг ПРОМЕДОЛ-ЗН за свідоцтвом України НОМЕР_1, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №200911119.
2. Елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг "" за свідоцтвом України НОМЕР_3, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m 201624211.
3. Знак для товарів і послуг "" за свідоцтвом України НОМЕР_3, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №201624211.
4. Елементи «-3Н», які входять до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг ПРОМЕДОЛ-ЗН за свідоцтвом України НОМЕР_1, не є такими, що набули розрізняльну здатність внаслідок їх використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m 200911119.
5. Знак для товарів і послуг ПРОМЕДОЛ-ЗН за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m 200911119.

6.6.3. Суд апеляційної інстанції, проаналізувавши висновок експерта від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ, який складено кваліфікованим судовими експертами відповідно до вимог законодавства, вважає його повним, вичерпним, обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи.

6.6.4. Так, судові експерти Костянтин Ковальов, Людмила Черненко при складанні експертного висновку попереджені про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків відповідно до статей 384, 385 КК України.

6.6.5. Отже, на думку суду апеляційної інстанції, зазначений висновок експерта від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ складено за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, відповідно до вимог законодавства, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено, відтак визнано судом належним, допустимим, достовірним і вірогідним доказом у справі.

6.6.6. Суд апеляційної інстанції вважає, що наведеним висновком підтверджується факт відповідності знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 та НОМЕР_3 на торгівельні марки «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» визначеним частиною другою статті 6 Закону умовам надання правової охорони.

6.6.7. Разом з тим, апеляційний господарський суд критично сприйняв висновок експерта від 23.08.2023 №251, складений судовим експертом Жилою Б.В. за зверненням Адвокатського об`єднання «Юридична Фірма «Ілляшев та Партнери» в інтересах Компанії, який містить висновки про те, що:

1. Станом на 07.05.2018 - дату подання заявки №m 201810770, позначення «Промедол», яке є єдиним елементом торговельної марки за свідоцтвом України від 10.07.2020 №278236, було загальновживаним як позначення товарів певного виду;
2. Станом на 07.05.2018 - дату подання заявки №m 201810743, позначення «Promedol», яке є єдиним елементом торговельної марки за свідоцтвом України від 10.07.2020 №278234, було загальновживаним як позначення товарів певного виду.

6.6.8. Так, апеляційний господарський суд вважає, що висновок експерта від 23.08.2023 №251, складений судовим експертом Жилою Б.В. суперечить наявному у справі висновку від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ, який надано експертами у сфері інтелектуальної власності на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2023 у цій справі про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, якою зокрема було частково задоволені як клопотання позивача (Компанія), так і клопотання відповідача-3 (ТОВ «Фармекс Груп») щодо призначення відповідної повторної експертизи у цій справі, цей висновок експерта від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ визнано судом таким, що складений з дотриманням норм процесуального законодавства та відповідає іншим наявним у справі доказам у справі.

6.6.9. За таких обставин, коли належними та допустимими доказами підтверджено, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» не є загальновживаними позначеннями певного виду, апеляційний господарський суд дійшов висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України від 27.09.2010 НОМЕР_1 і від 12.06.2017 НОМЕР_3 та відсутність порушень відповідачами приписів статті 6 Закону, а також прав та законних інтересів позивача, зворотного належними доказами не доведено, а тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.

6.6.10. Враховуючи наведене, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що апеляційну скаргу Товариства слід задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №910/16093/18 - скасувати, прийнявши нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні позову у зв`язку з недоведеністю заявлених позовних вимог, належними доказами.

7. Межі та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
7.1. Верховний Суд ухвалою від 06.03.2025, зокрема, відкрито касаційне провадження у справі №910/16093/18 на підставі пунктів 1, 4 частини другої статті 287 ГПК України.

7.2. Від ТОВ «Фармекс Груп» 03.04.2025 до Суду надійшло клопотання про скасування рішення суду апеляційної інстанції повністю і закриття провадження у справі, яке мотивовано тим, що 02.04.2025 Офіс офіційно опублікував інформацію про припинення дії повністю (на підставі заяви власника) свідоцтв України НОМЕР_1 та НОМЕР_3.

7.3. Суд протокольною ухвалою від 08.04.2025 постановив розглядати клопотання ТОВ «Фармекс Груп» про скасування рішення суду апеляційної інстанції повністю і закриття провадження у справі спільно з доводами касаційної скарги.

7.4. Від Офісу 22.04.2025 надійшли письмові пояснення у справі.

7.5. Від Компанії 02.05.2025 надійшли письмові пояснення щодо низки процесуальних питань, які виникли під час розгляду касаційної скарги.

7.6. Суд ухвалою, яка занесена до протоколу судового засідання від 06.05.2025 долучив вказані вище письмові пояснення, з огляду на статтю 42 ГПК України до матеріалів справи, та оцінюватиме їх у межах статті 300 ГПК України.

7.7. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

7.8. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
8. Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
8.1. Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

8.2. Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.

8.3. Касаційне провадження у справі відкрито на підставі пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України, за змістом якого підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.

8.4. При цьому самим скаржником у касаційній скарзі з огляду на принцип диспозитивності визначаються підстава, вимоги та межі касаційного оскарження, а тому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено самим скаржником), покладається на скаржника.

8.5. Отже, відповідно до положень пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду; (2) спірні питання виникли у подібних правовідносинах.

8.6. Верховний Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 21.03.2024 у справі №191/4364/21, ухвалах Великої Палати Верховного Суду від 22.05.2024 у справі №902/1076/24, від 09.08.2024 у справі №127/22428/21, постанов Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 11.11.2020 у справі №753/11009/19, від 27.07.2021 у справі №585/2836/16-ц, в яких означено, що висновок (правова позиція) - це виклад тлумачення певної норми права (або ряду норм), здійснене Верховним Судом (Верховним Судом України) під час розгляду конкретної справи, обов`язкове для суду та інших суб`єктів правозастосування під час розгляду та вирішення інших справ у разі існування близьких за змістом або аналогічних обставин спору.

8.7. При цьому наявності самих лише висновків Верховного Суду щодо застосування норми права у певній справі не достатньо, обов`язковою умовою для касаційного перегляду судового рішення є незастосування правових висновків, які мали бути застосовані у подібних правовідносинах у справі, в якій Верховних Суд зробив висновки щодо застосування норми права, з правовідносинами у справі, яка переглядається.

8.8. Що ж до визначення подібних правовідносин за пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, то в силу приписів статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19, в якій визначено критерій подібності правовідносин:

- для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін "подібні правовідносини", зокрема пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 5 частини першої статті 296 ГПК України таку подібність слід оцінювати за змістовим, суб`єктним та об`єктним критеріями;
- з-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків учасників) є основним, а два інші - додатковими;
- подібність суд касаційної інстанції визначає з урахуванням обставин кожної конкретної справи [див. постанови від 27.03.2018 у справі №910/17999/16 (пункт 32); від 25.04.2018 у справі №925/3/17 (пункт 38); від 16.05.2018 у справі №910/24257/16 (пункт 40); від 05.06.2018 у справі №243/10982/15-ц (пункт 22); від 31.10.2018 у справі №372/1988/15-ц (пункт 24); від 05.12.2018 у справах №522/2202/15-ц (пункт 22) і №522/2110/15-ц (пункт 22); від 30.01.2019 у справі №706/1272/14-ц (пункт 22)]. Це врахування слід розуміти як оцінку подібності насамперед змісту спірних правовідносин (обставин, пов`язаних із правами й обов`язками сторін спору, регламентованими нормами права чи умовами договорів), а за необхідності, зумовленої специфікою правового регулювання цих відносин, - також їх суб`єктів (видової належності сторін спору) й об`єктів (матеріальних або нематеріальних благ, щодо яких сторони вступили у відповідні відносини).

8.9. Скаржник посилається на низку судових рішень Верховного Суду, які вказані у пункті 4.1 цієї постанови, зазначаючи про те, що судом апеляційної інстанції неправильно застосовано норми процесуального права.

8.10. Предметом розгляду у цій справі є визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів і послуг, та зобов`язання вчинити дії. 

8.10.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірні знаки для товарів і послуг вказані вище відносно товарів 5 класу МКТП, власником яких є Товариство, на думку позивача, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду та із загальновживаних термінів.

8.11. Предметом розгляду у справі №910/16653/19 було визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг, та зобов`язання вчинити дії.

8.11.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що:

- позначення за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з пунктом 3 статті 6 Закону;
- позначення за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з пунктом 2 статті 6 Закону;
- викладене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону.

8.12. Предметом розгляду у справі №910/20650/17 було визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг для всіх товарів 5 класу МКТП, власником якого є відповідач.

8.12.1. позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельна марка не відповідає умовам правової охорони, оскільки:

- згідно з абзацом п`ятим пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
- згідно з абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- товари, для яких зареєстрована спірна торговельна марка, споріднені з товарами, для яких раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг позивача.

8.13. Предметом розгляду у справі №916/3392/23 було стягнення збитків.

8.13.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачем і третьою особою як портовим оператором вантажно-розвантажувальних робіт здійснюється діяльність на території морського порту шляхом надання ним послуг з організації робіт по транспортно-експедиторському обслуговуванню клієнтів зокрема, через причал в морському порту, який перебуває у господарському віданні відповідача, доступ до якого є однією із передумов відповідності суб`єкта господарювання ознакам портового оператора.

8.14. Предметом розгляду у справі №911/899/22 (911/1842/23) було визнання недійсними з моменту укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення та витребування з чужого незаконного володіння нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень згідно з переліком, наведеним у позовній заяві.

8.14.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що :

- боржник за наявності непогашеної заборгованості перед кредиторами та наявного судового провадження в один день уклав 12 договорів, за якими відчужено у власність особи майнові права на нежитлові приміщення без отримання оплати, яка встановлена цими правочинами;
- додатковою підставою для визнання договорів недійсними позивач зазначив укладення боржником договору із заінтересованою особою. 

8.15. Предметом розгляду у справі №906/85/22 було визнання недійсним договору, в редакції з урахуванням внесених змін відповідно до низки додаткових угод і зобов`язання повернути земельну ділянку.

8.15.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірний договір є прихованим договором оренди, його укладено всупереч вимогам статті 4 Закону України "Про використання земель оборони" без погодження з органом місцевого самоврядування та з порушенням положень статей 1130, 1134, 1137, 1138 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статей 92, 95, 116, 122, 124, 152 Земельного кодексу України, статей 4, 14- 16 Закону України "Про оренду землі", тому його належить визнати недійсним на підставі статей 203, 215 ЦК України.

8.16. Предметом розгляду у справі №910/4055/18 було звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та повернення її позивачу, привівши у придатний для використання стан шляхом звільнення від будівель та споруд.

8.16.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що при здійснені виїзду на земельну ділянку посадові особи Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради встановили, що частина земельної ділянки використовується під заклад громадського харчування і, за поясненнями представника закладу, діяльність у закладі здійснює підприємство. Нежитлова будівля (основна та прибудови) перебуває у власності відповідача-1, проте є самочинно збудованим об`єктом. Земельна ділянка згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є комунальною власністю територіальної громади міста Києва, у власність та користування жодному з відповідачів не передавалася, а тому підстави для використання відповідачами спірної земельної ділянки відсутні.

8.17. Предметом розгляду у справі №925/2301/14 було стягнення заборгованості за виконані роботи із врахуванням індексу інфляції, 20% річних та пені на підставі договору на виконання робіт.

8.17.1. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем умов договору в частині належної оплати за виконану позивачем роботу.

8.18. Предметом розгляду у справі №908/119/22 було визнання недійсними та скасування результати відкритих торгів (аукціону) з продажу активів банку (кредитний портфель, що складається з прав вимоги за 2 кредитними договорами, що забезпечені іпотекою та заставним майном) та визнання недійсним договору про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги.

8.18.1. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торги проведені з порушенням вимог чинного законодавства, оскільки переможець аукціону у складі документів для участі в аукціоні не надав жодної ідентифікаційної інформації. Водночас визнання недійсними результатів відкритих торгів (аукціону) тягне за собою визнання недійсним, укладеного договору.

8.19. Предметом розгляду у справі №910/15023/21 у межах банкрутства було питання обґрунтованості грошових вимог кредитора до боржника, які мотивовані невиконанням боржником своїх зобов`язань щодо повернення коштів за договором про надання фінансової допомоги.

8.20. Слід зазначати, що норми права, означені скаржником і вказані у пункті 4.1 цієї постанови (стаття 77, 78, 79, 86, 104 ГПК України) хоч і є нормами процесуального права та мають загальний характер, водночас їх застосування відбувається з урахуванням особливостей конкретної справи, доказів, доводів, предмету доказування тощо.

8.21. Що ж до справ №910/16653/19, №910/20650/17 і цієї справи, то вони є схожими за предметом позову (визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг) та за нормативно-правовим регулюванням спірних правовідносин (Закон).

8.22. Верховний Суд виходить з того, що неврахуванням висновку Верховного Суду є саме неврахування висновку щодо застосування норми права, а не будь-якого висновку, зробленого судом касаційної інстанції в обґрунтування мотивувальної частини постанови. 

8.22.1. Неврахування висновку Верховного Суду щодо застосування норми права, зокрема, має місце тоді, коли суд апеляційної інстанції, посилаючись на норму права, застосував її інакше (не так, в іншій спосіб витлумачив тощо), ніж це зробив Верховний Суд в іншій справі.

8.22.2. Сама по собі різниця судових рішень не свідчить про безумовне підтвердження незастосування правового висновку.

8.23. Скаржник вказує, що судом апеляційної інстанції не досліджено зібрані у справі докази, які свідчать про обґрунтованість доводів Компанії у цій справі, основними з яких є:

- висновок експерта від 02.11.2018 №1237; 
- висновок експертів від 07.11.2019 №19118/19119/19-53; 
- висновок експертів від 12.12.2019 №1292.

8.24. Також, позивач наголошує на тому, що суд апеляційної інстанції фактично з невідомих причин без зазначення відповідних мотивів та обґрунтувань з двох висновків експертів обрав висновок від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ, при цьому, відмовляючись враховувати висновок експерта від 23.08.2023 №251 не зазначив вмотивованих мотивів його відхилення.

8.25. Слід заначити, що у справі №910/16093/18 позовними вимогами є визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг, які мотивовані тим, що спірні позначення не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки, є такими, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними як позначення товарів певного виду та із загальновживаних термінів.

8.26. Верховний Суд неодноразово та послідовно вказував, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта (дивись постанови Верховного Суду від 17.12.2020 у справі №910/9435/19, від 27.10.2020 у справі №910/9438/19 та від 06.02.2020 у справі №910/2503/18).

8.27. Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи у задоволенні позову, оцінив лише два висновки з п`яти, вказавши, зокрема таке:

- згідно із висновком експерта від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ, який надійшов 01.11.2024 від ДНДЕКЦ, встановлено, щодо питань таке:

1. Елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг ПРОМЕДОЛ-ЗН за свідоцтвом України НОМЕР_1, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №200911119.
2. Елемент «ПРОМЕДОЛ», який входить до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг   за свідоцтвом України НОМЕР_3, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №m 201624211.
3. Знак для товарів і послуг   за свідоцтвом України НОМЕР_3, є таким, що набув розрізняльну здатність, внаслідок його використання станом на 02.11.2016 - дату подання заявки №201624211.
4. Елементи «-3Н», які входять до позначення, що охороняється як знак для товарів і послуг ПРОМЕДОЛ-ЗН за свідоцтвом України НОМЕР_1, не є такими, що набули розрізняльну здатність внаслідок їх використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m 200911119.
5. Знак для товарів і послуг ПРОМЕДОЛ-ЗН за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що набув  розрізняльну здатність, внаслідок використання станом на 04.09.2009 - дату подання заявки №m 200911119;
- суд апеляційної інстанції, проаналізувавши висновок експерта від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ, який складено кваліфікованим судовими експертами відповідно до вимог законодавства, вважає його повним, вичерпним, обґрунтованим та таким, що узгоджується з іншими матеріалами справи;
- при цьому, судові експерти Костянтин Ковальов, Людмила Черненко при складанні експертного висновку були попереджені про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків відповідно до статей 384, 385 КК України;
- отже, на думку суду апеляційної інстанції, зазначений висновок експерта від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ складено за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, відповідно до вимог законодавства, будь-яких порушень положень законодавства та методології при його складенні судом не встановлено, відтак визнано судом належним, допустимим, достовірним і вірогідним доказом у справі;
- суд апеляційної інстанції вважає, що наведеним висновком підтверджується факт відповідності знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_1 та НОМЕР_3 на торгівельні марки «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» визначеним частиною другою статті 6 Закону умовам надання правової охорони;
- апеляційний господарський суд критично сприйняв висновок експерта від 23.08.2023 №251, складений судовим експертом Жилою Б.В. за зверненням Адвокатського об`єднання «Юридична Фірма «Ілляшев та Партнери» в інтересах Компанії, який містить висновки про те, що:

1. Станом на 07.05.2018 - дату подання заявки №m 201810770, позначення «Промедол», яке є єдиним елементом торговельної марки за свідоцтвом України від 10.07.2020 №278236, було загальновживаним як позначення товарів певного виду;
2. Станом на 07.05.2018 - дату подання заявки №m 201810743, позначення «Promedol», яке є єдиним елементом торговельної марки за свідоцтвом України від 10.07.2020 №278234, було загальновживаним як позначення товарів певного виду;
- апеляційний господарський суд вважає, що висновок експерта від 23.08.2023 №251, складений судовим експертом Жилою Б.В. суперечить наявному у справі висновку експерта від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ, який надано експертами у сфері інтелектуальної власності на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2023 у цій справі про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, якою зокрема було частково задоволені як клопотання позивача (Компанія), так і клопотання відповідача-3 (ТОВ «Фармекс Груп») щодо призначення відповідної повторної експертизи у цій справі, цей висновок експерта від 14.10.2024 №СЕ-19-23/56945-ІВ визнано судом таким, що складений з дотриманням норм процесуального законодавства та відповідає іншим наявним у справі доказам у справі;
- за таких обставин, коли належними та допустимими доказами підтверджено, що позначення «ПРОМЕДОЛ-ЗН» і «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» не є загальновживаними позначеннями певного виду, апеляційний господарський суд дійшов висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України від 27.09.2010 НОМЕР_1 і від 12.06.2017 НОМЕР_3 та відсутність порушень відповідачами приписів статті 6 Закону, а також прав та законних інтересів позивача, зворотного належними доказами не доведено, а тому позовні вимоги задоволенню не підлягають.

8.28. Отже, поза увагою суду апеляційної інстанції залишено три висновки, а саме:

- висновок експерта від 02.11.2018 №1237; 
- висновок експертів від 07.11.2019 №19118/19119/19-53; 
- висновок експертів від 12.12.2019 №1292.

8.29. Верховний Суд виходить з того, що мета судового дослідження полягає у з`ясуванні обставин справи, юридичній оцінці встановлених відносин і у встановленні прав і обов`язків (відповідальності) осіб, які є суб`єктами даних відносин. Судове пізнання завжди опосередковане, оскільки спрямоване на вивчення події, що мала місце в минулому.

8.30. Повнота судового пізнання фактичних обставин справи передбачає, з одного боку, залучення всіх необхідних доказів, а з іншого, - виключення зайвих доказів. З усіх поданих особами, що беруть участь у справі, доказів суд повинен відібрати для подальшого дослідження та обґрунтування мотивів рішення лише ті з них, які мають зв`язок із фактами, що підлягають установленню.

8.31. До предмета доказування належить сукупність юридичних фактів матеріально-правового характеру, з якими закон пов`язує виникнення, зміну й припинення правовідносин між сторонами та на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень.

8.32. Відповідно до статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

8.33. Верховний Суд висновує, що відповідність процесуальної дії щодо оцінки доказів у справі має здійснюватись на підставі всебічного, повного, об`єктивного та безпосереднього дослідженні наявних у справі доказів, у порядку передбаченому статтею 86 ГПК України, з огляду на те, що встановлення фактичних обставин у конкретній справі залежить від всіх юридично значущих фактів і обставин, які складають предмет доказування, визначають фактичний склад у справі, що формується виходячи з предмету спору та підстав і заперечень сторін.

8.34. Відповідно до статті 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

8.35. Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що поза увагою суду апеляційної інстанції залишено доводи та докази позивача стосовно того, що препарат з позначенням «Промедол» вироблявся низкою виробників з різних країн.

8.36. Верховний Суд виходить з того, що до об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

8.37. Відповідно до статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

8.38. Разом з тим, з огляду на підстави позову та його предмет вагомим і ключовим було питання чи є позначення «Промедол» загальновживаним.

8.39. Водночас, суд апеляційної інстанції, призначаючи повторну експертизу, не зазначив мотиви й обґрунтування в силу приписів статті 107 ГПК України, та ухвалюючи оскаржувану постанову обмежився дослідженням певних доказів (висновків експертів), залишивши поза увагою твердження, що виробництво препарату «Промедол» здійснюється низкою виробників різних країн і чи є вказане позначення загальновживаним.

8.40. Верховний Суд виходить з того, що зміст торговельної марки повинен мати незалежний, довільний характер по відношенню до об`єкта маркування, сприйматися як вигаданий символ, який не відображає товарної природи виробів, тобто притаманних їм якостей і властивостей. Тільки в такому разі торговельна марка може здійснювати розрізняльну функцію, виділяти товар серед маси аналогічних, яким притаманні такі самі споживчі якості.

8.41. Як вже зазначалося вище, судом першої інстанції було встановлено те, що препарат «Промедол» виробляється низкою виробників із різних країн тривалий час до реєстрації торговельних марок як позивача, так і відповідача.

8.42. Верховний Суд наголошує, що підставою позову у цій справі було те, що позначення «Промедол» було загальновживаним позначенням товару цього виду та якості - про це свідчить, зокрема низка постанов Кабінету Міністрів України, тощо про закупівлю цього препарату для потреб військових частин та інше.

8.43. Отже, реєстрація такого позначення у якості торгової марки за певною особою без зазначення у торговій марці конкретного виробника таким чином щоб його можна було впізнати та ідентифікувати, певним чином монополізує назву медичного препарату за одним з його виробників, а тому не виконує функцію торгової марки.

8.44. З огляду на вказане вище, висновок суду першої інстанції про задоволення позовних вимог і визнання повністю недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, заснований на нормах матеріального права.

8.45. Зі змісту рішення суду першої інстанції вбачається, що суд першої інстанції в повній мірі виконав мету судового дослідження у цій справі, що полягала у з`ясуванні обставин цієї справи, юридичній оцінці встановлених відносин і у встановленні прав і обов`язків (відповідальності) осіб, які є суб`єктами цих відносин (дивись розділ 6 цієї постанови) та за наявними у справі доказами. 

8.46. Зі змісту рішення суду першої інстанції не випливає, що за наявними у матеріалах справи доказами, суд дійшов помилкового висновку. Суд першої інстанції правильно застосував норми Закону (зокрема, статті 5, 19) та  ЦК України (зокрема, статтю 492), дійшовши висновку про те, що спірні торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони, а позначення «Промедол» є загальновживаним. Суд першої інстанції не перебирав на себе непритаманні йому функції експерта. Натомість названий суд здійснював дослідження та оцінку висновку експерта та інших доказів у справі з додержанням вимог та повноважень, передбачених, зокрема, статтею 86 ГПК України.

8.47. Відповідно до частини другої статті 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.  Отже, призначення повторної експертизи є правом, а не обов`язком суду, яке (право) він реалізує в межах власних дискреційних повноважень, з урахуванням обставин справи і зібраних у ній доказів.

8.48. Висновок експерта може розцінюватися як письмовий доказ, який підлягає дослідженню у порядку статті 210 ГПК та оцінюватися з дотриманням статті 86 ГПК України, зокрема в сукупності з іншими доказами.

8.49. У свою чергу, суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми матеріального права, при цьому допустив порушення норм процесуального права та скасував рішення суду першої інстанції, яке відповідає закону.

8.50. З огляду на викладене, доводи касаційної скарги частково знайшли своє підтвердження, а тому є підстави для скасування оскаржуваної постанови та залишення в силі рішення та додаткового рішення суду першої інстанції.

8.51. Стосовно клопотання відповідача-3 про скасування рішення суду апеляційної інстанції повністю і закриття провадження у справі, яке мотивовано тим, що 02.04.2025 Офіс офіційно опублікував інформацію про припинення дії повністю (на підставі заяви власника) свідоцтв України НОМЕР_1 та НОМЕР_3, то слід зазначити таке.

8.51.1. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

8.51.2. Верховний Суд зазначає, що відповідно до приписів Закону:

- власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до НОІВ. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в Бюлетені (пункт 1 статті 18);
- ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки (стаття 22);
- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:
а) невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони;
б) наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;
в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (пункт 1 статті 19).

8.51.3. Суд висловлював правову позицію стосовно відсутності підстав для закриття провадження у справах, предметом розгляду яких є визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки, у випадку припинення їх дії на підставі заяви власника.

8.51.4. У постанові від 06.11.2018 у справі №910/5359/16 Суд вказав, зокрема таке:

« 12. Ухвалюючи рішення у справі, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд у згаданій частині позовних вимог, виходили з того, що, оскільки на день відкриття провадження у справі оскаржувані свідоцтва припинені за рішенням правоволодільця, яким, як зазначають суди, є Відповідач-2, то провадження у справі в частині визнання недійсними свідоцтв України №161673 та №152494 підлягає закриттю на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України.
13. Проте судами помилково не враховано, що наслідки припинення свідоцтв та визнання їх недійсними є різними.
13.1. Статтею 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» врегульовано припинення дії свідоцтва. Так, відповідно до частини 1 вказаної статті власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи, тоді як пунктом 3 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.
13.2. Тобто відповідно до статті 18 вказаного Закону дія знака припиняється на майбутнє, тоді як в разі визнання цього свідоцтва недійсним воно, відповідно до частини 3 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", вважається таким, що не набрало чинності від дати подання заявки.
13.3. Крім того, закриття провадження у справі на підставі пункту 2 частини 1 статті 231 ГПК України можливе лише тоді, коли між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань.
13.3. З матеріалів справи не вбачається встановлення судами попередніх інстанцій обставин, які свідчать про відсутність між сторонами спору та неврегульованих питань після припинення оскаржуваних свідоцтв України.
14. Крім того, згідно зі статтею 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону. Тобто у цьому випадку за особою, яка є власником відповідного свідоцтва, і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, у зв`язку з чим колегія суддів звертає увагу судів попередніх інстанцій на те, що тимчасове невикористання знаків не може свідчити, що Відповідачами-2, 3 вони не будуть використовуватися в майбутньому, а тому передчасним є посилання судів на безпідставність позовних вимог про заборону Відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об`ємних позначень, які використовуються Відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товари.
15. З огляду на наведене колегія суддів вважає, що судами попередніх інстанцій помилково застосовано в даних правовідносинах пункт 2 частини 1 статті 231 ГПК України, внаслідок чого суди дійшли невірного висновку про закриття провадження у справі в частині позовних вимог про визнання недійсними свідоцтв України №161673 та №152494 з огляду на що передчасними є висновки судів про відмову в задоволенні позовних вимог щодо зобов`язання Відповідача-1 здійснити вказані вище дії і заборону Відповідачам-2, 3 здійснювати зазначені вище дії».

8.51.5. Таким чином, з огляду на статті 18 і 19 Закону, ураховуючи вказану вище правову позицію, Суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача-3 про закриття провадження у справі.

8.52. Верховний Суд відхиляє доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу відповідачем-2, з огляду на вказані вище міркування Верховного Суду, наведені у цій постанові.

8.53. Верховний Суд, враховуючи рішення ЄСПЛ від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" та від 28.10.2010 у справі "Трофимчук проти України", зазначає, що учасникам справи надано вичерпну відповідь на всі істотні, вагомі питання, що виникають при кваліфікації спірних відносин як у матеріально-правовому, так і у процесуальному сенсах і приймає письмові, усні пояснення в тій мірі, в якій вони узгоджуються з мотивуванням цієї постанови.

9. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
9.1. Відповідно до пункту 4 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишити в силі рішення суду першої інстанції у відповідній частині.

9.2. За змістом статті 312 ГПК України суд касаційної інстанції скасовує постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції у відповідній частині, якщо в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах встановить, що судом апеляційної інстанції скасовано судове рішення, яке відповідає закону.

9.3. З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції колегія суддів вважає, що доводи, викладені у касаційній скарзі, підтвердилися та є підстави для скасування оскаржуваної постанови та залишення в силі рішення та додаткового рішення суду першої інстанції, а тому касаційну скаргу позивача слід задовольнити частково.

10. Судові витрати
10.1. Судовий збір сплачений у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції покладається на відповідача-1, в силу приписів частини дев`ятої статті 129 ГПК України, оскільки, спір виник внаслідок неправильних дій відповідача-1, Верховний Суд касаційну скаргу позивача задовольнив, а оскаржуване судове рішення скасував.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 312, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") акціонерного товариства "Калцекс" задовольнити частково.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2025 у справі №910/16093/18 скасувати.

3. Залишити в силі рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2019 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 14.05.2019 у справі №910/16093/18.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ`Я" на користь KALCEKS, AS (Akciju sabiedriba "KALCEKS") акціонерного товариства "Калцекс" 14                 096 (чотирнадцять тисяч дев`яносто шість) грн 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги.

5. Видачу відповідного наказу доручити Господарському суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                          Т. Малашенкова

Суддя                                                                                          І. Бенедисюк

Суддя                                                                                          А. Ємець