ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року 
м. Київ

cправа №  914/2380/21 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Булгакової І.В. (головуючої), Жайворонок Т.Є. і Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Пасічнюк С.В.,

представників учасників справи:
позивача -  товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу" - не з`яв., 
відповідача-1 - товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" - Мацей М.М. - адвокат (ордер від 03.04.2024 серія ВС № 1272789),
відповідача-2 - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - не з`яв.,

розглянув у відкритому судовому засіданні
касаційну скаргу товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій"
на рішення господарського суду Львівської області від 08.09.2023
(суддя Коссак С.М.) та 
постанову  Західного апеляційного господарського суду від 19.03.2024
(головуючий - суддя Кравчук Н.М., судді: Скрипчук О.С. і Матущак О.І.) 
у справі № 914/2380/21
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Завод решіткового настилу" (далі - ТОВ "Завод решіткового настилу", Позивач)
до: товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" (далі - ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій", Відповідач-1); 
державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - ДП "Український інститут інтелектуальної власності", Відповідач-2),
про визнання свідоцтва недійсним та зобов`язання вчинити дії.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Розпорядженням заступника керівника Апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 27.05.2024 № 32.2-01/947 у зв`язку з відпусткою судді Ємця А.А. призначено повторний автоматичний розподіл судової справи № 914/2380/21, відповідно до якого визначено склад колегії суддів: Булгакової І.В. (головуючий), Жайворонок Т.Є. і Колос І.Б.)

Короткий зміст позовних вимог
ТОВ "Завод решіткового настилу" звернулося до господарського суду Львівської області з позовом до ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" та ДП "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua; а ДП "Український інститут інтелектуальної власності"- внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що, як зазначає Позивач, ним здійснено значну та серйозну підготовку для набуття відомості комерційному найменуванню ZRN; комерційне найменування ZRN було доведено до загального відома як відкриту інформацію (публічно оголошено); використання комерційного найменування ZRN пов`язується з конкретною (певною) особою щодо товарів 06 класу і послуг 40 класу МКТП, які є результатом господарської діяльності Позивача. ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" зареєстровано знак для товарів і послуг ZRN (торговельну марку) за свідоцтвом України від 10.01.2020 № НОМЕР_1, в якому власником зазначено ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій". Реєстрація знака для товарів і послуг ZRN ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" здійснена з порушенням прав Позивача та правової охорони інтелектуальної власності, оскільки: знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом     № НОМЕР_1, отриманий Відповідачем-1, є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним (фірмовим) найменуванням ZRN Позивача, яке використовувалося ним на дату подання ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" заявки                № m201912554 (28.05.2019).

Короткий зміст судових рішень у даній справі

Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

Так, рішенням господарського суду Львівської області від 21.02.2022, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022, позов задоволено в повному обсязі. Суд визнав недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг (заявка №m201912554) від 10.01.2020 НОМЕР_1. Поряд з тим, суд зобов`язав ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua. Зобов`язав ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України від 10.01.2020 НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг (заявка №m201912554) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Постановою Верховного Суду від 06.09.2022: касаційну скаргу ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" задоволено частково; рішення господарського суду Львівської області від 21.02.2022 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду Львівської області.

Рішенням господарського суду Львівської області від 08.09.2023, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 19.03.2024: 
- позов задоволено;
-  визнано недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_1 від 10.01.2020  на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554); 
- зобов`язано ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua; 
- зобов`язано ДП "Український інститут інтелектуальної власності" внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10.01.2020 на знак для товарів і послуг (заявка № m201912554) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетeні "Промислова власність";
- стягнуто з ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" на користь ТОВ "Завод решіткового настилу" 37 006,60 грн. судових витрат.

Судові рішення мотивовані обґрунтованістю позовних вимог. 

Короткий зміст вимог касаційної скарги

У касаційній скарзі ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" просить скасувати рішення господарського суду Львівської області від 08.09.2023 та  постанову Західного апеляційного господарського суду від 19.03.2024 і прийняти нове рішення, яким у позові відмовити.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ 

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Обґрунтовуючи підстави для відкриття касаційного провадження, передбачені пунктами 1, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), скаржник зазначає:
- про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, зокрема, статей 76, 236 ГПК України, частини шостої статті 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", частини третьої абзацу третього статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування вказаних норм у подібних правовідносинах, викладених у постанові Верховного Суду від 26.11.2020 у справі № 910/11005/16;
- про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права (статей 80, 96, 236 ГПК України) під час ухвалення оскаржуваних судових рішень, суд не дослідив зібрані у справі докази, необґрунтовано відхилив клопотання про витребування, дослідження або огляд доказів або інше клопотання учасника справи щодо встановлення обставин, які мають суттєве значення для правильного вирішення справи та встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів.

Доводи іншого учасника справи

За приписами частини першої статті 295 ГПК України учасники справи мають право подати до суду касаційної інстанції відзив на касаційну скаргу протягом строку, встановленого судом касаційної інстанції. У даному разі ухвалою Верховного Суду від 01.05.2024 учасникам справи було встановлено строк для подання відзиву на касаційну скаргу до 20.05.2024. Проте Позивачем відзив на касаційну скаргу подано лише 28.05.2024, тобто поза межами зазначеного строку. Водночас  положеннями ГПК України, встановлено, що: 
- у суді касаційної інстанції касаційна скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції (стаття 301); 
- у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (частина дев`ята статті 165).

Оскільки Позивачем не подано відзив на касаційну скаргу у встановлений судом строк та не зазначено й не обґрунтовано поважних причин пропуску цього строку, Верховний Суд  розглядає справу за наявними в ній  матеріалами.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

Судами попередніх інстанції у розгляді справи з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних особі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата державної реєстрації ТОВ "Завод решіткового настилу" - 16.05.2017, номер запису в реєстрі 14111020000000674, дата запису в реєстрі - 16.05.2017. У графі "Скорочене найменування іноземною мовою" зазначено - ZRN LLC.

У Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних особі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Завод решіткового настилу" зазначено види економічної діяльності, зокрема 25.11 - виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (основний), 25.62. - механічне оброблення металевих виробів; 25.61.- оброблення металів та нанесення покриття на метали; 25.99 - виробництво інших готових металевих виробів; 46.72. - оптова торгівля металами та металевими рудами тощо.

Основною господарською діяльністю Позивача є виготовлення (виробництво) металевих конструкцій та виробництво металевих виробів.

З матеріалів справи вбачається, що 02.07.2017 між ТОВ "Завод решіткового настилу" та ФОП Вороніним М.В. укладено договір № 0207 на надання комп`ютерних послуг, на виконання умов якого ФОП Вороніним М.В. було розроблено логотип та посібник по використанню фірмового стилю, до складу яких входить комерційне найменування ZRN. У зазначеному посібнику наведено приклади використання комерційного найменування ZRN на візитках, фірмових бланках, конвертах, сувенірній продукції.

ТОВ "Завод решіткового настилу" та ТОВ "Компанія Еней" укладено договір від 12.10.2017 № 5431 на виготовлення сувенірної продукцію із нанесеним на неї комерційним найменуванням ZRN (ділові щоденники, записники).

Відповідно до умов договору від 03.07.2017 № 030717-01 з додатками та видаткової накладної, ТОВ "Завод решіткового настилу" отримало у 2017 році від ТОВ "Кольорове Небо" поліграфічну продукцію (візитки) із нанесеними на них комерційним найменуванням ZRN.

Згідно з умовами договору від 04.02.2019 ТОВ "Юніон" на користь ТОВ "Завод решіткового настилу" надало послуги щодо надання в користування виставкового обладнання, розробки конструкторської документації та забудови (монтаж-демонтаж) ексклюзивного виставкового стенду "Завод решіткового настилу", площею 20 кв.м на час проведення виставки "Зернові технології 2019", яка проходила з 19 по 21 лютого 2019 року на території Міжнародного Виставкового Центру, за адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15. В оформленні зазначеного виставкового стенду використовувалось комерційне найменування ZRN (додаток № 2 до договору).

Відповідно до довідки ТОВ "Хостінг Україна" від 03.12.2020 Позивач є реєстрантом доменного імені "zrn.com.ua", до складу якого входить комерційне найменування ZRN.

Комерційне найменування ZRN використовується ТОВ "Завод решіткового настилу" при здійсненні господарської діяльності, зокрема при маркуванні товарів 06 і послуг 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

У матеріалах справи містяться Технічні умови ТУ У 25.1-41336154-001:2019 "Решіткові настили сталеві зварні типу SР. Сходинки із зварного решіткового настилу типу SPS ZRN", перевірені Мінекономрозвитку України на відповідність законодавству України, які 15.02.2019 набрали чинності.

З наявних у матеріалах даної справи доказів вбачається, що з метою здобуття відомості комерційного (фірмового) найменування ZRN, ТОВ "Завод решіткового настилу" зареєстровано у всіх соцмережах, зокрема: на власному веб-сайті: ІНФОРМАЦІЯ_5; на сторінці Позивача ZRN - Завод решіткового настилу у соціальній мережі Фейсбук (Facebook) - ІНФОРМАЦІЯ_4; на сторінці позивача ZRN - Завод решіткового настилу у соціальній мережі Інстаграм (Instagram) - ІНФОРМАЦІЯ_3; на каналі позивача ZRN - Завод решіткового настилу у відеохостингу Ютьюб (Youtube) - ІНФОРМАЦІЯ_2; на веб-сайті асоціації "Український центр сталевого будівництва", яка публічно поширює інформацію про товариство під комерційним найменуванням ZRN (веб-сайт - ІНФОРМАЦІЯ_1.

У мережі Інтернет, а саме у пошуковому сайті Googele, набравши найменування ZRN - висвітлюється назва Завод решіткового настилу. У мережі Інтернет містяться рекламні ролики по виробництву різноманітної продукції Позивачем. Вказані ролики розміщені в мережі Facebook і датовані: 29.07.2018; 10.06.2018; 13.05.2018 16.04.2019 тощо, в мережі YouTube - 03.03.2019 тощо.

Про використання комерційного найменування ZRN в господарській діяльності свідчить також наявність в матеріалах справи велика кількість договорів із суб`єктами господарювання про реалізацію, виготовлення та поставку металоконструкцій решіткового настилу, сходинок решіткового настилу, кріплень, металопрокату, а саме: договір від 29.05.2018 № 39, де видаткові накладні містять номер з комерційним найменуванням ZRN Позивача - видаткові накладні від 18.07.2018 № ZRN 00000303, від 27.10.2017 № ZRN00000119.  Аналогічно у договорі від 28.03.2018 №1, видаткова накладна від 29.08.2018 № ZRN000403/1, видаткова накладна від 06.03.2018 № ZRN000000077. У Розділі 10 договору позивач використовує e-mail:ruo@zrn.com.ua, тощо.

У лютому 2021 року ТОВ "Завод решіткового настилу" виявило використання Відповідачем-1 доменного імені "zrn.ua", оскільки при переході за посиланням по доменному імені відбувалася переадресація на веб-сайт http://chzmk.ua/uk.   

Згідно з інформацією, отриманої з веб-сайту https://hostmaster.ua (розпорядник - ТОВ "ХОСТМАЙСТЕР" веде реєстр доменів), доменне ім`я "zrn.ua" було створене 2020-01-14, реєстрант не зазначений.

Надалі представниками позивача подано запит в офіційну базу даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" за допомогою спеціальної інформаційної системи ДП "Український інститут інтелектуальної власності", яка розміщена в мережі інтернет та з`ясовано, що 10.01.2020 за cвідоцтвом України НОМЕР_1 ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" зареєстровано знак ZRN для товарів і послуг (торговельну марку).

У матеріалах справи міститься висновок експерта від 28.05.2021 № 76-01 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Петренком С.А. на замовлення Позивача у даній справі. За результатами проведеного експертного дослідження щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг, експертом було встановлено наступне: знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом № НОМЕР_1, отриманим ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій", є схожим настільки, що його можна сплутати із комерційним найменуванням ZRN ТОВ "Завод решіткового настилу", яке використовувалось ним на дату подання заявки № m201912554 (28.05.2019 року).

Крім того, в матеріалах справи наявний висновок експерта №238 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Жилою Б.В. 16.11.2022, долучений до матеріалів справи Відповідачем-1, в якому, зокрема, зазначено, що станом на 28.05.2019 - дату подання заявки №m2019 12554, за якою було видано свідоцтво України від 10.01.2020 НОМЕР_1, торговельна марка знак для товарів і послуг "ZRN" за вказаним свідоцтвом не є схожою з фірмовим комерційним найменуванням ZRN ТОВ "Завод решіткового настилу" настільки, що їх можна сплутати стосовно таких же або споріднених товарів і послуг.

Враховуючи те, що матеріали даної справи містили два висновки експертів, поданих Позивачем та Відповідачем-1, протилежні за своїм змістом та, беручи до уваги клопотання сторін, судом першої інстанції ухвалою від 16.02.2023 було призначено у справі судову експертизу.

На розгляд експерта поставлено питання: Чи є знак для товарів і послуг "ZRN" за Свідоцтвом України (№ НОМЕР_1), отриманий Відповідачем-1 - ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій", схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням "ZRN" позивача - ТОВ "Завод решіткового настилу" настільки, що їх можна сплутати?

Згідно з висновком експерта від 23.06.2023 № СЕ-19/120-23/2402-ІВ знак для товарів та послуг за свідоцтвом України (НОМЕР_1), отриманий Відповідачем-1 - ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" схожий з комерційним (фірмовим) найменуванням "ZRN" позивача - ТОВ "Завод решіткового настилу" настільки, що їх можна сплутати.

Суди попередніх інстанцій, задовольняючи позов виходили з того, що зареєстрований на ім`я Відповідача-1 знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня сплутування із раніше використовуваним комерційним найменуванням Позивача для таких самих товарів.

Також на початку своєї діяльності Відповідачу-1 було відомо про комерційне найменування ZRN Позивача, оскільки Позивач та Відповідач-1 є прямими та фактично єдиними конкурентами на ринку виготовлення решіткового настилу в Україні, а також вступали у господарські правовідносини між собою, про що свідчить договір від 11.10.2019 № 89, укладений ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" (замовник) та ТОВ "Завод решіткового настилу" (виконавець), за умовами якого виконавець в порядку та на умовах визначених цим договором та специфікаціями, які є невід`ємною частиною даного договору, зобов`язується виготовити та передати у власність замовника металеві вироби в номенклатурі, кількості та за ціною, що передбачені специфікацією на відповідну партію продукції, а замовник зобов`язується прийняти продукцію та оплатити її вартість.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що Позивач використовує фірмове найменування ZRN у господарській діяльності на принципах постійності та виключності і воно відоме невизначеному колу осіб, що схоже із знаком зареєстрованого за свідоцтвом Відповідача-1 настільки, що їх можна сплутати. Позивач отримав право на фірмове найменування ZRN у 2017 році, а саме до дати подання Відповідачем-1 заявки № m201912554 - 28.05.2019 на знак ZRN для товарів і послуг і фірмове найменування Позивача використовуються відносно однакових або споріднених товарів і послуг.

Позовні вимоги про визнання свідоцтва України від 10.01.2020 НОМЕР_1 недійсним та про зобов`язання Відповідача-1 належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua є підставними, обґрунтованим, тому похідна вимоги про зобов`язання Відповідача-2 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України від 10.01.2020 № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", також підлягає задоволенню. 

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства закріплених у частини третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін, та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.

Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.

Касаційне провадження за касаційною скаргою ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" на рішення господарського суду Львівської області від 08.09.2023 та постанову  Західного апеляційного господарського суду від 19.03.2024 у справі відкрито, зокрема, на підставі пункту 1 частини другої  статті 287 ГПК України, за змістом якого підставою касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку.

Отже, відповідно до положень цих норм касаційний перегляд з указаних мотивів може відбутися за наявності таких складових: (1) суд апеляційної інстанції застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права, викладеного у постанові Верховного Суду; (2) спірні питання виникли у подібних правовідносинах.

Так, Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12.10.2021 у справі №233/2021/19 задля юридичної визначеності у застосуванні приписів процесуального закону, які зобов`язують визначати подібність правовідносин конкретизувала висновки Верховного Суду щодо тлумачення поняття "подібні правовідносини", що полягає у тому, що  на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. Встановивши учасників спірних правовідносин, об`єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов`язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об`єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб`єктним і об`єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб`єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов`язково мають бути тотожними, тобто однаковими.

При цьому Велика Палата Верховного Суду зазначила, що термін "подібні правовідносини" може означати як ті, що мають лише певні спільні риси з іншими, так і ті, що є тотожними з ними, тобто такими самими, як інші. Таку спільність або тотожність рис слід визначати відповідно до елементів правовідносин. Із загальної теорії права відомо, що цими елементами є їх суб`єкти, об`єкти та юридичний зміст, яким є взаємні права й обов`язки цих суб`єктів. Отже, для цілей застосування приписів процесуального закону, в яких вжитий термін "подібні правовідносини", зокрема пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України та пункту 5 частини першої статті 296 ГПК України таку подібність слід оцінювати за змістовим, суб`єктним та об`єктним критеріями.
З-поміж цих критеріїв змістовий (оцінювання спірних правовідносин за характером урегульованих нормами права та договорами прав і обов`язків учасників) є основним, а два інші - додатковими.

У кожному випадку порівняння правовідносин і їхнього оцінювання на предмет подібності слід насамперед визначити, які правовідносини є спірними. А тоді порівнювати права й обов`язки сторін саме цих відносин згідно з відповідним правовим регулюванням (змістовий критерій) і у разі необхідності, зумовленої цим регулюванням, - суб`єктний склад спірних правовідносин (види суб`єктів, які є сторонами спору) й об`єкти спорів.

Враховуючи наведені висновки щодо тлумачення поняття "подібні правовідносини", задля юридичної визначеності у застосуванні приписів процесуального закону, які зобов`язують визначати подібність правовідносин (подібність відносин), Велика Палата Верховного Суду визнала за потрібне конкретизувати раніше викладені Верховним Судом висновки щодо цього питання та зазначила, що на предмет подібності слід оцінювати саме ті правовідносини, які є спірними у порівнюваних ситуаціях. Встановивши учасників спірних правовідносин, об`єкт спору (які можуть не відповідати складу сторін справи та предмету позову) і зміст цих відносин (права й обов`язки сторін спору), суд має визначити, чи є певні спільні риси між спірними правовідносинами насамперед за їхнім змістом. А якщо правове регулювання цих відносин залежить від складу їх учасників або об`єкта, з приводу якого вони вступають у правовідносини, то у такому разі подібність слід також визначати за суб`єктним і об`єктним критеріями відповідно. Для встановлення подібності спірних правовідносин у порівнюваних ситуаціях суб`єктний склад цих відносин, предмети, підстави позовів і відповідне правове регулювання не обов`язково мають бути тотожними, тобто однаковими.

Отже, для касаційного перегляду з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, наявності самих лише висновків Верховного Суду щодо застосування норми права у певній справі недостатньо, обов`язковою умовою для касаційного перегляду судового рішення є подібність правовідносин у справі, в якій Верховний Суд зробив висновки щодо застосування норми права, з правовідносинами у справі, яка переглядається.

Алгоритм та порядок встановлення фактичних обставин кожної конкретної справи не є типовим та залежить у першу чергу від позиції сторін спору, а також доводів і доказів, якими вони обґрунтовують свою позицію. Всі юридично значущі факти, які складають предмет доказування, визначають фактичний склад у справі, що формується, виходячи з підстав вимог і заперечень сторін та норм матеріального права. Підстави вимог і заперечення осіб, які беруть участь у справі, конкретизують предмет доказування, який може змінюватися в процесі її розгляду.

Причиною спору в даній справі стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним свідоцтва України від 10.01.2020 № НОМЕР_1, зобов`язання Відповідача-1  належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua та зобов`язання Відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

У справі № 910/11005/16 (постанова від 26.11.2020)  ПАТ "Сбербанк Росії" звернулося з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та ПАТ     "Державний ощадний банк України" про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Сбербанк" від 10.09.2007 № 82116 недійсним та зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України  внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва за № 82116 недійсним повністю щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Обґрунтовуючи позовні вимоги ПАТ "Сбербанк Росії", вказувало на те, що знак для товарів і послуг "Сбербанк" за свідоцтвом України від 10.09.2007    № 82116 є схожим з відомим в Україні фірмовим найменуванням "Сбербанк России ОАО" настільки, що його можна сплутати, а позивач одержав право на нього до дати подання заявки (24.05.2006)     на знак для товарів і послуг "Сбербанк" щодо таких же або споріднених з ними послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

При вирішенні спору у справі судами попередніх інстанцій встановлено, що спірний знак для товарів і послуг "Сбербанк" зареєстровано для послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу". Судами також встановлено, що позивачем не проводиться господарська діяльність на території України у сфері надання послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. 

Верховний Суд погодився з висновком суду апеляційної інстанції, що позивачем не    доведено обставин відомості фірмового найменування позивача станом на 24.05.2006 широкому загалу на території України, саме щодо послуг 36 класу МКТП чи схожих послуг, зареєстрованих на знак для товарів і послуг "Сбербанк".

У даній же справі № 914/2380/21 судами встановлено, що Позивач використовує фірмове найменування ZRN у господарській діяльності і воно відоме невизначеному колу осіб, що схоже із знаком зареєстрованого за свідоцтвом Відповідача-1 настільки, що їх можна сплутати. Позивач отримав право на фірмове найменування у 2017 році, а саме до дати подачі Відповідачем-1 заявки і знак ZRN для товарів і послуг і фірмове найменування Позивача використовуються відносно однакових товарів і послуг, а Позивач і Відповідач-1 є прямими та фактично єдиними конкурентами на ринку виготовлення решіткового настилу в Україні. 

За результатами розгляду матеріалів касаційної скарги та аналізу висновків судів попередніх інстанцій Судом встановлено, що посилання скаржника на неврахування судом апеляційної інстанції висновків Верховного Суду, які містяться у постанові Верховного Суду у справі 910/11005/16 - не можуть бути взяті до уваги, оскільки правовідносини у справі, що розглядається, і в зазначеній скаржником справі хоча і є схожими за матеріально-правовим регулюванням, але істотно відмінні (у справі, що розглядається, з одного боку, і в згаданій справі з іншого) за підставами позову і фактично-доказовою базою - встановленими судами обставинами справи і зібраними та дослідженими в них доказами, у залежності від яких (обставин і доказів) й прийнято судове рішення. Наведене виключає подібність спірних правовідносин у вказаних справах за змістовним, суб`єктним, об`єктним критеріями.  

Отже, наведена ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" підстава касаційного оскарження, передбачена пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, не знайшла свого підтвердження.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 296 ГПК України суд касаційної інстанції закриває касаційне провадження, якщо після відкриття касаційного провадження на підставі пункту 1 частини другої статті 287 цього Кодексу судом встановлено, що висновок щодо застосування норми права, який викладений у постанові Верховного Суду та на який посилався скаржник у касаційній скарзі, стосується правовідносин, які не є подібними.

Крім того, касаційне провадження за касаційною скаргою ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій"  у даній справі відкрито на підставі пункту 4 частини третьої статті 287 ГПК України.

Згідно зі статтею 90  Цивільного кодексу України  (далі - ЦК України) юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму; юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування; юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування; найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

Відповідно до  частин першої, другої статті 489 ЦК України  правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Частиною четвертою статті 489 ЦК України   визначено, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Згідно з частиною третьою статті 159 Господарського кодексу України  правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб`єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Відповідно до приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції, чинній на момент подання заявки 28.05.2019):
- не можуть бути зареєстровані як знаки  позначення,  які  є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: 
знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; 
знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі  міжнародних  договорів,  учасником  яких  є  Україна, зокрема  знаками,  визнаними  добре  відомими відповідно до статті 6  bis  Паризької  конвенції  про  охорону  промислової  власності ( 995_123 ); 
фірмовими найменуваннями,  що відомі  в  Україні  і  належать іншим  особам,  які  одержали  право  на  них  до  дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених  з  ними  товарів  і послуг; 
кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних  напоїв),  що  охороняються  відповідно  до Закону   України   "Про  охорону  прав  на  зазначення  походження товарів" ( 752-14 ).  Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються,  знаків осіб,  які мають  право  користуватися вказаними зазначеннями; 
знаками   відповідності      (сертифікаційними      знаками), зареєстрованими у встановленому порядку (частина третя статті 6);
- свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;             в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (частина перша статті 19).

Згідно з ГПК України:
-  судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (частини перша, третя статті 13);
- доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина перша статті 73);
- кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (частини перша, третя статті 74);
- належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (стаття 76);
- суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів; стаття 86);
- висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (стаття 104). 

Верховний Суд постановою від 06.09.2022 скасовуючи рішення попередніх інстанцій та направляючи дану справу  на новий розгляд виходив з такого, що з огляду на приписи статті 76 ГПК України щодо обов`язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про припинення використання тотожного або подібного позначення, слід враховувати, що саме позивач повинен довести: по-перше - що саме є фірмовим найменуванням та докази використання фірмового найменування, по-друге схожість знака зареєстрованого за свідоцтвом і фірмового найменування настільки, що їх можна сплутати; по-третє, що фірмове найменування здобуло відомість; по-четверте, що позивач отримав право на фірмове найменування до дати подачі іншою стороною до Установи заявки на знак; по-п`яте, що знак для товарів і послуг і фірмове найменування використовуються відносно однакових або споріднених товарів і послуг. При цьому, посилаючись на інформацію, надану Позивачем, суди попередніх інстанцій не дослідили які докази були надані Позивачем на підтвердження зазначеної інформації, чи є ці докази належними і допустимими для визначення відомості комерційного найменування ZNR та чи подані такі докази у порядку, визначеному статтею 80 ГПК України.

За змістом статті 489 ЦК України комерційне (фірмове) найменування можна охарактеризувати як позначення (найменування), використовуване суб`єктом підприємницької діяльності і, що дозволяє відрізнити одного суб`єкта від інших, при цьому не вводячи в оману споживачів відносно його діяльності та слугує вказівкою на комерційне джерело походження товарів або послуг. В той же час особи можуть мати однакові комерційні (фірмові) найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів і послуг, які вони виробляють та (або)     реалізують, та послуг які ним надаються.

З аналізу статті 489 ЦК України можна дійти висновку, що правовідносини пов`язані із використанням комерційного (фірмового) найменування випливають безпосередньо з підприємницької (комерційної) діяльності, а саме право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи реєстрації і незалежно від     того, є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки, а правова охорона комерційного (фірмового) найменування залежить від рівня набутої репутації, тобто пов`язується в першу чергу з використанням позначення, що ідентифікує особу в цивільному обороті (фактичним використанням) та може бути обмежена певним районом, містом, територією, сферою діяльності.

Тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому. Для визначення обсягу прав, які випливають із комерційного (фірмового) найменування необхідно враховувати, що обсяг правової охорони поставлено в залежність від того, чи може використання спірного комерційного (фірмового) найменування     вводити в оману споживача, тобто можливість співвідношення (ототожнення) потенційним споживачем діяльності товариства, яке використовує знайоме споживачу комерційне (фірмове) найменування, із діяльністю підприємця, який використовує знайоме споживачу комерційне (фірмове) найменування. Тобто, дана обставина обумовлена обов`язковою наявністю у споживача або контрагента попереднього досвіду, який може виникнути тільки в умовах реальних правовідносин між споживачем та підприємством.

Таким чином, з огляду на предмет та підстави позову при вирішенні даної категорії спорів, з`ясуванню та встановленню підлягають такі обставини: 1) чи має позивач комерційне (фірмове) найменування, яке саме та з якого моменту він його використовує; 2) що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства; 3) яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі; 4) чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг; 5) чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими або схожими; 6) чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються; 7) чи використовується позивачем комерційне (фірмове) найменування при провадженні господарської діяльності на території України.

Питання визначення комерційного (фірмового) найменування, як і питання його відомості, є питаннями права, а не факту, а тому мають вирішуватися судом, а не судовим експертом, на підставі дослідження поданих сторонами доказів.

При вирішенні спору у даній справі, на виконання вказівок Верховного Суду, які викладені у постанові від 06.09.2022, суди попередніх інстанцій встановивши, що: Позивач користувався, поширював і рекламував своє комерційне найменування ZRN ще задовго до подання ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" заявки на реєстрацію спірного знаку для товарів та послуг ZRN - 28.05.2019; зареєстрований на ім`я Відповідача-1 знак для товарів і послуг ZRN за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня сплутування із раніше використовуваним комерційним найменуванням Позивача для таких самих товарів; Позивач та Відповідач-1 є прямими та фактично єдиними конкурентами на ринку виготовлення решіткового настилу в Україні, а також вступали у господарські правовідносини між собою;  Відповідач-1 був обізнаний про господарську діяльність ТОВ "Завод решіткового настилу" під комерційним найменуванням ZRN; Позивач використовує фірмове найменування ZRN у господарській діяльності на принципах постійності та виключності і воно відоме невизначеному колу осіб, що схоже із знаком зареєстрованого за свідоцтвом Відповідача-1 настільки, що їх можна сплутати; надаючи оцінку доказам у справі з урахуванням принципів належності, допустимості, достовірності та вірогідності,  - дійшли висновку про наявність підстав для задоволення позову в частині визнання свідоцтва України від 10.01.2020 № НОМЕР_1 недійсним та про зобов`язання Відповідача-1 належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua і про задоволення і похідної вимоги про зобов`язання Відповідача-2 внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним повністю свідоцтва України від 10.01.2020 № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". 

Доводи касаційної скарги даного висновку не спростовують.

Верховний Суд зауважує, що судову експертизу у даній справі при новому розгляді справи було призначено ухвалою від 16.02.2023 з метою з`ясування дійсних обставин справи (за наявності двох протилежних висновків експертів, які були подані Позивачем та Відповідачем-1) та за клопотанням Позивача та                Відповідача-1.  Висновок судового експерта від 23.06.2023 № СЕ-19/120-23/2402-ІВ було оцінено судом відповідно до статті 86 ГПК України. 

Посилання скаржника на те, що судом першої інстанції взято до уваги докази Позивача, які подані з порушенням частини другої статті 80 ГПК України, а саме суд прийняв докази подані Позивачем при новому розгляді справи, тому (на думку скаржника) суд встановив обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів,  вже належним чином спростовано судом апеляційної інстанції з зазначенням того, що такі докази долучені до матеріалів справи на виконання вимог ухвали господарського суду Львівської області від 22.12.2022 щодо надання письмових пояснень з урахуванням вказівок Верховного Суду у даній справі.

Що ж до посилання скаржника на те, що суд апеляційної інстанції необґрунтовано відхилив клопотання про витребування такого доказу як копію висновку за результатами проведення кваліфікаційної експертизи заявки від 28 травня 2019 року  №m201912554 на реєстрацію знаку для товарів і послуг ZRN, то Суд зазначає таке. 

Таке письмове клопотання Відповідача-1 було розглянуто судом апеляційної інстанції під час прийняття постанови від 20.06.2022, яка була скасована постановою Верховного Суду від  06.09.2022. Тому такі доводи скаржника не можуть бути прийняті Судом під час перегляду постанови Західного апеляційного господарського суду від 19.03.2024. 

Суд не приймає посилання скаржника на незаконність рішення суду першої інстанції в частині повторного (на думку ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій") стягнення з нього судових витрат зі сплати судового збору (6 810 грн.), при подачі заяви про забезпечення позову (1 135 грн.), оплат витрат на проведення експертизи 20 000 грн. та в частині зобов`язання ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" належним чином видалити (припинити реєстрацію) доменного імені zrn.ua, при цьому зазначаючи, що суд мав перевірити, що у матеріалах справи містяться видані накази про стягнення судових витрат зі сплати судового збору та інформація про видачу судового наказу в частині видалення (припинення реєстрації) доменного імені zm.ua, з огляду на таке.

Накази господарського суду Львівської області, на які покликається скаржник були видані на виконання рішення господарського суду Львівської області від 21.02.2022 та постанови Західного апеляційного господарського суду від 20.06.2022 у справі № 914/2380/21, які скасовані постановою Верховного Суду від 06.09.2022 у даній справі, а отже рішення господарського суду Львівської області від 21.02.2022 не набрало законної сили.

Щодо інших аргументів касаційної скарги, то вони переважно стосуються заперечення обставин, встановлених судами попередніх інстанцій, та спростування здійсненої ними оцінки доказів у справі. Проте за імперативним приписом частини другої статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. Саме лише прагнення скаржників ще раз розглянути й оцінити ті ж самі обставини справи і докази в ній не є достатньою підставою для скасування оскаржуваного судового рішення.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

З огляду на викладене визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не вбачається.

З урахуванням меж перегляду справи в касаційній інстанції Суд вважає, що доводи ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" викладені у касаційній скарзі на рішення господарського суду Львівської області від 08.09.2023 та постанову  Західного апеляційного господарського суду від 19.03.2024, про неврахування висновків щодо застосування норми права, викладених у постановах Верховного Суду, не підтвердилися та не спростовують висновку суду апеляційної інстанції, а тому касаційне провадження за касаційною скаргою ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" в частині підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, необхідно закрити, а в частині підстави, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України, касаційну скаргу слід залишити без задоволення.

Судові витрати

Відповідно до статті 129 ГПК України понесені ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій" у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати в частині сплати судового збору покладаються на ТДВ "Червоноградський завод металоконструкцій", оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтею 129, пунктом 5 частини першої статті 296, статтями  300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний  Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційне провадження за касаційною скаргою товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" на рішення господарського суду Львівської області від 08.09.2023 та постанову  Західного апеляційного господарського суду від 19.03.2024 у справі № 914/2380/21 з підстави касаційного оскарження судових рішень, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, - закрити.

2. Касаційну скаргу товариства з додатковою відповідальністю "Червоноградський завод металоконструкцій" на рішення господарського суду Львівської області від 08.09.2023 та постанову  Західного апеляційного господарського суду від 19.03.2024 у справі № 914/2380/21 з підстави касаційного оскарження судових рішень, передбаченої пунктом 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, - залишити без задоволення. 

3. Рішення господарського суду Львівської області від 08.09.2023 та постанову  Західного апеляційного господарського суду від 19.03.2024 у справі № 914/2380/21 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                        І. Булгакова

Суддя                                                                                                        Т. Жайворонок

Суддя                                                                                                                         І. Колос