ОКРЕМА ДУМКА

26 січня 2023 року 
м. Київ

cправа №  910/13988/20 
судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Бенедисюка І.М. 
на ухвалу Верховного Суду від 26.01.2023 у справі № 910/13988/20
за касаційною скаргою акціонерного товариства «Лубнифарм»
на рішення господарського суду міста Києва від 26.01.2022 та 
постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 
у справі №    910/13988/20
за позовом приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», позивач)
до    державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - ДП «Український інститут інтелектуальної власності», Укрпатент, відповідач 1) [правонаступником якого є державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»]) та акціонерного товариства «Лубнифарм» (далі - АТ «Лубнифарм», відповідач 2)
про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії,

У судовому засіданні від 26.01.2023 більшістю голосів колегії суддів Верховного Суду було прийнято ухвалу про передачу справи № 910/13988/20 разом із касаційною скаргою АТ «Лубнифарм» на рішення господарського суду міста Києва від 26.01.2022 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022    на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Ухвалу Суду мотивовано наявністю виключної правової проблеми у невизначеності питання щодо застосування/не застосування    у справах про визнання торговельної марки добре відомою позовної давності (зокрема, статей 256,    261 Цивільного кодексу України [далі - ЦК України]), у зв`язку з невизначеністю питання про те, чи потребує звернення до суду з такою вимогою, як до альтернативного компетентного органу в силу приписів Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) поряд з Апеляційною палатою, наявності саме порушеного права та/або законного інтересу або достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Адже перебіг позовної давності починається з дня виникнення права на позов, або іншими словами, з дня коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права, або про особу, яка його порушила.

За висновком Суду, наявність визначеної даним Законом альтернативності органів з різними підходами до часового аспекту щодо можливості звернення матиме кардинально протилежні результати у розгляді одного й того ж питання Апеляційною палатою та судом залежно від застосування/незастосування судом позовної давності у такій категорії спорів.

При прийнятті вказаного судового рішення мною, І.М. Бенедисюком, було висловлено окрему думку такого змісту.

Стосовно застосування до спірних правовідносин позовної давності.

Як вбачається зі змісту оскаржуваних судових рішень, заперечуючи проти задоволення позовних вимог АТ «Лубнифарм» заявило, зокрема, про застосування позовної давності як до вимоги про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні, так і до вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У».

Відповідно до положень статті 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).

Згідно з частиною першою статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Відповідно до частини третьої і четвертої статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення; сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Поряд з тим за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушеного права особи, яка звертається з позовом.

Суд застосовує позовну давність лише тоді, коли є підстави для задоволення позовних вимог  до того відповідача у спорі, який заявляє про застосування позовної давності. Тобто, перш ніж застосувати позовну давність, суд має з`ясувати та зазначити у судовому рішенні, чи було порушене право, за захистом якого позивач звернувся до суду. Якщо це право порушене не було, суд відмовляє у позові через необґрунтованість останнього. І тільки якщо буде встановлено, що право позивача дійсно порушене, але позовна давність за відповідними вимогами спливла, про що заявила інша сторона у спорі, суд відмовляє у позові через сплив позовної давності у разі відсутності визнаних судом поважними причин її пропуску, про які повідомив позивач (постанова Великої Палати Верховного Суду від 22.05.2018 у справі № 369/6892/15-ц).

Отже, на мою думку, у даному випадку, позовна давність не може бути застосована до вимоги про визнання торгової марки добре відомою, але, за певних обставин, може бути застосована до вимоги про визнання недійсним свідоцтва, яке на думку позивача зареєстроване з порушенням умов надання правової охорони щодо добре відомої торгової марки.

Предметом судового розгляду є звернення ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до суду з позовом (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) про:
- визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «фармацевтичні препарати» стосовно позивача;
- зобов`язання Укрпатенту внести відомості про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені;
- визнання недійсним повністю свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У», власником якого є АТ «Лубнифарм»;
- зобов`язання Укрпатенту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки (далі - Реєстр) щодо визнання недійсним свідоцтва України                    № 24778 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

Відповідно до норми частини першої статті 173 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

Таким чином основною (ключовою) позовною вимогою даного спору є вимога про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою, оскільки інші позовні вимоги взаємопов`язані та залежать від встановлення зазначеного факту добре відомості на відповідну, визначену позивачем дату.

На моє переконання, встановлення зазначеного факту відбулось з порушеннями норм процесуального права, допущеними судами першої та апеляційної інстанції, про що прямо зазначено у касаційній скарзі.

Так, позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на те, що позначення «Цитрамон» є добре відомим в Україні та в порядку статті 25 Закону підлягає визнанню добре відомим в Україні з 01.01.1997 для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача. Водночас належний АТ «Лубнифарм» знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» за свідоцтвом України № 24778 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01.01.1997 торговельною маркою позивача для ідентичних товарів та таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з позивачем та з продукцією, яка виробляється під схожими торговельними марками «Цитрамон». Тобто спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону (в редакції від 23.12.1993). За доводами позивача, права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеню сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг. З посиланням на порушене право, позивач зазначав, зокрема, про фактичне сплутування споживачем лікарського засобу «Цитрамон» виробництва позивача з лікарським засобом «ЦИТРАМОН У» виробництва віповідача 2 (про що позивач був повідомлений згідно з листом споживача від 06.11.2019).

За результатами розгляду справи рішенням суду першої інстанції, яке залишено без змін постановою суду апеляційної інстанції, задоволено позовні вимоги в повному обсязі.

Зокрема, визнано позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Рішення суду першої та апеляційної інстанцій мотивовано доведеністю позовних вимог та наявністю підстав для отримання у судовому порядку правової охорони спірного позначення «ЦИТРАМОН» в якості добре відомої торговельної марки ФФ «Дарниця» станом 01.01.1997 року для товарів 05 класу МКТП.

Вважаю, що зазначені судові рішення незаконні, необґрунтовані, ухвалені внаслідок неповного та неправильного встановлення обставин, які мають значення для справи, з неправильним застосуванням норм матеріального та порушенням норм процесуального права через неврахування висновків Верховного Суду щодо застосування норм матеріального та процесуального права у подібних правовідносинах. Тому вони підлягали скасуванню з направленням справи на новий розгляд для належного встановлення всіх фактичних обставин справи.

Так, в обґрунтування підстави для касаційного оскарження скаржник посилався на приписи пунктів 1, 4 частини другої статті 287 ГПК України, зокрема на порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, а саме приписів статей 75, 79, 91, 98 ГПК України.

Вимогами процесуального закону визначено обов`язковість встановлення судом під час вирішення спору обставин, що мають значення для справи, надання їм юридичної оцінки, а також оцінки всіх доказів, з яких суд виходив при вирішенні спору. Разом з тим, для забезпечення рівності сторін, оцінці підлягають як докази надані позивачем, так і докази відповідача, що заперечують відповідні твердження позивача.

Відповідно до частини першої та другої статті 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Близька за змістом правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 02.03.2021 у справі № 922/2319/20, від 16.02.2021 у справі № 913/502/19, від 13.08.2020 у справі № 916/1168/17, від 16.03.2021 у справі № 905/1232/19.

Отже, обставини добре відомості мають бути доведені фактичними даними, що це підтверджують.

У постанові від 25.06.2020 зі справи № 924/233/18 Верховний Суд зазначив, що позивач самостійно визначає докази, які на його думку підтверджують заявлені вимоги. Водночас обов`язок надання правового аналізу заявлених вимог, доказів на їх підтвердження та спростування доводів учасників справи, покладений на господарський суд.

Завданням національних судів є забезпечення належного вивчення документів, аргументів і доказів, представлених сторонами (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ван де Гурк проти Нідерландів").

Слід також звернути увагу, що позивачем заявлено для визнання добре відомим саме позначення «Цитрамон» без поєднання цього словесного позначення з будь-якими іншими позначенням. У той же час, позивачем не надано ЖОДНОГО доказу про використання ним та добру відомість саме цього конкретного позначення по відношенню до нього як виробника на заявлену дату. Використання цього позначення у поєднанні з іншими позначеннями не може підтверджувати факт використання позначення «Цитрамон», оскільки реєстрація саме такого знаку на заявлену позивачем дату добре відомості була за ним відсутня як і відсутні відомості про його використання.

Схожа за змістом правова позиція щодо оцінки доказів, що підтверджують добре відомість знаку для товарів і послуг, викладена у справі                                № 910/17792/17, розглянутій за участі  позивача щодо іншого добре відомого знаку.

Відповідно до положень частини четвертої статті 300 ГПК України Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.

Крім того, слід зазначити, що до визнання знаку «ЦИТРАМОН» добре відомим, особливій увазі підлягало в даному випадку дослідження питання щодо відповідності цього позначення умовам надання правової охорони (зокрема набуття ним розрізняльної здатності) як торгівельної марки на зазначену дату, оскільки позивач просить визнати за ним добре відомим позначення, яке ним не було зареєстроване у передбаченому законом порядку, а також не створювалося (як об`єкт інтелектуальної власності) в результаті діяльності, а лише інвестовано значні кошти в його використання.  Отже, критерії відповідності такої торгової марки умовам надання їй правової охорони мав дослідити у даному випадку суд, що приймав таке рішення.

У цьому ракурсі судам слід було дослідити і питання створення, тривалості використання, саме зазначеного (а не схожого) позначення іншими особами, зокрема і відповідачем на території колишнього Радянського Союзу, у тому числі  і задовго до зазначеної позивачем дати (01.01.1997).

Так, за твердженням скаржника, судами не надано юридичної оцінки зразкам використання ним спірного позначення у якості торговельної марки лікарського препарату в індивідуальній упаковці таблеток з однойменною назвою «ЦИТРАМОН», промисловій та статистичній звітності за період з 1986 по 1996 роки включно. Зокрема проігноровано питання поширення спірного позначення саме скаржником територією України з урахуванням фактичних продажів та об`єму цих продажів , який більш ніж у 12 разів перевищує продаж препарата позивача із схожою назвою. Так само суди попередніх інстанцій не звернули уваги на фактичні дані, що підтверджують доказовість поширення спірного позначення в якості власної торговельної марки саме «Лубнифарм» вже з 1986 року. Розбіжність між поширенням спірного позначення та використанням схожого позивачем складає щонайменше 10 років. Ці аргументи та докази, що їх підтверджують залишилися поза увагою судів та не досліджувалися при оцінці доказів, під час прийняття рішень.

Крім того, в матеріалах справи міститься рішення Інституту промислової власності від 29.03.2000 щодо заявки №94103498 (позивача) про відмову в реєстрації знака, яке зумовлено тим, що його домінуюча словесна складова частина «ЦИТРАМОН» відноситься до позначень , які тривалий час використовуються в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів. Ця ж обставина може бути визнана судом підставою для застосування строку позовної давності щодо вимоги про визнання недійсною реєстрації «Цитрамон У». 

На моє переконання, належній оцінці судами підлягали усі експертні висновки, що містяться в матеріалах справи, зокрема стосовно відсутності розрізняльної здатності вказаного позначення та можливості встановлення факту добре відомості висновком експерта, а не судом на підставі досліджених доказів.

У свою чергу суди не звернули уваги на ВІДСУТНІСТЬ реєстрації лікарського препарату саме з такою назвою у спірний період за позивачем з огляду на те, що лікарські препарати підлягають спеціальній реєстрації і їх випуск без цього заборонено, що фактично виключає можливість для позивача стверджувати про використання саме ним спірного позначення «Цитрамон».

Також слід мати на увазі, що на підставі прийнятих у справ рішень, скаржника фактично було позбавлено його власності - прав на зареєстровану ним торгову марку, що є недопустимим.

Відповідно до статті 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що навіть якщо національний суд володіє певною межею розсуду, віддаючи перевагу тим чи іншим доводам у конкретній справі та приймаючи докази на підтримку позицій сторін, суд зобов`язаний мотивувати свої дії та рішення (рішення ЄСПЛ у справі «Олюджіч проти Хорватії»). Принцип справедливості, закріплений у статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, порушується, якщо національні суди ігнорують конкретний, доречний та важливий довід, наведений заявником (рішення Європейського суду з прав людини у справах «Мала проти України», «Богатова проти України»).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 19.04.1993 у справі «Краска проти Швейцарії» вказано, що ефективність справедливого розгляду досягається тоді, коли сторони процесу мають право представити перед судом ті аргументи, які вони вважають важливими для справи. При цьому такі аргументи мають бути «почуті», тобто ретельно розглянуті судом. Іншими словами, суд має обов`язок провести ретельний розгляд подань, аргументів та доказів, поданих сторонами.

Зміст оскаржуваних судових рішень, на мою думку, свідчить про порушення судами попередніх інстанцій вимог статей 86 та 236 ГПК України щодо обґрунтованості судового рішення, оскільки оскаржувані судові рішення прийняті за неповного і не всебічного дослідження обставин справи.

Виправлення цього порушення передбачає встановлення певних обставин справи місцевим господарським судом в межах відповідних повноважень та його перевірку судом апеляційної інстанції. Відсутність належним чином встановлених фактів на підставі перевірки наданих сторонами доказів виключає розгляд інших питань Великою Палатою Верхового Суду. 

Відтак, з урахуванням обмежень щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції, передбачених положеннями 300 ГПК України, вважаю, що були наявні підстави для часткового задоволення касаційної скарги АТ «Лубнифарм» про скасування рішення господарського суду міста Києва від 26.01.2022 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 29.09.2022 із направленням цієї справи на новий розгляд до суду першої інстанції. 

Суддя                                                                                                           І. Бенедисюк