ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року 
м. Київ

cправа №  910/5316/21 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Селіваненка В.П. (головуючий), Колос І.Б. і Малашенкової Т.М.
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,

представників учасників справи:
позивача - комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" - Макарчука Л.Л.,
відповідача-1 - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - не з`яв., 
відповідача-2 - громадської організації "Смарт сіті хаб" - Купайгородського Е.О., 

розглянув касаційну скаргу громадської організації "Смарт сіті хаб" (далі - Організація)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2022 (головуючий - суддя Гарник Л.Л., судді: Отрюх Б.В. і Пантелієнко В.О.)
за позовом комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (далі - Підприємство)
до: державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Інститут);
Організації 
про  визнання недійсним свідоцтва.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог та судових рішень зі справи

1. Позов було подано до господарського суду міста Києва про:
- визнання недійсним свідоцтва України №288203 на торговельну марку "KYIV SMART CARD", виданого Організації (далі - Свідоцтво);
- зобов`язання Інституту внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) про визнання недійсним Свідоцтва та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - Бюлетень).

2. Позов обґрунтовано тим, що: Свідоцтво на торговельну марку "KYIV SMART CARD" (далі - ТМ) видане з порушенням умов надання правової охорони, встановлених статтею 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон); використання відповідачем-1 цієї ТМ може ввести в оману споживачів щодо особи, на замовлення якої виготовлені, розповсюджені та використовуються транспортні картки із зображенням ТМ в автоматизованій системі оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 31.08.2021 (суддя Мандриченко О.В.) у позові відмовлено. 

4. Рішення мотивовано тим, що: не доведено доводи і твердження позивача про порушення його прав на стадії проведення експертизи та видачі Свідоцтва; відповідні докази не є належними, оскільки не підтверджують використання позивачем спірного позначення.

5. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2022: задоволено апеляційну скаргу Підприємства; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано; ухвалено нове рішення, яким позов задоволено; визнано недійсним Свідоцтво на ТМ; зобов`язано Інститут внести зміни до Реєстру про визнання недійсним Свідоцтва на ТМ та здійснити публікацію про це в Бюлетені; стягнуто з Організації на користь Підприємства витрати, пов`язані з оплатою судового збору за подання позову, - 4 540 грн. та витрати, пов`язані з проведенням експертизи, - 40      774,54 грн.; стягнуто з Організації на користь      Підприємства  витрати, пов`язані з оплатою судового збору за подання апеляційної скарги, - 6 810 грн.

6. Постанову мотивовано доведеністю обставини створення та використання позивачем спірного позначення "KYIV SMART CARD" станом на 08.11.2018 шляхом його нанесення на транспортні картки      і застосування в діловій документації.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

7. У касаційній скарзі до Верховного Суду Організація просить: скасувати оскаржувану постанову апеляційної інстанції від 19.10.2022 та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції; судові витрати покласти на відповідача.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ 

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

8. Обґрунтовуючи підстави для відкриття касаційного провадження, передбачені пунктами 3, 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), скаржник зазначає, що:
відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування абзаців п`ятого і шостого пункту 2 статті 6, абзацу п`ятого пункту 3 статті 6 Закону у подібних правовідносинах. На думку скаржника, питання полягає в тому, що суд апеляційної інстанції помилково не надає правову оцінку - юридичне визначення і юридичний статус позначення, що використовує позивач, а також не бажає помічати таку основоположну категорію/інститут/принцип права інтелектуальної власності та, зокрема, права про торговельні марки, як право пріоритету в часі під час здійснення певних фактичних та юридичних дій;
суд апеляційної інстанції прийняв рішення про права, інтереси та обов`язки товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс", яке не було залучене до участі у цій справі судом апеляційної інстанції;
докази у справі, такі як додаток № 3 до договору поставки від 29.10.2018 №4489 та лист позивача від 19.07.2018 №303-2338 (з усіма додатками до нього), не можуть братися судом до уваги, оскільки оригінали даних письмових доказів не було подано до суду.

Доводи інших учасників справи

9. У відзиві на касаційну скаргу Підприємство: заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про незаконність, необґрунтованість касаційної скарги та про прийняття оскаржуваної постанови апеляційної інстанції з дотриманням норм матеріального і процесуального права, з урахуванням висновків Верховного Суду у подібних справах; просить не приймати до розгляду нові докази, а саме договір № 02/2021 про передачу права на ТМ повністю та передання всіх виключних та інших майнових прав інтелектуальної власності на ТМ від 03.03.2021, акт № 01/2021 приймання передачі від 03.03.2021 та звернення патентного повіреного до Укрпатенту від 08.07.2021; відмовити в задоволенні касаційної скарги, а оскаржувану постанову залишити без змін; витрати зі сплати судового збору покласти на відповідача-2. 

10. Від відповідача-1 відзив на касаційну скаргу не надходив.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПОПЕРЕДНІХ ІНСТАНЦІЙ

11. Судом першої інстанції у розгляді даної встановлено і зазначено, зокрема, таке.

11.1. Організацією      подано заявку від 08.11.2018 № m 2018 26247 (далі - Заявка від 08.11.2018) про реєстрацію знака "KYIV SMART CARD" для товарів і послуг 36 та 45 класів МКТП.

Станом на вказану дату діяв Закон в редакції зі змінами, внесеними Законом України від 09.04.2015 №317-VIII, що набрав чинності з 21.05.2015. Згідно з пунктом 1 статті 16 Закону в зазначеній редакції права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; відтак і відповідність знака умовам правової охорони має розглядатися виходячи з дати подання відповідної заявки.

11.2. За заявкою від 08.11.2018 були проведені формальна та кваліфікаційна експертизи відповідно до Закону (зі змінами, що діють від 21.05.2015) та виданих на його основі Правил  складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу від 20.08.1997 № 72; далі - Правила).

11.3. Підприємство згідно з розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 27.04.2018 №706 "Про створення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форми власності" (далі - Розпорядження № 706) є оператором автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - АСОП) та уповноваженою особою щодо здійснення справляння плати за транспортні послуги, що надаються та оплачуються з використанням АСОП.

Підприємство згідно з Порядком функціонування АСОП, затвердженим розпорядженням органу Київської міської ради від 22.10.2018 №1887 (далі - Порядок функціонування АСОП), як оператор АСОП зобов`язане забезпечувати емісію транспортної картки (далі - ТК), визначати вимоги до зовнішнього вигляду ТК, організовувати мережу розповсюдження електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу.

11.4. Підприємство погодило з розпорядником АСОП - Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради дизайн ТК, яка, зокрема, містила графічне зображення словесного елемента "KYIV SMART CARD".

11.5. На підтвердження використання у своїй господарській діяльності ТМ "KYIV SMART CARD" до 08.11.2018 (дати подачі Організацією до Укрпатенту заявки на реєстрацію ТМ "KYIV SMART CARD") Підприємство посилалося на укладений ним і  ТОВ "Підприємство "Пластик Карта" договір поставки товарів від 29.10.2018 № 4489 (далі - Договір № 4489), за умовами якого назване товариство зобов`язується поставити та передати у власність Підприємства у встановлений термін картки безконтактні, виготовлені згідно з вимогами до дизайну та поліграфії, що викладені в додатку № 3 до цього договору.

Згаданий додаток до Договору № 4489  не підтверджує факту використання спірного позначення, а є лише додатком до договору щодо майбутнього ескізу картки.

До того ж Договір № 4489  є лише замовленням на виготовлення карток      та не доводить використання спірної ТМ до 08.11.2018 (дати подачі заявки відповідачем-2) і не є  введенням вказаних карток в обіг.

11.6. Судом не прийнято як належний доказ висновок комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 26.04.2021 № 049/21, оскільки він  містить обставини, дослідження і встановлення яких належить до компетенції суду, зокрема щодо визначення часу введення спірного найменування в обіг.

12. Судом апеляційної інстанції додатково з`ясовано й зазначено, зокрема, таке.

12.1. На підставі Заявки від 08.11.2018 Організація отримала Свідоцтво, відповідно до якого вона є власником знака для товарів і послуг (далі - ЗТП) "KYIV SMART CARD", зареєстрованого для товарів 36 та 45 класу МКТП.

12.2. Інститутом наданий висновок про відповідність ЗТП умовам надання правової охорони від 16.09.2020, який після затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України набув статусу рішення про реєстрацію знака (вих.№ 98934/3M/20).

12.3. Позивач заявляє про порушення з боку Організації його майнових прав інтелектуальної власності на ТМ "KYIV SMART CARD", яке сталося внаслідок реєстрації вказаного ЗТП згідно з виданим Організації      Свідоцтвом.

12.4. Обставини щодо створення та використання позивачем ЗТП "KYIV SMART CARD" для позначення товарів власного виробництва шляхом зображення цієї ТМ на безконтактних транспортних картках АСОП у міському пасажирському транспорті міста Києва підтверджуються:
- укладеним позивачем і ТОВ "Підприємством "Пластик Карта" Договором №4489, за умовами якого останнє зобов`язалося поставити позивачу картки безконтактні;
- додатком №3 до зазначеного договору, який (додаток) містить графічне зображення замовленої позивачем картки із позначенням "KYIV SMART CARD";
- укладеним позивачем та ТОВ "КНП Компані" договором комісії від 12.12.2018 №4531, за умовами якого останнє зобов`язалося за дорученням позивача вчинити від свого імені правочин з користувачами (пасажирами) щодо забезпечення реалізації транспортних карток та створення для користувачів (пасажирів) можливості в режимі реального часу отримати послугу оператора АСОП у міському пасажирському транспорті міста Києва з генерації електронних квитків та/чи транспортного ресурсу;
- укладеним позивачем та ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" договором поставки товару від 29.07.2019 №4688, за умовами якого останнє зобов`язалося поставити позивачу електронний квиток учня закладу загальної середньої освіти (магнітні картки) згідно з наданими вимогами до дизайну та поліграфії;
- укладеним позивачем і ТОВ "Компанія "Спекл" договором поставки товару від 23.09.2019 №4707, за умовами якого останнє зобов`язалося поставити позивачу картки безконтактні згідно з наданими вимогами до дизайну та поліграфії.

12.5. Також позивач листом від 19.07.2018 №303-2338 направив  до Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для узгодження стилістику ТК, що буде використовуватися в АСОП, а саме зображення словесного позначенням "KYIV SMART CARD" і зображення ТК у світлому і темному тлі, що містять позначення "KYIV SMART CARD".

12.6. Зазначені договори укладені на підставі та на виконання Розпорядження № 706 і відповідно до Порядку функціонування АСОП.

12.7. До теперішнього часу позивач забезпечує емісію відповідних ТК та їх розповсюдження, що не заперечується учасниками справи.

12.8. Місцевий господарський суд помилково не врахував як належний доказ висновок, складений в Інституті за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 26.04.2021 № 049/21      (далі - Висновок № 049/21). Даний висновок складено на замовлення позивача судовими експертами Фоя О.А. і Чабанець Т.М.

Згідно з Висновком № 049/21:
- ТМ "KYIV SMART CARD" за Свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати з графічним зображенням "KYIV SMART CARD", яке використовується Підприємством на транспортних картках у місті Києві;
- ТМ "KYIV SMART CARD" за Свідоцтвом є такою, що може ввести в оману споживачів щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме Підприємства;
- ТМ "KYIV SMART CARD" за Свідоцтвом є схожою з графічним зображенням "KYIV SMART CARD", яке введено в обіг в місті Києві до дати подання Організацією заявки на реєстрацію ТМ "KYIV SMART CARD" за Свідоцтвом.

Даний висновок складено комісією атестованих за відповідною спеціальністю експертів, не викликає сумніву в його правильності та узгоджується з іншими матеріалами справи.

12.8.  Водночас суд апеляційної інстанції не взяв до уваги Висновок № 049/21 у частині того, що ТМ "KYIV SMART CARD" за Свідоцтвом є схожою з графічним зображенням "KYIV SMART CARD", яке введено в обіг у місті Києві до дати подання Організацією заявки на реєстрацію ТМ "KYIV SMART CARD" за Свідоцтвом, оскільки, як вірно зазначив у цьому зв`язку місцевий господарський суд, встановлення обставин щодо визначення часу введення спірного позначення в обіг належить до компетенції суду. 

12.9. Також суд апеляційної інстанції врахував, що висновок Інституту про відповідність спірного знака умовам надання правової охорони від 16.09.2020, який (висновок) після його затвердження Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України набув статусу рішення про реєстрацію знака (вих. № 98934/3M/20), складений за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, результати якої не можуть братися до уваги, оскільки експертне дослідження проведене без урахування обставин, встановлених у даній справі. Відтак, незважаючи на те, що наявні у справі експертні висновки є взаємно суперечливими, суд не вбачає підстав для призначення судової експертизи при здійсненні оцінки доказів у справі.

12.10. Підприємство у позовній заяві та в апеляційній скарзі зверталося з вимогою про стягнення з відповідачів судових витрат.

Дані вимоги підлягають задоволенню відповідно до статті 129 ГПК України шляхом стягнення витрат позивача, пов`язаних з      проведенням експертизи, - 40 774,54 грн. (підтверджуються платіжним дорученням) та зі сплатою судового збору за подання позову і      апеляційної скарги.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА І ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

13. Причиною спору в даній справі стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним Свідоцтва та зобов`язання Інституту внести відповідні зміни до Реєстру із здійсненням публікації про це в Бюлетені. 

14. Відповідно до абзацу п`ятого пункту 2 статті 6 Закону (в редакції, чинній на час подання Заявки від 18.11.2018) не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

15. Згідно з приписами Правил:
- при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (пункт 4.3.1.3);
- до позначень, які  є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності (пункт 4.3.1.9).

16. Названим Законом передбачено, що  свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (підпункт "а" пункту 1 статті 19).

17. В основу оскаржуваного судового рішення було покладено, зокрема, такі докази, як договір поставки від 29.10.2018 №4489, укладений позивачем та ТОВ "Підприємством "Пластик Карта", і лист позивача від 19.07.2018 №303-2338 (відповідно, підпункти 12.4 і 12.5 цієї постанови). 

Згідно з частиною шостою статті 91 ГПК України якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу;  якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Організацією (відповідачем-2) подавалося до суду першої інстанції клопотання про витребування у позивача оригіналу додатку № 3 до згаданого договору поставки та оригіналу вказаного листа позивача з додатками до нього, оскільки названим відповідачем ставилися під сумнів відповідність поданих копій оригіналам документів.

Проте судами попередніх інстанцій відповідні оригінали не витребувані, не одержані і не досліджені, що унеможливлює надання судом касаційної інстанції висновку про відповідність прийнятих по суті справи судових рішень вимогам частин першої і п`ятої статті 236 ГПК України щодо обґрунтованості судового рішення, а саме ухвалення його на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Якщо для суду першої інстанції відповідне порушення норм процесуального права не було істотним, оскільки рішення про відмову в позові ним було прийнято з інших підстав, то суд апеляційної інстанції, приймаючи нове рішення про задоволення позову та кладучи в його (рішення) основу, зокрема, вказані докази, мав дослідити та оцінити їх з додержанням усіх вимог процесуального закону, в тому числі наведеної норми статті 91 ГПК України.

18. Водночас суд касаційної інстанції в силу імперативного припису частини другої статті 300 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

19. Судом не приймаються посилання скаржника на те, що суд апеляційної  інстанції прийняв рішення про права, інтереси та обов`язки товариства з обмеженою відповідальністю "Діджітал Солюшнс", яке не було залучене до участі у цій справі судом апеляційної інстанції. Відповідно до частини першої статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Матеріали даної справи не містять клопотань жодного учасника даної справи або самої Організації про залучення названого товариства до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, та обґрунтувань того, як рішення у даній справі може вплинути на його права та обов`язки. 

Самим судом при вирішенні даної справи цього теж не встановлено.

20. Суд приймає доводи, наведені у відзиві Підприємства на касаційну скаргу, у частині, яка узгоджується з даною постановою.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги 

21. У зв`язку з наведеним та відповідно до частин третьої, четвертої статті 310 ГПК України оскаржуване рішення апеляційної інстанції підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

22. У такому розгляді суду необхідно вчинити процесуальні дії, встановити обставини та дослідити докази, зазначені в цій постанові, надати цим обставинам, доказам та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону. 

За результатами нового розгляду справи має бути вирішено й питання стосовно розподілу судових витрат зі справи.

Керуючись статтями  300, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу громадської організації "Смарт сіті хаб" задовольнити.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2022  у справі  № 910/5316/21 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                 В. Селіваненко 

Суддя                                                                                 І. Колос

Суддя                                                                                                 Т. Малашенкова