ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року 
м. Київ

Справа №  910/570/16 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Бенедисюка І.М. (головуючий), Львова Б.Ю., Селіваненка В.П.
за участю секретаря судового засідання Ковалівської О.М.,          
представників учасників справи:
позивача_ Огневюк Я.В., Огневюк Т.В. (адвокати),
відповідача_1- Джаловян І.А., Капітоненко О.В., Столяренко О.В.,
Харитончук О.Г. (адвокати),
відповідача_2 - Бідний Є.М. (адвокат),
відповідача_3 - Кудрицький Р.П. (адвокат),
відповідача_4 - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги акціонерного товариства "Сбербанк" та публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії"
на рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 та
постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021
та касаційну скаргу акціонерного товариства "Сбербанк" 
на додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду                        від 02.06.2021
у справі №910/570/16
за позовом акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"
до: публічного акціонерного товариства "Сбербанк" (правонаступник - акціонерне товариство "Сбербанк");
публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії";
Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент);
фізичної особи-підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича
про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.

ІСТОРІЯ СПРАВИ
1.          Стислий зміст позовних вимог
1.1.          Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі - ПАТ "Державний ощадний банк України", позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Сбербанк", правонаступником якого є акціонерне товариство "Сбербанк" (далі - АТ       "Сбербанк", відповідач 1), Публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії" (далі - ПАТ       "Сбербанк Росії", відповідач 2), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України правонаступником якого є - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" [Укрпатент] (далі - Укрпатент, відповідач 3), фізичної особи - підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича (далі - ФОП Олєйніков І.В., відповідач 4) про припинення порушення прав та зобов`язання вчинити дії.

1.2.          Зокрема, позов подано про: 
-          визнання недійсними повністю належних АТ "Сбербанк" свідоцтв України: №183294 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); №183296 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП;
- визнання частково недійсним належного АТ "Сбербанк" свідоцтва України №151584 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 14 класу МКТП;
- визнання недійсними повністю на території України належних ПАТ   "Сбербанк Росії" міжнародних реєстрацій: №1069810 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП; №1114550 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП; №1117613 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;
- визнання частково недійсними на території України належних ПАТ   "Сбербанк Росії" міжнародних реєстрацій: №1113875 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП; №1113876 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП; №1116554 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП; №1120118 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;
- зобов`язання Укрпатент внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №183294 та №183296, визнання недійсним частково свідоцтва України №151584, зареєстрованих для товарів 14 класу МКТП, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
- зобов`язання Укрпатент повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, зареєстрованих для товарів і послуг 9, 36 та 38 класів МКТП;
- заборону АТ "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є позивач, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;
- зобов`язання АТ "Сбербанк" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування товариства слово "Сбербанк" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;
- зобов`язання ФОП Олєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені sberbank.ua на користь ПАТ "Державний ощадний банк України" та вказати такі відомості у записі даного доменного імені: organization-loc: "Public Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine", (JSC "Oschadbank"), e-mail: administrator@obu.com.ua, address: HOSPITALNA 12G, address: KIEV, KYIV, postal-code: 01001, country: UA, address-loc: n/a, country-loc: UA, phone: +380.442478485, fax: +380.442478609, status: ok, status: linked, created: 2014-03-31 17:47:06+03, source: UAEPP.

1.3.          Обґрунтовуючи позовні вимоги, ПАТ "Державний ощадний банк України" вказувало на те, що воно є власником знака для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України №82116, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП. Позивач вважає, що торговельні марки за свідоцтвами України №151584, №183294, №18396 та за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113875, №1113876, №1114550, №1116554, №1117613, №1120118 є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача і зареєстровані для споріднених товарів і послуг. ФОП Олєйніковим І.В. у мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені "sberbank.ua", яке є схожим до ступеня змішування з торговельною маркою позивача, а на сайті, який за ним закріплено, пропонуються фінансові послуги. Розрізняльною частиною доменного імені sberbank.ua є лише його словесна частина "sberbank", тому що частина ".ua" є загальним географічним доменом першого рівня, призначеним для ідентифікації приналежності його до певних доменів. Слово "sberbank", яке застосоване в оскаржуваному доменному імені "sberbank.ua", є транслітерацією латинськими літерами алфавіту торговельної марки "СБЕРБАНК". У 2015 році ПАТ "Сбербанк" змінило своє фірмове найменування з публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" на ПАТ "Сбербанк". Частина найменування "публічне акціонерне товариство" є організаційно-правовою формою ПАТ "Сбербанк" і не має розрізняльної здатності, а тому розрізняльним елементом назви ПАТ "Сбербанк" є частина найменування у вигляді позначення "Сбербанк".

2.          Стислий виклад судових рішень
2.1.          Рішенням господарського суду міста Києва (суддя Марченко О.В.)                         від 18.04.2017, яке залишено без мін постановою Північного апеляційного господарського суду (колегія суддів: Отрюх Б.В., Грек Б.М., Остапенко О.М.) від 28.04.2021 у справі №910/570/16, позовні вимоги задоволено частково. Визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг №183294, №183296, власником якого є АТ "Сбербанк"; визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг №151584, власником якого є АТ "Сбербанк", в частині його реєстрації для всіх товарів 14 класу МКТП; визнано недійсною повністю міжнародну реєстрацію на торговельну марку №1069810, №1114550, №1117613, власником яких є ПАТ "Сбербанк Росії"; визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № 1113875, власником якої є ПАТ "Сбербанк Росії" в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП. Визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку №1113876, власником якої є ПАТ "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП; визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку №1116554, власником якої є ПАТ "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП; визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку №1120118 власником якої є ПАТ "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП. Зобов`язано Службу внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України №183294 та №183296 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсним свідоцтва України №151584 на знак для товарів і послуг, в частині реєстрації його для всіх товарів 14 МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Зобов`язано Службу повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, в частині їх реєстрації для товарів 09 та послуг 36, 38 класів МКТП. Заборонено ПАТ "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України №82116, володільцем якого є ПАТ "Державний ощадний банк України", зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен. Зобов`язано ФОП Олєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені "sberbank.ua" на користь ПАТ "Державний ощадний банк України". Здійснено розподіл судових витрат. У задоволенні іншої частини позовних вимог - відмовлено.

2.2.          Задовольняючи позовні вимоги в частині визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідача 1 та міжнародних реєстрацій відповідача 2 на торговельні марки недійсними, суд першої інстанції з яким погодився суд апеляційної інстанції, вказували на те, що судовою експертизою за результатом якої судовими експертами складено висновок №219/16 від 09.02.2017, було встановлено, що торговельні марки відповідача 1 та відповідача 2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП. Послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем "sberbank.ua", є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116 . Висновок №219/16  є обґрунтованим та узгодженим з іншими матеріалами справи. Відповідачами не надано суду доказів на спростування зазначених позивачем у позові обставин та встановленого експертами у висновку №219/16.

2.3.          Суд апеляційної інстанції також вказував на те, що обставини щодо схожості торговельних марок відповідача 1 та відповідача 2 та обставин того, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП, а також обставини, що послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем "sberbank.ua", є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №82116 також підтверджено у висновку судової експертизи №1779 від 01.02.2019.

2.4.          Оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та міжнародних реєстрацій, то, відповідно, позов у частині зобов`язання відповідача 3 внести зміни до Реєстру також підлягають задоволенню.

2.5.          Відхиляючи заяву АТ "Сбербанк" щодо застосування позовної давності, суди вказували на те, що позивачу стало відомо про порушення його прав на торговельну марку наприкінці 2015 року, а саме, коли АТ "Сбербанк"  були вчинені дії щодо зміни найменування із "Дочірній банк Сбербанку Росії" на "СБЕРБАНК". Доказів протилежного відповідачами суду не надано. Отже, перебіг позовної давності почався з дня, коли позивач дізнався про порушення свого права наприкінці 2015 року (рішення про зміну найменування було прийнято 19.10.2015; нову редакцію статуту АТ "Сбербанк"  було погоджено Національним банком України 26.01.2016), саме тому позовна давність не сплинула і підстави для застосування наслідків спливу позовної давності, передбачені статтею 267 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), відсутні.

2.6.          Також, задовольняючи позовні вимоги про заборону АТ "Сбербанк" використовувати позначення "СБЕРБАНК" шляхом надання послуг ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, ділової документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен, суди виходили з того, що за результатами розгляду спору у даній справі встановлено обставини використання відповідачем 1 торговельної марки за свідоцтвом №82116 без згоди позивача шляхом реєстрації доменного імені "sberbank.ua", розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/,  у діловій документації тощо. Тобто судами встановлено обставини щодо використання відповідачем 1 торговельної марки за свідоцтвом №82116 способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон). Такий спосіб захисту порушеного права не суперечить пункту 5 статті 16 Закону та узгоджується з положеннями пункту 1 статті 20 Закону; суди дійшли висновку про обґрунтованість та доведеність позивачем  позовних вимог у цій частині.

2.7.          Відмовляючи у задоволенні позовних вимог про зобов`язання АТ "Сбербанк"  внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування товариства позначення "СБЕРБАНК" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін, суди дійшли висновку про відсутність у статті 16 Закону такого способу захисту, як зобов`язання юридичної особи змінювати найменування шляхом видалення позначення та внесення змін в установчі документи. У свою чергу, суди вказували на те, що належним способом захисту в даному випадку є саме заборона використовувати торговельну марку у господарській діяльності, комерційному найменуванні, діловій документації тощо. Задоволення позовних вимог про заборону використовувати торговельну марку позивача, у тому числі у комерційному найменуванні, і буде мати своїм наслідком внесення змін до установчих документів.

2.8.          Задовольняючи позовні вимоги в частині зобов`язання ФОП Олєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені "sberbank.ua" на користь ПАТ "Державний ощадний банк України", суди зазначили про те, що матеріалами справи доведено обставини реєстрації цього доменного ім`я за відповідачем 1 у зв`язку із реєстрацією торговельної марки за свідоцтвом України №151584 на знак для товарів і послуг. Також матеріалами справи підтверджено, що реєстратором спірного доменного імені є ФОП Олєйніков І.В., що підтверджується роздруківкою з сайту WHOIS та електронним листування між позивачем та відповідачем 4. Враховуючи те, що доменне ім`я "sberbank.ua" зареєстроване та делегується на підставі свідоцтва України №151584, яке визнано недійсним у зв`язку із порушенням прав позивача на торговельну марку "СБЕРБАНК", та враховуючи те, що між позивачем та відповідачем 1 відсутні будь-які договірні відносини щодо правомірності використання відповідачем 1 торгівельної марки позивача, у тому числі шляхом використання торговельної марки "СБЕРБАНК" у доменних іменах, то таке використання також є порушенням прав ПАТ "Державний ощадний банк України". Судами встановлено, що такий спосіб захисту порушеного права є ефективним та не суперечить частині другій статті 16 ЦК України, а тому позовні вимоги в цій частині також підлягають задоволенню.

2.9.          Зокрема, судові рішення попередніх судових інстанцій з посиланням на приписи статей 1, 5, 7, 14, 16, 20 Закону №3689-XII, статей 418, 492, 494, 495 ЦК України та статей 157, 193 Господарського кодексу України мотивовано необхідністю захисту порушеного права позивача як власника знака для товарів і послуг (словесне позначення "СБЕРБАНК").

3.          Стислий виклад вимог касаційних скарг
3.1.          Згідно зі штампом вхідної кореспонденції Касаційного господарського суду, АТ       "Сбербанк" 03.06.2021 звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 зі справи №   910/570/16, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції. 

3.2.          Також 07.06.2021 ПАТ       "Сбербанк Росії" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 зі справи №910/570/16, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

3.3.          АТ  "Сбербанк" 07.07.2021 також звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2021 зі справи №910/570/16 у частині, в якій задоволено заяву АТ "Державний ощадний банк України" про ухвалення додаткової постанови щодо розподілу судових витрат та стягнення з відповідачів 1,2 витрат на професійну правничу допомогу; ухвалити в цій частині нове рішення про зменшення розміру витрат на правову допомогу та розподілити їх стягнення між усіма відповідачами у справі.

4.          Аргументи учасників справи
4.1.          Аргументи касаційних скарг 
4.1.1.          Касаційні скарги АТ "Сбербанк" та ПАТ "Сбербанк Росії" подані на підставі пункту 1 частини першої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), з обґрунтуванням того, в чому полягає порушення норм матеріального права та неправильне застосування норм процесуального права судом першої інстанції після апеляційного перегляду справи апеляційною інстанцією, з урахуванням вимог пункту 5 частини другої статті 290 ГПК України, пунктів 1 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України, пунктів 5, 8 частини першої статті 310 ГПК України та пунктів 1, 3, 4 частини третьої статті 310 ГПК України.

4.1.2.          Так, аналіз змісту касаційних скарг відповідачів свідчить, що касаційні скарги містять однакове обґрунтування підстав касаційного оскарження рішення суду першої інстанції і постанови суду апеляційної інстанції та містять однакові доводи щодо наявності підстав для скасування оскаржуваних судових рішень.

4.1.3.          Зокрема, за твердженням відповідачів, наявні підстави для скасування рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції, оскільки прийняті судами попередніх інстанцій з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.

4.1.4.          Так, у касаційних скаргах відповідач 1 та відповідач 2 вказують на те, що:
-          Відповідач 2 є іноземною юридичною особою та зареєстрований на території Російської Федерації, тобто в розумінні положень 365 ГПК України іноземною особою. Судами попередніх інстанцій розглянуто справу №910/570/16 за відсутності належного повідомлення про це відповідача 2; перелік процесуальних документів, який направлявся для вручення ПАТ "Сбербанк Росії" у формі судових доручень, містить лише інформацію щодо дати та часу розгляду справи, які, в свою чергу, на момент вручення судових доручень вже минули, що є прямим порушенням статей 120, 268, 270 ГПК України, а також статті 6 Європейської конвенції з прав людини;
-          Судами порушено норми матеріального права та не враховано положення статті 16 Закону №3689-ХІІ у редакції від 25.06.2003, яка чітко визначає способи захисту порушених прав власника знаків для товарів, серед яких такий спосіб захисту порушених прав, як заборона іншим особам надавати послуги/реалізовувати товари, що ідентичні та/або споріднені послугам, для яких зареєстрований знак для товарів та послуг власника знака для товарів та послуг, законодавством не передбачений;
-          Відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування у подібних правовідносинах статті 16 ЦК України та пунктів 4, 5 статті Закону №3689-ХІІ, а саме: "відсутній висновок Верховного Суду щодо того, чи передбачає законодавство України такий спосіб захисту права на знак для товарів і послуг як заборона використання позначення шляхом застосування його в комерційному найменуванні";
-          Відсутній висновок Верховного Суду щодо застосування у подібних правовідносинах статті 7 та статті 16 ЦК України,  а саме: "щодо того, (і) чи передбачає законодавство України такий спосіб захисту права на знак для товарів і послуг як переделегування доменного імені та (іі) чи є переделегування доменного імені звичаєм ділового обороту";
-          Судами попередніх інстанцій при винесенні оскаржуваних судових рішень не враховано правову позицію Верховного Суду щодо застосування абзацу другого пункту 3 статті 6 №3689-ХІІ та пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України    від 28.07.1995    №    116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №    72), зареєстрованих    у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила) у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 09.06.2020 у справі №910/15741/17 та від 15.07.2019 у справі №910/18587/16;
-          Також судами не враховано висновків Верховного Суду стосовно застосування положення частини першої статті 261 ЦК України, викладених у постановах Верховного Суду від 28.01.2020 у справі №910/20564/16 та                        від 01.10.2020 у справі №910/16586/18. Зокрема, за твердженням відповідачів, судам необхідно було оцінити схожість порівняних позначень позивача та відповідачів з точки зору пересічного споживача, враховуючи практику Верховного Суду, викладену у постанові від 20.02.2018 у справі №922/3136/16, а також встановити та надати належну правову оцінку, у тому числі, і тому, коли, власне, виник конфлікт на ринку щодо оспорюваних позначень; позивач повинен довести, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права;
-          Судами не було досліджено та не було надано правової оцінки обставинам наявності чи відсутності розрізняльної здатності торгових знаків відповідача 1 та відповідача 2 у порівнянні з торговим знаком позивача протягом усього періоду їх використання та до моменту звернення позивача з позовом. Зокрема, судами не досліджувались обставини щодо збільшення або зменшення розрізняльної здатності спірних торгових знаків, що безпосередньо впливає на висновок, чи існував конфлікт інтересів між сторонами з приводу використання торгових знаків, які містять словесний елемент "СБЕРБАНК";
-          Також судами не взято до уваги та не надано взагалі жодної правової оцінки обставинам, які були встановлені в межах розгляду пов`язаної справи №910/9768/16 у період з 30.05.2016 по 29.11.2016, зокрема, що позивач використовував у своїй діяльності знак для товарів та послуг №82116, що складається виключно із словесного елементу "СБЕРБАНК" у поодиноких випадках, нетривалий період часу, у тих місцях, які фактично непомітні для клієнтів та лише у приміщеннях двох своїх відділень, тобто знак для товарів та послуг №82116 не набув відрізняльної здатності в процесі використання, що виключає конфлікт інтересів між позивачем та відповідачем 1;
-          Судами також не досліджувалось принципове питання щодо моменту виникнення у ПАТ "Сбербанк" прав на фірмове найменування з відрізняльною частиною "СБЕРБАНК", оскільки, на думку відповідача 2, при виникненні конфлікту між засобами індивідуалізації має враховуватися принцип prior tempore - potior jure. Зокрема, при складанні висновку №1779 експерти визначили вид фірмового найменування та дати його використання виходячи зі статуту ПАТ "Сбербанк" у редакції від 19.10.2015, що дає всі підстави вважати, що при складанні висновку №1779 у цій частині експерти самостійно визначили вихідні дані для вирішення вказаного питання, що є виходом за межі їх компетенції. Водночас суд апеляційної інстанції взагалі не дослідив з точки зору пересічного споживача схожість до ступеню зміщуваності спірні позначення та не дослідив обставин щодо моменту виникнення  конфлікту інтересів між позивачем та відповідачами на банківському ринку України щодо оспорюваних позначень, а також не врахував, що саме позивач повинен був довести, що він не міг дізнатися про порушення свого права. Вказані обставини призвели до невірного застосування статей  256, 257, частини першої статті 261 та частини третьої статті 267 ЦК України, а оскаржувані судові рішення прийнято без урахування висновків Верховного Суду  щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах  від 09.06.2020 у справі №910/15741/17 та від 15.07.2019 у справі№910/18587/16;
-          Судами порушено норми процесуального права, а саме: статей  73,75, 76, 77, 78, 79, 80, 86,101,104, 236 ГПК України щодо встановлення обставин справи, що мають суттєве значення на підставі недопустимих доказів. Зокрема, ненадання таким обставинам і наявним у справі доказам належної правової оцінки у їх сукупності і недослідження зібраних у справі доказів. Судом апеляційної інстанції необґрунтовано відхилено клопотання відповідача 1 щодо призначення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи. Вказані обставини свідчать про порушення судом вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень;
-          Також відповідачі наголошують на тому, що судові рішення підлягають безумовному скасуванню, оскільки справу розглянуто за відсутності належного повідомлення відповідача 2 про дату, час і місце судового засідання, що є підставою для скасування судового рішення відповідно до пункту 5 частини першої статті 310 ГПК України.

4.1.5.          У касаційній скарзі на додаткову постанову суду апеляційної інстанції                  АТ "Сбербанк" вказує, що оскаржувана додаткова постанова суду апеляційної інстанції ухвалена з порушенням норм процесуального права, а саме статей 129, 237, 240, 243 ГПК України та без урахування висновків постанови Верховного Суду щодо застосування частини четвертої статті 126 ГПК України, викладених у постанові від 22.04.2021 у справі №911/50/20.

4.2.          Аргументи, зазначені у відзивах на касаційні скарги  
4.2.1.          АТ "Державний ощадний банк України" у відзиві на касаційну скаргу просить залишити касаційні скарги ПАТ "Сбербанк Росії" та АТ "Сбербанк" без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду без змін.

4.2.2.          АТ "Державний ощадний банк України" зазначає, що зміст касаційних скарг в основному стосується  переоцінки доказів, що виходить за встановлені статтею 300 ГПК України межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Оскаржувані судові рішення ухвалено відповідно до вимог матеріального та процесуального права, підстав її зміни чи скасування немає, а доводи касаційних скарг ґрунтуються на припущеннях та зводяться до намагань здійснити переоцінку обставин справи. 

4.2.3.          Позивач у відзиві на касаційну скаргу АТ "Сбербанк" на додаткову постанову суду апеляційної інстанції заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх незаконність та необґрунтованість, і просить скаргу залишити без задоволення, а додаткову постанову апеляційного господарського суду - без змін, як таку, що прийнята з дотриманням норм процесуального права.

5.          Касаційне провадження
Ухвалою Верховного Суду від 15.06.2021 колегією суддів у складі Бенедисюка І.М. (головуючий), Булгакової І.В., Малашенкової Т.М.: відкрито касаційне провадження у справі №910/570/16 за касаційними скаргами АТ "Сбербанк" та ПАТ "Сбербанк Росії" на рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 зі справи №910/570/16; призначено розгляд вказаних касаційних скарг в засіданні Касаційного господарського суду на 22.07.2021 о 10:40.

5.1.          У зв`язку з відпусткою суддів Булгакової І.В. та Малашенкової Т.М. склад судової колегії Касаційного господарського суду змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 19.07.2021, який наявний в матеріалах справи, та визначено нову колегію суддів Касаційного господарського суду у складі: Бенедисюка   І.М. (головуючий), Львова Б.Ю., Селіваненка   В.П. у зазначеній справі.

5.2.          Ухвалою Верховного Суду від 22.07.2021 розгляд касаційних скарг у справі №910/570/16 відкладено на 19.08.2021 о 10:00.

6.          Обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
6.1.           10.09.2007 АТ "Державний ощадний банк України" було видано свідоцтво України №82116 на знак для товарів і послуг "Сбербанк" (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу" (заявка від 24.05.2006 № m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007).

6.2.          Службою було зареєстровано торговельні марки на ім`я АТ "Сбербанк" і видано такі свідоцтва України:
-          №151584 "" (заявка від 29.08.2011 №m201113537), для товарів 14 та 28 класів МКТП "дорогоцінні метали та їхні сплави, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби; дорогоцінне (коштовне) каміння; браслети (золотарські вироби); брошки (золотарські вироби); вироби мистецькі з дорогоцінних металів; відзнаки, знаки розрізнювання з дорогоцінних металів; гагат, необроблений або частково оброблений; діаманти; дорогоцінні метали, необроблені або частково оброблені; запонки; затискачі для краваток; зливки дорогоцінних металів; золотарські вироби з емалі (клуазоне); золотарські вироби з жовтого бурштину; золоті нитки (золотарські вироби); золото необроблене або коване; іридій; каблучки (золотарські вироби); кільця або зв`язки для ключів (брелоки або кишеньки); ланцюжки (золотарські вироби); медалі; медальйони (золотарські вироби); мідні жетони; монети; намисто (золотарські вироби); намисто із спресованого бурштину; обереги (ладанки) (золотарські вироби); оливін (дорогоцінний камінь); осмій; паладій; перли (золотарські вироби); платина; погруддя з дорогоцінних металів; прикраси (оздоби) (золотарські вироби); прикраси з гагату; прикрашальні шпильки; родій; рутеній; самоцвіти (напівдорогоцінне (напівкоштовне) каміння); сережки; скриньки з дорогоцінних металів; скриньки на ювелірні вироби; слонова кістка (золотарські вироби); срібло необроблене або коване; статуетки (фігурки) з дорогоцінних металів; статуї з дорогоцінних металів; стрази (штучне каміння на золотарські вироби); цяцьковинки (золотарські вироби); шпильки (золотарські вироби); шпильки до краваток; шпінелі (дорогоцінне каміння) "; "ігри та іграшки; ялинкові прикраси; ведмеді плюшеві; дельтаплани; дзвоники для новорічних ялинок; зменшені моделі транспортних засобів; змії паперові; іграшкові автомобілі; параплани; пінятас (новорічні підвісні кошики з ласощами); прикраси для новорічних ялинок, крім електричних і ласощів; свічники для новорічних ялинок; хлопавки-цукерки (феєрверкові новорічні); шахи (гра); шашки (гра); ялинки новорічні штучні"; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 10.02.2012 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 3;
-          №183294 " " (заявка від 17.10.2013 №m201319021), для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; посередництво біржове; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів"; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 11.03.2014 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5;
-          № 183296 " " (заявка від 18.10.2013 №m201319156), для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; посередництво біржове; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів"; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 11.03.2014 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5.

6.3.          Суди також установили, що в свою чергу, ПАТ "Сбербанк Росії" є власником таких знаків для товарів і послуг:
- "Сбербанк-Премьер", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1069810; строк дії реєстрації - до 23.12.2020; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.12.2010;
- "SBERBANK
   Isnvestmen banking", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1114550; строк дії реєстрації - до 23.03.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.03.2012;
- "", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1117613; строк дії реєстрації - до 23.03.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.03.2012;
- "РЕСПЕКТ ОТ СБЕРБАНКА", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1113875; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 01-34 та послуг 35-45 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;
- "СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1113876; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 01-34 та послуг 35-45 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;
- "", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1116554; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 09 та послуг 35, 36, 38 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;
- "", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1120118; строк дії реєстрації - до 20.04.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 09 та послуг 35, 36, 38 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011.

6.4.          Вважаючи, що торговельні марки відповідачів за вказаними вище свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки схожі настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "СБЕРБАНК", яка була раніше зареєстрована для таких саме послуг, або ж споріднених товарів та послуг за свідоцтвом №82116 та вважаючи, що ПАТ "Сбербанк" незаконно використовує торговельну марку "СБЕРБАНК" у доменному імені "sberbank.ua" і у своєму фірмовому найменуванні, надає фінансові послуги із використанням торговельної марки "СБЕРБАНК" та рекламує їх у мережі Інтернет, АТ  "Державний ощадний банк України" звернувся з позовом у даній справі.

6.5.          За твердженням позивача, торговельні марки за оспорюваними свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "СБЕРБАНК", яка раніше зареєстрована в Україні на ім`я "Ощадбанку" для послуг 36 класу МКТП та споріднених з ними товарів 9, 14 класу МКТП. Сбербанк без дозволу "Ощадбанку" використовує торговельну марку "СБЕРБАНК" у власній господарській діяльності, зокрема, надає фінансові послуги, для яких такий знак зареєстрований, використовує таку торговельну марку у фірмовому найменуванні, а також у мережі Інтернет, шляхом реєстрації за собою доменного імені.

6.6.          Відповідно до матеріалів справи для правильного вирішення спору та дослідження всіх обставин справи в повній мірі  ухвалою господарського суду міста Києва від 18.07.2016 призначено у справі №910/570/16 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр).

6.7.          На вирішення судовому експерту були поставлені такі питання:
-          "Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294 та №183296 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків? ";
- "Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?";
- "Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 та №1113876 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків? ";
- "Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1113875 та №1113876 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно товарів 9 та послуг 36 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків? ";
- "Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1116554 та №1120118 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків? ";
- "Чи є послуги 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 183294 та №183296 та міжнародні реєстрації №1069810, №1114550 та №1117613, такими самими та/чи спорідненими із послугами 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116? ";
- "Чи є товари 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116?";
- "Чи є товари 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875, №1113876, №1116554 та №1120118, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116? ";
- "Чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 у доменному імені sberbank.ua? ";
- "Чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 у доменному імені sberbank.ua? ";
- "Чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №82116? ";
- "Чи містить фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги? ";
- "Чи змінює відмітність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899 використання цього знаку у формі , СБЕРБАНК РОССИИ, ? ".

6.8.          За результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складено висновок судових експертів від 09.02.2017 №219/16 (далі - Висновок №219/16), у якому експерти дійшли таких висновків: 
- "знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294 і №183296 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП";
- "знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 14 класу МКТП";
- "знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 і №1113876 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09 та всіх послуг 36 класів МКТП";
- "знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1116554 і №1120118 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09 класу МКТП";
- "знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1069810 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП";
- "знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1114550 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП";
- "знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1117613 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП";
-" у доменному імені " sberbank.ua " використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 ;
- "у доменному імені " sberbank.ua " використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584";
- "послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116 ";
- "фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" містить позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги";
- "СБЕРБАНК РОССИИ" " та "СБЕРБАНК РОСИИ" мають форму, яка відрізняється від знака для товарів і послуг "СБЕРБАНК РОССИИ " за міжнародною реєстрацією №949899 лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності цього знака";
- форма позначення "СБЕРБАНК" відрізняється від знака для товарів і послуг "СБЕРБАНК РОССИИ" за міжнародною реєстрацією №949899 суттєвими елементами, які змінюють відмітність цього знака".

6.9.          Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2018 у справі №910/570/16 призначено повторну комісійну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності (об`єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг), проведення якої доручено судовим експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

6.10.          На вирішення експертів поставлено такі питання:
-          "чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294 та №183296 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП)? ";
-          "чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно товарів 14 класу МКТП? ";
-          "чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 та №1113876 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно послуг 36 класу МКТП? ";
-          "чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1113875 та №1113876 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно товарів 9 та послуг 36 класів МКТП? ";
-          "чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1116554 та №1120118 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 стосовно товарів 09 класу МКТП? ";
-          "чи є послуги 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294 та №183296 та міжнародні реєстрації №1069810, №1114550 та №1117613, такими самими та/чи спорідненими із послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116? ";
-          "чи є товари 14 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116? ";
-          "чи є товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875, №1113876, №1116554 та №1120118, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116? ";
-          "чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 у доменному імені sberbank.ua? ";
-          "чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 у доменному імені sberbank.ua? ";
-          "чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116? ";
-          "чи містить фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги? ";
-          "чи змінює відмінність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899 використання цього знака у формі "СБЕРБАНК РОССИИ"?".

6.11.          За результатами повторної судової експертизи складено Висновок експертів №1779 від 01.02.2019 (далі - Висновок №1779), згідно з яким:
-          "Стосовно всіх послуг 36 класу МКТП знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294 та №183296 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116";
-          "Стосовно таких товарів 14 класу МКТП, як дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів; платина; монети; паладій знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116";
-          "Стосовно всіх послуг 36 класу МКТП знаки за міжнародними реєстраціями №№ 1113875, 1113876 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116";
-          "Стосовно таких товарів 9 класу МКТП, як дискети, диски магнітні, оптичні диски, ідентифікаційні картки, магнітні ідентифікаційні картки для платіжних операцій, кодовані картки магнітні, магнітні носії даних, оптичні носії даних, мікропроцесорні картки [смарт-картки], телефони, чіпи [інтегральні схеми], а також всіх послуг 36 класу МКТП знаки за міжнародними реєстраціями №№ 1113875, 1113876 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116";
-          "Стосовно всіх товарів 9 класу МКТП знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1116554 та № 1120118 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116";
-          "Всі послуги 36 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 183294 та № 183296 та міжнародні реєстрації №№1069810, 1114550, 1117613, є такими самими та спорідненими із послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом Украйну № 82116";
-          "Такі товари 14 класу МКТП, як дорогоцінні метали та їхні сплави, зливки дорогоцінних металів; платина; монети; паладій, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 151584, є спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116";
-          "Всі товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№1116554, 1120118, а також такі товари 9 класу МКТП, як дискети, диски магнітні, оптичні диски, ідентифікаційні картки, магнітні ідентифікаційні картки для платіжних операцій, кодовані картки магнітні, магнітні носії даних, оптичні носії даних, мікропроцесорні картки [смарт-картки], телефони, чіпи [інтегральні схеми], для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№1113875, 1113876, є спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116";
-          "Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 використовується у доменному імені sberbank.ua";
-          "Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 використовується у доменному імені sberbank.ua";
-          "Послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, є такими самими та спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116 ";
-          "Фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" містить в своєму складі відмітний елемент - позначення "СБЕРБАНК", який є тотожним зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116, раніше зареєстрованим для споріднених послуг на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України";
-          "Використання знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899 у формі СБЕРБАНК РОССИИ, . Не змінює його відмітності. Застосування позначення не може вважатись використанням знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899 у формі, яка не змінює його відмітності";
-          "Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1069810 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116";
-          "Знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ 1114550, 1117613 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116".

6.12.          На противагу висновку №219/16 від 09.02.2017 відповідач 1 подав до суду першої інстанції та апеляційному суду низку висновків експертів, які містять протилежні висновки з поставлених на експертизу питань (рецензія на Висновок від 15.03.2017; експертний висновок іноземного спеціаліста Фредріка Мостера від 14.03.2017; висновок експерта від 24.06.2016 №180/16; висновок експерта від 24.06.2016 №181/16; висновок експерта від 24.06.2016 №182/16).

6.13.          Проаналізувавши всі наявні у матеріалах справи докази, зокрема висновок №219/16, складений за результатами проведення судової експертизи, суд першої інстанції визнав його  належним і допустимим доказом у справі та дійшов висновку про його обґрунтованість і узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавством України.

6.14.          Відхиляючи як належні та допустимі докази подані відповідачем 1 висновки та дослідження (від 24.06.2016 №180/16; від 24.06.2016 № 181/16; від 24.06.2016 № 182/16; від 14.03.2017 № б/н), суд першої інстанції вказував на те, що такі висновки не можуть бути взяті судом до уваги, оскільки дослідження проводилися не у рамках судової експертизи, призначеної судом, без попередження відповідних осіб про кримінальну відповідальність, на замовлення відповідача 1 тощо.

6.15.          Суд апеляційної інстанції, оцінивши відповідно до статті 104 ГПК України висновки судових експертиз №219/16 та №1779, зазначив, що із вступної частини висновку №1779 вбачається, що дана експертиза є повторною у частині питань 1-5, 8-12 та є додатковою у частині інших питань.

6.16.          Зокрема, при порівняні висновків №219/16 та №1779 судом апеляційної інстанції встановлено, що:
-          висновки на питання 1, 3, 5, 8 - 12 повторної експертизи (висновок №1779) співпадають з відповідними висновками первинної експертизи (висновок №219/16). Розбіжності у відповіді на питання 12 повторної експертизи пов`язані з тим, що під час проведення повторної експертизи відповідно до пункту 4.14 чинної редакції Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, змінили редакцію питання на ту, яка пропонується у пункті 5.5 розділу V чинної редакції Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5;
-          Висновки на питання 2 та 4 повторної експертизи мають часткові розбіжності із відповідними відповідями первинної експертизи. Причиною розбіжностей у відповіді на питання 2 повторної експертизи є необґрунтоване розширення у первинній експертизі переліку товарів 14 класу МКТП, які можуть викликати асоціації з діяльністю фінансових установ. Причиною розбіжностей у відповіді на питання 5 повторної експертизи є необґрунтоване розширення у первинній експертизі переліку товарів 09 класу МКТП, які можуть викликати асоціації з діяльністю фінансових установ.

6.17.          Суд апеляційної інстанції, оцінивши відповідно до статті 104 ГПК України висновок №1779, з`ясував, що він є належним доказом у справі, у суду не виникає сумніву щодо його правильності. Він не містить розбіжностей і відповідає вимогам чинного законодавства, у тому числі стосовно критеріїв повноти, ясності, обґрунтованості.

6.18.          З огляду на встановлені у справі обставини та норми права, що регулюють спірні правовідносини у справі, апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

7.          Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
7.1.          Імперативними приписами частини другої статті 300 ГПК України чітко встановлено межі перегляду справи судом касаційної інстанції, а саме: суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

7.2.          Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

7.3.          Відповідно до частини другої статті 287 ГПК України (у редакції, чинній з 08.02.2020) підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно в таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;  2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 310 цього Кодексу.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
8.          Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
8.1.          Колегія суддів касаційного господарського суду, дослідивши аргументи касаційних скарг, відзиву на касаційну скаргу та зміст оскаржуваних судових рішень, дійшла висновку про відсутність підстав для скасування оскаржуваних судових рішень з огляду на таке.

8.2.          Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення позовних вимог, зокрема для визнання недійсними свідоцтв відповідача 1 на знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК"  та міжнародних реєстрацій відповідача 2 з підстав, визначених невідповідністю оспорюваних торговельних марок за спірними свідоцтвами України та міжнародними реєстраціями умовам надання правової охорони, згідно з пунктом 2 статті 6 Закону №3689-XII.

8.3.          Відповідно до приписів статті 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

8.4.          Як унормовано приписами статті 420 ЦК України до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

8.5.          Відповідно до частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

8.6.          Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

8.7.          Пунктом 1 статті 5 Закону №3689-XII передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

8.8.          Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону №3689-XII об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону №3689-XII).

8.9.          Пунктом четвертим статті 5 Закону №3689-ХІІ встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

8.10.          Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені статтею 6 Закону №3689-XII. Розкриття змісту окремих підстав для відмови у наданні правової охорони наводиться у Правилах.

8.11.          Згідно з пунктом 2 статті 6 Закону №3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг.

8.12.          Пунктом 5 статті 16 Закону №3689 передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

8.13.          Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону №3689-XII свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

8.14.          Відповідно до пункту 4.3.2.1 Правил згідно з пунктом 3 статті 6 Закону №3689-XII не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг; б) знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна: міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою; знаками загальновідомими в Україні, що охороняються відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції;

8.15.          Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку (пункт 4.3.2.4. Правил).

8.16.          Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.

8.17.          Зі змісту ухвалених у справі судових рішень вбачається, що суди у спорі щодо визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг та міжнародних реєстрацій на знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК" з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони дійшли висновків, що для з`ясування питань про те, чи є протиставлені торговельні марки схожі настільки, що їх можна сплутати, чи є товари, для яких зареєстровані ці торговельні марки, спорідненими (однорідними), чи може торговельна марка відповідача ввести в оману стосовно особи, яка виробляє відповідні товари, - необхідні спеціальні знання, оскільки схожість торговельних марок та спорідненість (однорідність) товарів не мала для суду очевидного характеру. У зв`язку з цим судом призначалися експертизи, а сторони як докази своїх аргументів долучали до матеріалів справи висновки експертів.

8.18.          Місцевий та апеляційний господарські суди, повно і всебічно дослідивши обставини справи, перевіривши їх поданими сторонами доказами, яким дали необхідну оцінку, з дотриманням норм матеріального та процесуального права, навівши в судових рішеннях зі справи необхідне мотивування, з`ясувавши, що торговельні марки відповідача 1 та відповідача 2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я АТ "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП, не відповідають умовам надання правової охорони, встановленим статтею 6 Закону №3689-XII, дійшли висновку про визнання свідоцтв на знак для товарів і послуг №183294, №183296, №15184 та міжнародних реєстрацій на знаки для товарів і послуг за №11113875, №1113876, №1116554, №1120118, №1069810, №1114550, №1117613 недійсними.

8.19.          Звертаючись до Верховного Суду з касаційними скаргами, відповідач 1 та відповідач 2 зазначають про те, що такі висновки судів попередніх інстанцій є необґрунтованими та базуються на невірному тлумаченні судами обставин схожості торговельних марок в Україні. Зокрема, скаржники наголошують на тому, що судами неправильно застосовано положення абзацу другого частини третьої статті 6 Закону №3689-XII з посиланням на правові висновки Верховного Суду у подібних правовідносинах, викладені у постановах Верховного Суду від 09.06.2020 у справі №910/15741/17, від 15.07.2019  у справі №910/18587/16 та від №922/3136/16.

Дослідивши доводи касаційних скарг в частині посилань на неправильне застосування судами положень абзацу другого частини 3 статті 6 Закону №3689-XII, колегія суддів зазначає таке.

8.20.          У вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

8.21.          Пунктом 4.3.2.5 Правил визначено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

8.22.          Водночас за змістом статті 492 ЦК України торгівельна марка фактично носить вирізняльну функцію, тобто індивідуалізує виробника товарів і послуг з поміж інших осіб, які виробляють такі самі або споріднені товари (послуги), а сприйняття знаку на товари і послуги пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг.

8.23.          Отже, виходячи з підстав та предмета заявлених позовних вимог у даній справі, судами попередніх інстанцій для вирішення питань щодо визначення схожості та ступеня змішуваності самого позначення  "СБЕРБАНК", яке містять торговельні марки за свідоцтвами України №151584, №183294, №18396 та за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113875, №1113876, №1114550, №1116554, №1117613, №1120118 і торговельна марка позивача, було призначено у справі судові експертизи. Суди встановили, що в обох висновках №219/16 та №1779 експертами було встановлено, що протиставлені торговельні марки на товари і послуги, для яких зареєстровані ці торговельні марки є спорідненими (однорідними), вказані обставини також підтверджено матеріалами справи. Висновками судових експертів встановлено та матеріалами справи підтверджено, що торговельні марки відповідача 1 та відповідача 2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я АТ "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09, 14 та послуг 36 класів МКТП.

8.24.          Висновки експертів №219/16 та №1779, складені за результатами проведення судових експертиз, було оцінено судами попередніх інстанцій у відповідності до положень статті 86 ГПК України, і такі висновки визнано обґрунтованим та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

8.25.          У свою чергу, суди попередніх інстанцій, беручи до уваги, що спірний знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК" та міжнародна реєстрація за відповідачем 2 торговельної марки зареєстровано саме для товарів групи 09, 14 для послуг 36 класу МКТП, а саме: "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу" та врахувавши обставини щодо здійснення відповідачем 1 господарської діяльності саме у сфері "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу" дійшли висновку, що судові експерти, встановлюючи обставини щодо можливості введення пересічного споживача в оману, не вийшли за межі своїх повноважень, а, натомість, надали повні відповіді на порушені питання. Зокрема, підтвердили їх відповідність іншим фактичним обставинам справи та наявним у матеріалах справи доказам. З огляду на наведене суди й дійшли висновку, що між дослідницькою частиною та підсумковими висновками судової експертизи є узгодженість, і такі висновки є обґрунтованими та узгодженими з іншими матеріалами справи.

8.26.          Водночас зміст касаційних скарг відповідача 1 та відповідача 2 в цій частині свідчить про те, що такі доводи фактично зводяться до неврахування судами попередніх інстанцій висновків Верховного Суду у наведених вище постановах у частині застосування пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил та оцінки судами Висновків судових експертиз. Зокрема, у частині застосування судовими експертами положень Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного підприємства - "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) від 07.04.2014 №91, та інших джерел літератури, які мали б бути враховані експертами при встановленні схожості позначень.

8.27.          Колегія суддів зазначає, що такі доводи безумовно знаходяться поза межами повноважень суду касаційної інстанції, визначеними у частині другій статті 300 ГПК України. Зокрема, зміст касаційних скарг свідчить про те, що скаржниками не наведено будь-якого належного обґрунтування щодо неправильності застосування судами попередніх інстанцій абзацу другого частини третьої статті 6 Закону №3689-XII як передумови скасування ухвалених у даній справі рішень. Такі доводи скаржників фактично містять загальні посилання на тлумачення Верховним Судом положень пунктів 4.3.2.4, 4.3.2.5, 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил та не містять конкретного зазначення, в якій частині висновки судів попередніх інстанцій не відповідають висновкам Верховного Суду щодо застосування положень статті 6 Закону №3689-XII, а тому фактично є такими, що   зводяться до переоцінки доказів у справі та не є такими, що можуть свідчити про застосування судами закону, який не поширюється на відповідні правовідносини та/або про незастосування закону, який підлягав застосуванню або неправильного тлумачення зазначеної норми.

8.28.          Щодо посилань скаржників на неврахування судами попередніх інстанцій висновків Верховного Суду, викладених у постанові від 20.02.2018 у справі №922/3136/16, колегія суддів відхиляє такі посилання, з огляду на те, що їх зроблено у справі за інших фактичних встановлених обставин справи. Зокрема, висновок Суду у справі №922/3136/16 про те, що вирішення питання щодо схожості зареєстрованої торговельної марки і спірного позначення належить до компетенції звичайного пересічного споживача відповідних послуг, Верховний Суд зробив виходячи із встановлених обставин справи, а саме за встановленого факту, що несхожість спірних позначень явно була очевидна і без застосування спеціальних знань.

8.29.          Суд наголошує, що можливість касаційного провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження. При цьому тягар доказування наявності підстав для касаційного оскарження, передбачених, зокрема, пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України (що визначено самим скаржником у касаційній скарзі), покладається на скаржника.

8.30.          Щодо визначення подібності правовідносин Верховний Суд звертається до правової позиції, викладеної у мотивувальних частинах постанов Великої Палати Верховного Суду від 29.05.2018 у справі №305/1180/15-ц (абзац 18), від 19.06.2018 у справі  №922/2383/16 (пункт 5.5), від 12.12.2018 у справі №2-3007/11(абзац 20), від 16.01.2019 у справі №757/31606/15-ц (абзац 18).

8.31.          Об`єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в ухвалі від 27.03.2020 у справі №910/4450/19 зазначила, що подібність правовідносин в іншій аналогічній справі визначається за такими критеріями: суб`єктний склад сторін спору, зміст правовідносин (права та обов`язки сторін спору) та об`єкт (предмет).

8.32.          Під судовими рішеннями у справах зі спорів, що виникли з подібних правовідносин, слід розуміти рішення у тих справах, де однаковими є предмет і підстави позову, зміст позовних вимог, встановлені фактичні обставини, а також матеріально-правове регулювання спірних відносин та законодавча база.

8.33.          З урахуванням наведеного, та з огляду на відсутність об`єктивних підстав для висновку про подібність правовідносин у справах №910/18587/16, №910/15741/17, №922/3136/16 з правовідносинами, які мають місце у справі №910/570/16, доводи касаційних скарг, у частині невірного тлумачення судами абзацу 2 частини 3 статті 6 Закону №3689-XII, з огляду на невідповідність висновків судів попередніх інстанцій у даній справі висновкам Верховного Суду викладеним у наведених скаржниками постановах фактично є такими, що зроблені скаржниками при довільному тлумаченні зазначеної норми та довільного тлумачення пункту 1 частини другої статті 287 ГПК України у контексті визначення поняття "подібності правовідносин". 

Щодо доводів касаційних скарг в частині невірного застосування судами попередніх інстанцій положень статей 256, 257, частини першої статті 261 та частин третьої, четвертої статті 267 ЦК України.

8.34.          Зокрема, скаржники стверджують про неправильне застосування частини першої статті 261 ЦК України та неврахування судами попередніх інстанцій висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 28.01.2020 у справі №910/20564/16,  від 01.10.2020 у справі №910/16586/18, від 28.05.2020 у справі №910/13119/17.

8.35.          Як свідчить зміст оскаржуваних  судових рішень, судами попередніх інстанцій відмовлено у задоволенні заяви відповідача 1 про застосування наслідків спливу позовної давності до вимог позивача: про визнання недійсним свідоцтва України №151584, про визнання недійсними міжнародних реєстрацій №1113875, №1113876, №1069810, №1114550, №1116554, №1120118 та №1117613, про зобов`язання ФОП Олеєйнікова І.В. здійснити переделегування доменного імені у зв`язку з відсутністю доказів, що позивачу було відомо про реєстрацію оскаржуваних знаків більше ніж три роки до дати подання позову.

8.36.          Зміст оскаржуваних судових рішень свідчить, що суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, відхилив доводи АТ "Сбербанк Росії" про те що позивач міг дізнатися про реєстрацію цих знаків  з моменту публікації відомостей про реєстрацію спірних знаків та з моменту реєстрації доменного імені в мережі Інтернет, а також про використання спірного позначення "Сбербанк", тобто з 2008 року. Так, відмовляючи у застосуванні позовної давності, суди виходили з того, що такі доводи відповідача 1 не знайшли документального підтвердження. Як встановили суди, позивачу стало відомо про порушення його прав на торговельну марку наприкінці 2015 року, доказів протилежного АТ "Сбербанк" суду не подано.

8.37.          Колегія суддів погоджується з такими висновками судів попередніх інстанцій з огляду на таке.

8.38.          Зокрема, відмовляючи відповідачу 1 у застосуванні позовної давності, суди виходили з того, що  позивачу стало відомо про порушення його прав на торговельну марку лише наприкінці 2015 року, зокрема з того часу, коли АТ "Сбербанк Росії" були вчинені дії щодо зміни найменування із "Дочірній банк Сбербанку Росії" на "СБЕРБАНК".

8.39.          Згідно зі статтями 256, 257 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

8.40.          Колегія суддів зазначає, що відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

8.41.          Отже, аналіз наведеної норми дає підстави дійти висновку, що для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК України при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав, а й об`єктивна можливість цієї особи знати про обставини порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності має збігатись із моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

8.42.          Тож у контексті спірних правовідносин таке право має бути пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення. 

8.43.          При цьому у розгляді даної справи Верховний Суд враховує правову позицію, викладену у постановах Верховного Суду від 28.05.2020 №910/13119/17, від 26.06.2018 та від 28.01.2020 у справі № 910/20564/16.

8.44.          Вирішуючи спори щодо визнання правоохоронних документів недійсними, зокрема, свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, суд має виходити з того, що початок перебігу позовної давності для звернення до суду з такими позовами не може автоматично збігатися з датою публікації відомостей про реєстрацію об`єкту інтелектуальної власності. Для визначення початку перебігу строку позовної давності необхідно визначити початок конкуренції у використанні спірного позначення.

8.45.          Тобто висновки судів попередніх інстанцій фактично ґрунтуються  на тому, що перебіг позовної давності до спірних правовідносин має бути прив`язаний безпосередньо до моменту коли позивачу стало відомо про факт порушення його права. Зокрема, з дня, коли позивачу стало відомо про порушення свого права, тобто наприкінці 2015 року у зв`язку з прийняттям відповідачем 1 рішення про зміну найменування (19.10.2015)  та затвердження нової редакції статуту АТ "Сбербанк Росії" (26.01.2016).

8.46.          Виходячи із того, що фактично 19.10.2015 відповідачем 1 і  були вчинені дії щодо зміни найменування із "Дочірній банк Сбербанку Росії" на "СБЕРБАНК", суди дійшли вірного висновку про те, що початком відліку позовної давності має бути саме ця дата, оскільки саме з 19.10.2015 і розпочалася конкуренція у використанні позначення "СБЕРБАНК" між позивачем і відповідачем 1.

8.47.          Висновки судів попередніх інстанцій щодо застосування частини першої статті 261 та частин третьої, четвертої статті 267 ЦК України не суперечать висновкам Верховного Суду від 28.01.2020 у справі №910/20564/16, від 01.10.2020 у справі №910/16586/18, від 28.05.2020 у справі №910/13119/17, на які містять посилання касаційні скарги. Зміст оскаржуваних судових рішень свідчить, що такі висновки і зроблено саме з урахуванням наведеної вище правової позиції Верховного Суду.

8.48.          З огляду на наведене доводи касаційних скарг у цій частині також не знайшли свого підтвердження.

Щодо доводів касаційних скарг у частині відсутності висновку Верховного Суду щодо застосування у подібних правовідносинах статті 7 та статті 16 ЦК України,  а саме: "щодо того, (і) чи передбачає законодавство України такий спосіб захисту права на знак для товарів і послуг як переделегування доменного імені та (іі) чи є переделегування доменного імені звичаєм ділового обороту".

8.49.          Як вбачається зі змісту касаційних скарг, скаржники посилаються на безпідставність задоволення позовних вимог у частині вимог до  ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) та ФОП Олєйнікова І.В. Зокрема, за доводами скаржників, судами попередніх інстанцій невірно застосовано положення статті 16 ЦК України та статті 16 Закону №3689-XII. 

8.50.          За твердженням відповідачів, способи захисту порушених прав власника знаків для товарів та послуг визначені у статті 16 Закону №3689-XII, однак вказана стаття не містить такого способу захисту, як заборона використання знаку для товарів та послуг, шляхом заборони надавати споріднені послуги. Поряд з тим, на думку відповідачів, заборона юридичній особі здійснювати діяльність для якої зареєстровані знаки для товарів та послуг інших осіб не можна вважати законним та ефективним способом захисту.

8.51.           Водночас з таким висновком не можна погодитись з огляду на таке.

8.52.          У статті 15 ЦК України передбачено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа також має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

8.53.          Згідно зі статтею 16 цього Кодексу, положення якої кореспондують із положеннями статті 1 ГПК України (у редакції, чинній на час звернення з позовом у цій справі), кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

8.54.          У зазначених нормами права визначено способи захисту прав та інтересів, і цей перелік не є вичерпним. Отже, суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом. Застосування конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту суб`єктивного права, за захистом якого звернулася особа, так і від характеру його порушення.

8.55.          Суд зобов`язаний з`ясувати характер спірних правовідносин (предмет і підстави позову), наявність/відсутність порушеного права чи інтересу та можливість його поновлення/захисту в обраний спосіб. Наведена правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 22.01.2019 зі справи №912/1856/16, від 14.05.2019 зі справи № 910/11511/18.

8.56.          Надаючи правову оцінку належності обраного зацікавленою особою способу захисту, судам належить зважати і на його ефективність з точки зору статті 13 Конвенції. Так, у рішенні від 15.11.1996 у справі "Чахал проти Об`єднаного Королівства" Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни.

8.57.          Суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі засоби правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний судовий захист, хоча держави-учасники Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов`язань. Крім того, Європейський суд указав на те, що за деяких обставин вимоги статті 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, що передбачаються національним правом.

8.58.          Аналіз наведеного дає підстави для висновку, що законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень статей 55, 124 Конституції України та статті 13 Конвенції, відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом.

8.59.          Вимога на захист цивільного права має відповідати змісту порушеного права та характеру правопорушення, забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

8.60.          Тобто ефективний спосіб захисту має бути таким, що відповідає змісту порушеного права, та таким, що забезпечує реальне поновлення прав особи, за захистом яких вона звернулась до суду, відповідно до вимог законодавства.

8.61.          Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

8.62.          Частиною другою статті 16 Закону №3689-XII визначено, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. 

8.63.          Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво України на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у відповідному свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених із наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частини четверта, п`ята статті 16 Закону №3689-XII).

8.64.          Водночас відповідно до частин першої та другої статті 20 Закону                №3689-XII будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.65.          Захист прав на знак для товарів і послуг здійснюється, зокрема, у судовому порядку (частина перша статті 21 Закону №3689-XII).

8.66.          Предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, а підставою позову - факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу. При цьому особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов, та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.

8.67.          Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як визнання недійсним свідоцтва (повністю або частково), припинення дій, що порушують права, відшкодування збитків тощо, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності.

8.68.          Верховним Судом України свого часу неодноразово викладався правовий висновок (у справах №№ 6-20цс11, 6-32цс13, 6-55цс15) щодо можливості захисту порушеного цивільного права чи інтересу і в спосіб, не передбачений законом, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням. Касаційний господарський суд не вбачає підстав для відступу від цього правового висновку, вважає його таким, що повністю узгоджується із засадою верховенства права (статті 2, 11 ГПК України).

8.69.          Колегія суддів зазначає, що перевірка відповідності заявленого позивачем способу захисту порушеного права допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення у справі в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

8.70.          Попередніми судовими інстанціями встановлено обставини справи, які свідчать про: використання відповідачем 1 позначення "СБЕРБАНК", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет (шляхом реєстрації доменного імені sberbank.ua), розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.sberbank.ua/ (реєстрантом якого є відповідач 4) та у діловій документації тощо (враховуючи обставини щодо однакового виду економічної діяльності позивача та відповідача 1 та однорідність товарів і послуг, які пропонуються) та  можливість введення в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги під час здійснення господарської діяльності відповідачем 1 із використанням позначення "СБЕРБАНК", яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача.

8.71.          Отже, висновки суду про можливість захисту порушеного права позивача, шляхом припинення дій, що порушують його права є такими, що узгоджуються з  положеннями статті 16 Закону №3689-XII, оскільки фактично є не забороною діяльності, а є лише забороною використання знаків, які призводять до сплутування у діяльності різних осіб.

8.72.          За таких обставин та з урахуванням відповідних законодавчих приписів у позивача були підстави з метою захисту своїх прав та законних інтересів звернутися за їх захистом до суду та отримати судовий захист, у тому числі і шляхом саме заборони використовувати торговельну марку у господарській діяльності комерційному найменуванні, діловій документації тощо.

8.73.          За встановленими у справі тими обставинами, що реєстратором спірного доменного імені є відповідач 4, а реєстрантом - відповідач 1, у той же час судами встановлено відсутність у відповідача 1 дозволу позивача (ліцензійного договору тощо) на використання торговельної марки "СБЕРБАНК" належної позивачу, вимога про переделегування доменного імені sberbank.ua на користь позивача, є справедливою та такою, що заявлена в межах виключних майнових прав (право перешкоджати неправомірному використанню).

8.74.          Таким чином, Верховний Суд дійшов висновку, що судами попередніх інстанцій, з урахуванням встановлених ними обставин справи, вірно застосовано вищенаведені норми матеріального права, оскільки обрання позивачем такого способу захисту, як переделегування доменного імені sberbank.ua на користь позивача у даному випадку є ефективним способом захисту порушеного права.

8.75.          Водночас доводи касаційних скарг зводяться до вільного тлумачення скаржниками змісту пунктів 14, 15 резолютивної частині рішення суду у даній справі. Зміст резолютивної частині рішення свідчить про те, що судом задоволено вимоги позивача про заборону відповідачу 1 незаконно використовувати знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК", шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, у назві доменних імен, а не заборонено провадити господарську діяльність. 

8.76.          Вимоги ж позивача до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) та ФОП Олєйнікова І.В. є похідними від основних вимог про визнання недійсними свідоцтв та міжнародних реєстрацій. Таким чином, твердження скаржників щодо безпідставності задоволення цих вимог також є необгрунтованими.

Щодо доводів скаржників, наведених у касаційних скаргах з підстав оскарження рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції, визначених у пункті 4 частини другої статті 287 ГПК України з посиланням на пункти 5, 8 частини першої статті 310 ГПК України.

8.77.          Зокрема, зміст касаційних скарг відповідача 1 та відповідача 2 в цій частині свідчить про те, що, за доводами скаржників, оскаржувані судові рішення підлягають безумовному скасуванню оскільки справу №910/570/16 розглянуто за відсутності належного повідомлення ПАТ "Сбербанк Росії" про час та місце судового розгляду справи, та, зокрема, у зв`язку із тим, що відповідачу 2 взагалі до 30.04.2021 не було відомо про наявність даного судового спору.

8.78.          Так, доводи касаційних скарг містять посилання на те, що суди попередніх інстанцій не виконали свого обов`язку щодо повідомлення ПАТ  "Сбербанк Росії", який є резидентом Російської Федерації про розгляд справи в порядку, визначеному Конвенцією про вручення за кордоном судових і несудових документів у цивільних і торговельних справах 1965 року (Гаазькою конвенцією).

8.79.          Перевіривши доводи касаційних скарг та висновки судів попередніх інстанцій в цій частині колегія суддів зазначає про необґрунтованість таких доводів з огляду на наступне.

8.80.          Відповідно до частини першої статті 74 Закону України "Про міжнародне приватне право" процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначається відповідно до права України.

8.81.          Водночас необхідною передумовою справедливого судового розгляду, дотримання принципів змагальності (стаття 13 ГПК України) і процесуальної рівноправності сторін (стаття 7 ГПК України) є належне повідомлення про судовий процес осіб, які беруть участь у справі.

8.82.          Статтею 365 ГПК України визначено, що іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

8.83.          Колегія суддів враховує, що факт виконання попередніми судовими інстанціями вимог ГПК України щодо належного повідомлення ПАТ  "Сбербанк Росії" як іноземної особи та сторони судового процесу про розгляд справи №910/570/16 вже було предметом перегляду Верховного Суду. Зокрема, у постанові Верховного Суду від 08.07.2019 у справі №910/570/16 встановлено, що господарський суд міста Києва дотримався визначеного Угодою від 20.03.1992 порядку повідомлення ПАТ "Сбербанк Росії", який є суб`єктом господарювання іноземної держави, про розгляд даної справи. Втім, за незалежних від суду обставин відповідач 2 відмовився отримати ухвалу про порушення провадження у справі та матеріали позовної заяви. 

8.84.          Як свідчать матеріали справи №910/570/16, повідомлення відповідача 2 Російської Федерації про розгляд справи №910/570/16 як у суді першої інстанції, так і у суді апеляційної інстанції здійснювалося у порядку, передбаченому статтею 5 Угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності від 20.03.1992, ратифікованої постановою Верховної Ради України №2889-XII від 19.12.1992. Дана Угода є чинною для України, Російської Федерації та для інших сторін згідно з Єдиним реєстром нормативно-правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав.

8.85.          Статтею 25 Конвенції про вручення за кордоном судових і несудових документів у цивільних і торговельних справах 1965 року визначено, що ця Конвенція не відміняє конвенцій, що містять положення стосовно предмету цієї Конвенції, в яких Договірні Держави є або будуть Сторонами.

8.86.          Статтею 5 Угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності від 19.12.1992 визначено, що компетентні суди держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав зобов`язуються надавати взаємну правову допомогу. Взаємне надання правової допомоги включає у тому числі вручення і пересилання документів. При наданні правової допомоги компетентні суди держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав зносяться одна з одною безпосередньо. При зверненні про надання правової допомоги і виконання рішень документи, що додаються, викладаються мовою держави, яка запитує, або російською мовою.

8.87.          Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.04.2016, з метою повідомлення відповідача 2 у справі ПАТ "Сбербанк Росії" зупинено провадження у справі №910/570/16 у зв`язку із зверненням із судовим дорученням про надання правової допомоги до Арбітражного суду міста Москви для вручення судових документів на території Російської Федерації. Відповідно до ухвали Арбітражного суду міста Москви, присутній в судовому засіданні 25.04.2016 представник ПАТ "Сбербанк Росії" Мальцев А.С. відмовився від отримання документів №910/570/16 від 01.02.2016. В матеріалах справи наявні докази щодо повідомлення відповідача 2 про розгляд справи апеляційним судом. Зокрема, ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 27.06.2017, однак, у судовому засіданні Арбітражного суду міста Москви 02.10.2017 року представник ПАТ "Сбербанк Росії" Мальцев А.С. повторно відмовився отримувати документи суду.

8.88.          Наведене вище спростовує доводи скаржників, що відповідачу 2 до 30.04.2021 не було відомо про наявність даного судового спору, оскільки представнику ПАТ "Сбербанк Росії" Мальцеву А.С., повноваження якого на представництво інтересів відповідача 2 перевірені та підтверджені Арбітражним судом міста Москви, станом на 25.04.2016 було відомо про розгляд справи №910/570/16 господарським судом міста Києва, а станом на 02.10.2017 було відомо про розгляд справи №910/570/16 у суді апеляційної інстанції.

8.89.          Матеріали справи №910/570/16 свідчать, що на виконання вимог статті 120 ГПК України судами попередніх інстанцій ПАТ "Сбербанк Росії" неодноразово повідомлялось про дату, час і місце численних судових засідань, призначених як у суді першої, так і у суді апеляційної інстанцій, що підтверджується наявними у матеріалах справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень. Натомість відповідач 2 своїм правом на участь у судових засіданнях не скористався, через що судові засідання неодноразово відкладались.

8.90.          Сторони в розумні інтервали часу повинні вживати заходів, щоб дізнатися про стан відомого їм судового провадження, та зобов`язані сумлінно користуватися наданими їм процесуальними правами (рішення Європейського суду з прав людини від 03.04.2008 у справі "Пономарьов проти України").

8.91.          Разом з тим, дотримуючись балансу інтересів сторін, розумних строків розгляду справи, складу учасників судового процесу, у тому числі, надавши оцінку діям представника ПАТ "Сбербанк Росії" - Мальцева А.С. у Арбітражному суді міста Москви, доказам, поданим позивачем щодо наявності представників ПАТ "Сбербанк Росії", які були присутні у судових засіданнях на час розгляду справи №910/11005/16 та які мали відповідні повноваження представляти ПАТ "Сбербанк Росії" у судових засіданнях у даній справі (однак не скористались правом на участь), суд апеляційної інстанції при прийнятті оскаржуваної постанови дотримався норм процесуального закону щодо належного повідомлення учасників справи про судові засідання та щодо забезпечення їх участі у судовому процесі.

8.92.          Враховуючи викладене, колегія суддів відхиляє доводи скаржників про те, що судами попередніх інстанцій не було дотримано порядку направлення судових документів у відповідності до Конвенції про вручення за кордоном судових і несудових документів у цивільних і торговельних справах 1965 року, оскільки судові документи надсилались відповідачу 2 без супроводу вербальної ноти дипломатичного представництва України, акредитованого у Російській Федерації.

8.93.          У зв`язку з викладеним Верховний Суд дійшов висновку про непідтвердження обставин визначених скаржниками як підстава для скасування оскаржуваних судових рішень передбачених пунктами 5, 8 частини першої статті 310 ГПК України.

Щодо доводів скаржників, наведених у касаційних скаргах з підстав оскарження рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції, визначених у пункті 4 частини другої статті 287 ГПК України з посиланням на пункти 1, 3, 4 частини третьої статті 310 ГПК України.

8.94.          Зокрема, за твердженням скаржників, судами порушено норми процесуального права, а саме: статей  73,75, 76, 77, 78, 79, 80, 86,101,104, 236 ГПК України щодо встановлення обставин справи, що мають суттєве значення на підставі недопустимих доказів (ненадання таким обставинам і наявним у справі доказам, належної правової оцінки у їх сукупності, і не дослідження зібраних у справі доказів). Судом апеляційної інстанції необґрунтовано відхилено клопотання відповідача 1 щодо призначення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи. Вказані обставини, на думку скаржників свідчать про порушення судом вимог статей 86, 236 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

8.95.          Стосовно доводів касаційної скарги про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи (пункт 4.3 цієї постанови), Верховний Суд зазначає таке.

8.96.          Як вбачається зі змісту оскаржуваних судових рішень, судами попередніх інстанцій встановлено наявність визначених підпунктом "а" частини першої статті 19 Закону № 3689-XII правових підстав для визнання недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг №151584, власником якого є АТ "Сбербанк", у частині його реєстрації для всіх товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) та визнання недійсними повністю міжнародних реєстрації на торговельні марки №1069810, №1114550, №1117613, №1113875, №1113876, №1116554,  №1120118, власником яких є ПАТ "Сбербанк Росії". Такі висновки суду ґрунтуються на тому, що торговельні марки за свідоцтвами України №151584, №183294, №18396 та за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113875, №1113876, №1114550, №1116554, №1117613, №1120118 є схожими до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України №82116, належним позивачу та зареєстрованим для споріднених товарів і послуг. Такі висновки суду ґрунтуються зокрема, на тому, що судовими експертизами, за результатами яких складено висновки №219/16 та №1779, було встановлено, що торговельні марки відповідача 1 та відповідача 2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я ПАТ "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП; послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №82116.

8.97.          Водночас доводи скаржників про неврахування судами та ненадання належної оцінки доказам у справі, зокрема, неврахування судами та ненадання належної оцінки поданим відповідачем 1 як докази висновкам експерта Ткачук Т.М. від 24.06.2016 № 180/16; від 24.06.2018 за №181/16; від 24.06.2016 №182/16, а також висновкам судового експерта Андрєєвої А.В. №02-06/2016 від 10.06.2016, №03-06/2016 від 22.06.2016, №07-06/2016 від 09.06.2016 та висновкам судового експерта Петренка С.А. №4/06 від 01.07.2016 та №3/04 від 01.07.2016 стосуються питань, пов`язаних із встановленими обставинами справи та з оцінкою доказів у ній. Так, у касаційних скаргах відповідачі застосовують та оперують понятійними категоріями "обставини справи" і "докази у справі", порушуючи питання, пов`язані із встановленням обставин справи та оцінкою відповідних доказів, що не узгоджується з правилами перегляду судових рішень судом касаційної інстанції як "суду права", а не "суду факту", повноваження якого визначені у статті 300 ГПК України.

8.98.          З врахуванням викладеного, а також виходячи з того, що встановлення обставин справи, дослідження та оцінка доказів є прерогативою судів першої та апеляційної інстанцій, як це передбачено статтями 76, 77, 78, 79, 86, 300 ГПК України, і при цьому, порушень порядку щодо надання, отримання, дослідження доказів у суді першої інстанції апеляційним судом скаржником не наведено, а оцінку доказів здійснюють суди попередніх інстанцій, і суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями втручатися в оцінку доказів, доводи касаційних скарг в цій частині колегією суддів відхиляються. У той же час межі відповідного мотивування щодо допустимості висновків  експертів наявних у матеріалах справи, та міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування оцінки доказів не можуть бути підставою для скасування оскаржуваного  судового рішення, яке ґрунтується ще на двох наведених вище висновках судових експертів.

8.99.          Що ж необґрунтованого відхилення судом апеляційної інстанції клопотання відповідача 1 про призначення у справі повторної експертизи, то необхідно зазначити, що за приписами частини другої статті 107 ГПК України вони можуть бути призначені судом за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо). Тобто призначення відповідної експертизи є можливим, а не обов`язковим, і наявність підстав для такого призначення визначається самим господарським судом з урахуванням обставин та матеріалів конкретної справи. У даному разі судом таких підстав не було встановлено.

8.100.          Щодо посилання в касаційній скарзі на недостатню вмотивованість постанови суду апеляційної інстанції, слід зазначити, що за змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі "Трофимчук проти України" від 28.10.2010 Суд зазначає, що, хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожен довід.

8.101.          Колегія вважає, що у зазначеному питанні слід керуватися принципом "обґрунтованої достатності" визначених судом мотивів та підстав прийняття відповідного рішення. Разом з тим, проаналізувавши текст оскаржуваної постанови апеляційної інстанції, колегія суддів дійшла висновку про вмотивованість судового рішення, враховуючи, що доводи та аргументи сторін були почуті, судом апеляційної інстанції зазначено з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується його рішення, що відповідає практиці Європейського суду з прав людини (рішення у справах "Хаджинастасиу проти Греції", "Кузнєцов та інші проти Російської Федерації").

8.102.          Згідно з компетенцією, визначеною законом, Верховний Суд в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої та/чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

8.103.          Імперативними приписами частини другої статті 300 ГПК України чітко встановлено межі перегляду справи судом касаційної інстанції та компетенцію суду касаційної інстанції, яка відповідно до частини першої вказаної статті полягає виключно в перевірці правильності застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи.

8.104.          Водночас, зазначаючи про порушення судами попередніх інстанцій норм процесуального права, скаржники насправді фактично вдаються до заперечення обставин, встановлених судами, та перегляду вже здійсненої судом оцінки доказів зі справи. 

9.          Щодо доводів АТ  "Сбербанк",  наведених у касаційній скарзі на додаткову постанову суду апеляційної інстанції
9.1.          Предметом касаційного перегляду є додаткова постанова суду апеляційної інстанції, якою частково задоволено заяву АТ "Державний ощадний банк України" про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу понесених позивачем у зв`язку із розглядом справи №910/570/16.

9.2.          Верховний Суд, здійснюючи касаційний перегляд оскаржуваного судового рішення щодо правильності застосування судом апеляційної інстанцій норм процесуального права, зазначає таке.

9.3.          У відповідності до статті 283 ГПК України постанова суду апеляційної інстанції проголошується за правилами, встановленими статті 240 цього Кодексу.

9.4.          Виходячи із змісту положень частини третьої статті 244 ГПК України за правилами, встановленими статті 240 цього Кодексу, проголошується і додаткове рішення суду.

9.5.          Згідно з вимогами статті 240 ГПК України рішення суду проголошується у судовому засіданні, яким завершується розгляд справи, публічно, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд може проголосити лише вступну та резолютивну частини рішення. Головуючий у судовому засіданні роз`яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. Датою ухвалення рішення є дата його проголошення (незалежно від того, яке рішення проголошено - повне чи скорочене). Датою ухвалення рішення, ухваленого за відсутності учасників справи, є дата складення повного судового рішення. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин рішення суд повідомляє, коли буде складено повне рішення. Рішення суду (повне або скорочене) підписується всім складом суду у день його складення і додається до справи. Після проголошення рішення суд, який його ухвалив, не може сам скасувати або змінити це рішення, крім випадків, визначених цим Кодексом.

9.6.          Відповідно до статті 284 ГПК України постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

9.7.          Згідно зі статтею 129 Конституції України обов`язковість судового рішення є однією з основних засад судочинства.

9.8.          Зі змісту протоколу судового засідання від 02.06.2021 у справі №910/570/16 вбачається, що в судовому засіданні судом апеляційної інстанції було проголошено вступну та резолютивну частини додаткової постанови Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2021, відповідно до якої: суд частково задовольнив заяву АТ "Державний ощадний банк України" про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу понесених позивачем у зв`язку із розглядом справи №910/570/16. Суд стягнув солідарно з АТ "Сбербанк", ПАТ "Сбербанк Росії", ФОП Олєйнікова І.В. на користь АТ "Державний ощадний банк України" 165 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу. В іншій частині заяви відмовлено.

9.9.          Водночас, як вбачається зі змісту повного тексту оскаржуваної постанови суду апеляційної інстанції, у контексті змісту постанови Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2021 судом апеляційної інстанції фактично змінено резолютивну частину постанови від 02.06.2021 щодо розподілу судових витрат між сторонами, яка набрала законної сили і стала обов`язковою до виконання в редакції, проголошеній у судовому засіданні 02.06.2021, що є недопустимим та не відповідає положенням статті 243 ГПК України.

9.10.          Відповідно до частин першої, другої статті 236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

9.11.          Зважаючи на викладене, Верховний Суд дійшов висновку, що при вирішенні даного питання суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права, зокрема, приписи статей 240, 243, 284 ГПК України, оскільки фактично змінив постанову після її проголошення.

9.12.          У рішеннях Європейського суду з прав людини наголошується на тому, що правосуддя має не тільки чинитися, також має бути видно, що воно чиниться. На кону стоїть довіра, яку в демократичному суспільстві суди повинні вселяти у громадськість. (Рішення ЄСПЛ у справі "Де Куббер проти Бельгії" від 26.10.1984 та Рішення ЄСПЛ у справі "Кастілло Альгар проти Іспанії" від 28.10.1998). Якщо помилка національного суду щодо питань права або факту є настільки очевидною, що її можна кваліфікувати як "явну помилку" (тобто помилку, якої б не міг припуститися розумний суд) вона може порушити справедливість провадження (Справа "Хамідов проти Росії").

9.13.          Частинами першою, другою статті 311 ГПК України передбачено, що підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення.

9.14.          З огляду на зазначене та порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, колегія суддів дійшла висновку про обґрунтованість доводів АТ  "Сбербанк"  та наявність підстав для часткового задоволення вимог касаційної скарги.

10.          Висновки за результатами розгляду касаційних скарг
10.1.          Суд зазначає, що можливість касаційного провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.

10.2.          Враховуючи наведене Судом у розділі 8 цієї постанови, колегія суддів зазначає про непідтвердженість доводів касаційних скарг у частині підстав відкриття касаційного провадження, передбаченого пунктами 1, 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України. З огляду на викладене судом касаційної інстанції відхиляються через необґрунтованість доводи скаржника щодо ухвалення судових рішень у цій справі з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права.

10.3.          Аргументи касаційних скарг не можуть слугувати підставою для скасування оскаржуваних судових актів, оскільки такі аргументи зводяться до незгоди скаржників з висновками суду попередніх інстанцій стосовно встановлення ними обставин справи, містять посилання на обставини, які були предметом дослідження й оцінки судами попередніх інстанцій та були спростовані ними.

10.4.          Втім, відповідно до частини другої статті 311 ГПК України порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення незаконного рішення. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань (частина друга статті 309 ГПК України ).

10.5.          З огляду на встановлені обставини справи, виходячи із меж перегляду справи в касаційній інстанції, а також враховуючи доводи та вимоги касаційних скарг, підстави для відкриття касаційного провадження, колегія суддів вважає, що відсутні правові підстави для зміни чи скасування оскаржуваних судових рішень.

10.6.          Поряд з тим доводи АТ  "Сбербанк"  про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, які б мали наслідком скасування додаткової постанови суду апеляційної інстанції, за результатами перегляду справи в касаційному порядку знайшли своє часткове підтвердження з мотивів, викладених у розділі 9 цієї постанови.
10.7.           Беручи до уваги те, що судом апеляційної інстанції порушено норму статті 243 ГПК України, що призвело до ухвалення незаконного рішення, оскаржувана додаткова постанова суду апеляційної інстанції підлягає скасуванню з передачею на новий розгляд суду апеляційної інстанції. 

11.          Судові витрати
11.1.          У зв`язку з тим, що суд відмовляє у задоволенні касаційних скарг та залишає без змін оскаржувані судові рішення, суд покладає на скаржників витрати зі сплати судового збору за подання касаційних скарг.

Верховний Суд, керуючись статтями 300, 301, 308, 309, 310, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, 

ПОСТАНОВИВ:

1.          Касаційні скарги публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії" та акціонерного товариства "Сбербанк" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 18.04.2017 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 зі справи №910/570/16 - без змін.

2.          Касаційну скаргу акціонерного товариства "Сбербанк" на додаткову постанову суду апеляційної інстанції задовольнити частково.

3.          Додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.06.2021 у справі №910/570/16 скасувати.

4.          Справу №910/570/16 у частині розгляду заяви акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" про ухвалення додаткового рішення передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                    І. Бенедисюк

Суддя                                                                                                    Б. Львов

Суддя                                                                                                    В. Селіваненко